从侵权指南看专利撰写2

《侵权指南》第2条（1）

专利所要克服的技术缺陷的技术方案不应纳入保护范围。

案例：

（2008）闽民终字第391号

案情简介：

原告拥有“废弃聚氨酯泡棉的回收利用方法”的发明专利，该专利的权利要求中记载了该专利方法需要使用一种“甲苯二异氰酸酯（TB1）”的化合物。说明书中记载了“本方法使用之特殊甲苯二异氰酸脂为TDI-90，内含较高成份之2－4TDC，反应性较一般T-80为强，在较低温及较短时间作聚合反应，并增强其韧性及拉力。以下TDI-90简称TB1”。需要说明的是，TDI-80和TDI-90均为甲苯二异氰酸酯（TB1）的下位概念。同时，被告的被控侵权方法中使用的化合物是TDI-80。

争议焦点在于如何解释权利要求中的“甲苯二异氰酸酯（TB1）”，如果按照最大合理解释，那么由于TB1原本的含义就包括TDI-80和TDI-90，被控侵权方法将落入权利要求的保护范围。而如果根据说明书将TB1解释为TDI-90，那么被控侵权方法不构成侵权。

一审、二审法院认为根据说明书的记载，权利要求记载的TB1不能解释为包括T-80，因此被告不构成侵权。

另外，原告在起诉后补充了实验证据并进行了鉴定，鉴定机构据此认定TDI-90与TDI-80构成等同。但一审法院、二审法院没有采信该鉴定结论，因为该鉴定依据原告单方补充的材料而做出且有矛盾。

启示：

二审法院认为，原告在说明书中记载了“TDI-90……反应性较一般T-80为强”，但是在侵权诉讼中却认为二者等同，违反了禁止反悔原则。

根据该案判决后发布的《专利侵权解释》第6条规定的禁止反悔原则，权利人在授权、确权程序中通过修改或意见陈述而放弃的技术方案不能在侵权程序中被纳入专利保护范围。虽然在上述案例中，权利人是在原始的说明书，而非申请过程或无效过程的意见陈述中比较了该专利技术和对比技术，但由于权利人有意提到该对比技术并进行比较，实际上会被解释为权利人将该比较技术从权利范围中排除。这样，他人在实施该比较技术时，不会落入权利人的专利范围。

虽然法院没有采信原告在起诉后提交的TDI-90与TDI-80实际上构成等同的鉴定结论，但是即便法院采信了该鉴定结论，由于如上所述，原告在说明书中做出了上述不利描述，其仍然承担着较高的败诉风险。

因此，在撰写说明书时，除了上篇文章提到的，尽可能不记载具体的技术方案作为背景技术外，申请人还需要注意不要将本申请的技术与对比技术进行任何形式的比较。因为这种比较也很可能被认为是一种形式的“禁止反悔”，使得日后权利人无法主张等同侵权。

比如上述的专利文件的说明书完全没有必要记载“TDI-90……反应性较一般T-80为强”；只需记载“本方法使用的TDI-90的反应强”即可。这样，在之后的侵权中，由于T-90和T-80均是TB1的下位概念，使用T-80的技术方案构成字面侵权。

以上建议虽然有悖于《审查指南》II.II-2.2.3的规定：

在说明书背景技术部分中，还要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点，但是，仅限于涉及由发明或者实用新型的技术方案所解决的问题和缺点。在可能的情况下，说明存在这种问题和缺点的原因以及解决这些问题时曾经遇到的困难。

但该建议仍然是具有可操作性的。

首先，《审查指南》的法律位阶较低，其不是法律法规，只是部门规章，因此不具有强制效力。尤其在侵权阶段，不能作为法院裁判的依据。其次，《审查指南》的该部分的撰写在当时没法考虑到日后法院审理专利侵权案件时的做法，并且可能受到《欧洲专利局审查指南》的强烈影响。而我国的专利侵权案件的审判师从美国。另外，虽然知识产权局也负责专利侵权的认定工作，但是《审查指南》似乎没有（或者说很少）从专利侵权的角度考虑过专利文件撰写的形式要求，因此，不建议遵循《审查指南》的建议。最后，《审查指南》的这一规定仅仅具有宣誓性意义，并不会使申请人承受任何不利的法律后果。实践中也没有审查员针对这一规定发出审查意见通知书。

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