3大争议案例教你如何掌握专利撰写诀窍

专利撰写的质量是专利价值的重要保障，下文主要从专利侵权案例来剖析专利撰写中几个要注意的问题。

首先提一下，等同侵权是专利侵权案件中常见的一种侵权情况。等同侵权是指被诉侵权技术方案有一个或者一个以上技术特征与权利要求中的相应技术特征从字面上看不相同但是属于等同特征，应当认定被诉侵权技术方案落入专利权保护范围。

判定等同侵权的关键就是判定区别技术特征是否为等同特征。

等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

因此在专利撰写中常常要考虑等同特征或替代方案，以进行上位概括争取全面保护或进行下位扩展支撑保护范围。

下文将结合案例分享影响等同原则适用的几种情况，希望能对撰写有所启发。

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被遗漏的权利

案例1涉及的主角是奥氮平

奥氮平是一种抗精神分裂症药物。奥氮平最早由英国礼来公司开发，在1996年就在美国获批上市，两年后又进入了我国药物市场。由于其极大的市场价值，销售额和市场占有率排全球抗精神分裂症药物前位。

2003年礼来公司以申请号为CN91103346.7的专利权状告常州华生制药有限公司侵害其专利权。2013年礼来公司请求法院判令，其中第一条就是华生公司赔偿礼来公司经济损失人民币1.5亿元，礼来公司为制止侵权所支付的调查取证费和其他合理开支人民币28800元！

面对巨额赔偿，华生公司积极应诉在2008年向国家药监局提出奥氮平药品补充申请注册，在其提交的《奥氮平药品补充申请注册资料》中，明确记载了其奥氮平制备工艺的反应路线。华生公司在一审中提交了其2003、2007和2013年的生产规程，2003、2008年的奥氮平批生产记录。

最后争议在华生公司奥氮平的生产工艺与涉案专利礼来公司奥氮平的生产工艺两者的特征比对上。经比对，区别技术特征主要在于华生公司奥氮平的生产工艺增加了苄基保护步骤以及后续相应的脱苄基步骤。

然而由于增加了苄基保护步骤，华生公司得到的三环还原物中间体为不同于涉案专利的中间体，两者在化学反应特性上存在差异：苄基保护使得氨基无法与N-甲基哌嗪发生取代反应，而该取代反应正是不期望发生的。但是增加了苄基保护和后续脱苄基步骤，导致华生公司的奥氮平制备工艺在终产物收率方面相比涉案专利会有所减损。故两个技术方案的技术效果如收率高低等方面存在较大差异。

最高人民法院最后判称，尽管对所述三环还原物中的胺基进行苄基保护以减少副反应是化学合成领域的公知常识，但是这种改变是实质性的，加苄基保护的三环还原物中间体的反应特性发生了改变，增加反应步骤也使收率下降。而且加苄基保护为公知常识仅说明华生公司的奥氮平制备工艺相对于涉案专利方法改进有限，但并不意味着两者所采用的技术手段是基本相同的。

也就是说，华生公司的奥氮平制备工艺与涉案专利的制备工艺中相应的技术特征不属于基本相同的技术手段，达到的技术效果存在较大差异，未构成等同特征。因此，华生公司奥氮平制备工艺未落入涉案专利权保护范围。

对于案例1这种技术方案，可称之为改劣发明。改劣发明是以一个简单的技术特征来替换专利技术的个别必要技术特征，将其它必要技术特征加以利用实施，大体上能实现专利技术的发明目的，但造成了专利技术方案在一定程度上的变劣，降低了其技术效果。

对于改劣发明是否适用等同原则，虽存有争议，但是案例1给出了一个导向，因此我们在专利布局时不要遗漏了改劣发明，避免竞争对手进行规避设计。

比如说，发明人提供的原始交底资料采用了一种新的合成工艺，该合成工艺制得的产品纯度达95%以上。那么在布局时是否只保护该纯度达95%以上的技术方案就足够呢？诚然不是，而需要先确定该合成工艺基于现有技术是否具有创新。如果该合成工艺本身就具有创新，只要能制得该产品的技术方案，也就是说能实现“制备该产品”的发明目的的技术方案即是本专利技术。

在此基础上就要考虑如上所述的基于该合成工艺的改劣发明。至于纯度达到70%或是95%以上的技术方案，是基于该合成工艺进一步改进的优化工艺，可以作为从权限定，或作为专利包申请保护，以形成强有力的专利保护。

因此专利撰写时需仔细分析本申请技术方案与现有技术，明确其最核心的发明点和实际要解决的技术问题，在此基础上进一步布局改进的技术方案，甚至是对于改劣的技术方案进行布局；特别是对于市场价值巨大的技术方案。

2

论专利中的无私奉献

案例2是经典的乐雪儿公司与申请人陈顺弟等侵害发明专利权纠纷案（案号：（2013）民提字第225号）

涉案专利为申请人陈顺弟等申请的200610049700.5。争议部分为互换步骤是否属于等同特征及捐献原则的适用。对此，最高人民法院认为，涉案专利在说明书中明确记载了可在步骤11之后进行步骤10，而权利要求中对每个步骤进行了顺序限定，即该步骤调换的技术方案并没有纳入涉案专利权的保护范围。因此该步骤调换的技术方案相当于技术公开，适用于捐献原则。

案例2对于涉及方法的发明具有很好的指导意义。方法发明中如果涉及到步骤可互换的技术方案，要避免对步骤的顺序限定，步骤调换的技术方案也要涵盖在权利范围之内。这就要求代理人在专利撰写中，在牢牢把握发明点的基础上对说明书中记载的可替换的技术方案进行上位，并将其记载在权利要求书中进行保护，避免技术捐献及竞争对手规避侵权设计。

3

你以为你以为的是你以为的吗？

案例3是大连仁达新型墙体建材厂与大连新益建材有限公司（最高人民法院（2015）民三提字1号）案

涉案专利（ZL98231113.3）涉及一种混凝土薄壁筒体构件，该专利的权利要求中限定了筒管和筒底均以至少二层以上的玻璃纤维布叠合而成。而被控侵权产品的主要特征为筒管由一层玻璃纤维布夹在两层水泥无机胶凝材料中，筒底中没有玻璃纤维布。争议焦点在于该区别技术特征是否属于等同特征。

最后审判结果为，由于本案涉案专利在权利要求中明确使用了“至少二层以上”的限定词，且说明书也明确记载了玻璃纤维布筒的套叠层“可以少到仅两层”，因此权利要求的解释不应突破说明书中这一明确的限定条件。因此，被控侵权专利的结构不在涉案专利的专利保护范围之内。

案例3对权利要求的范围进行解释的依据是说明书。目前我国法院使用说明书对权利要求的解释包括三种做法：使用说明书解释权利要求中的特定技术术语；使用说明书对于权利要求作出限制性的解释；使用说明书对于权利要求作出扩大性的解释。从案例3可知，正是属于“使用说明书对于权利要求作出限制性的解释”这一做法。

因此案例3给我们的撰写启发是：不管是专利撰写或是答复，对于权利要求中的用语，在不涉及技术方案的新创性时需避免意图限定，因为“意图限定”将会限制权利要求的保护范围，影响等同原则的适用；而在涉及技术方案的新创性时要特别注意权利要求的用语的准确，说明书中根据需要对权利要求的用语进行补充性、限制性或扩大性的解释。

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通过上述3个案例的学习，是不是加深了大家对于专利质量的认识呢？专利本身就是以公开的方式换得法律的保护，因此不管是代理人还是发明人，最终都是希望发明人所做的技术贡献能够与其获得的保护范围对等。而我们代理人要做的就是在该原则下尽可能地为我们的客户争取最大的保护范围，争取最大的权益！

END

作者侯武娇  华进国内专利事业部

文章转自IPRlearn