企业IP 作业流程—提出公众意见

编者按：笔者于去年刚刚第一次经历提出发明专利无效宣告请求，由笔者所在的企业IP团队自主完成，全程未委托事务所或律所，蹭着这股热乎劲，与同行探讨和学习。

前篇：企业IP作业流程—提出发明专利无效

一、前言

笔者所在领域属于新兴领域，大面积专利申请也是从2010 年才开始。海外行业巨头的专利作为战略规划之一，专利布局意识非常强，其大范围专利申请呈现两个特点：一，将本领域与其他领域的公知常识结合；二，他人解决某一技术问题必然采用的技术方案。

笔者与行业巨头的斗争，也正式拉开了帷幕。与上一贴说到提出发明专利无效，耗时耗力，证据也必须符合法定形式不同的是，笔者顿时觉得提出公众意见幸福太多，对证据的要求没有那么严格，可以直接递交外文证据，无需翻译。但周期相对来说很长，需伴随专利申请的完全生命周期。笔者提交公众意见的目的在于他人专利申请不影响企业的商业进程，原则上须使得专利申请被驳回/视撤或专利即使授权范围也不包括企业自身的商业进程。

笔者在提交众多公众意见的过程中，遇到了形形色色的问题。有的，在发明专利公开尚未进入实审阶段便提交了公众意见，但审查员从未阅读过公众意见，笔者也未曾持续跟踪案件进展，导致授权的；有的，在发明专利发出OA 之后提交了公众意见，但中途更换审查员，后一审查员对之前的沟通并不了解，导致授权的；有的，在OA 中已经有权限符合授权条件之后提交公众意见，并及时挽回，专利申请又被驳回的。笔者认为在对比文件很相关的情况下，也需要与审查员及时沟通，以免任何环节的疏忽导致大范围授权后进入无效程序。

同样的，我们先来看看法律法规当中的规定，后续再来考虑实务操作流程。

二、基础篇

可以将提出公众意见理解成一次小型的提出专利无效，不论无效还是公众意见，其核心都在于证据的证明力。但是公众意见对证明的要求明显低于无效，不需要证据的认证和外文的翻译，证据方面尽量采用专利文献和科技文献，使得公开日期和公开内容比较明确，网络证据尽量避免。

1、《专利法实施细则》

《专利法实施细则》的第四十八条给出了法律依据，任何人在专利申请公开到授权期限内，均可以提出意见并说明理由。实际上，笔者采用了官方的意见陈述书作为模板撰写公众意见。

2、《审查指南》

《审查指南》第二部分第八章4.9强调在发出授权通知之前公众意见供审查员实审时考虑，审查员对公众意见的处理，不必通知公众。

虽然法律法规中的描述很少，但实际过程中，笔者为了避免专利大范围授权，当得知案件审查员之后均会主动与审查员沟通，阐明公众意见的事实，告知授权的不利因素等等，避免有些审查员根本不知道有公众意见，同时也增加审查员对该案件的主观厌恶情绪。并且在每一次OA过程中均积极主动与审查员沟通，主动检索相关对比文件，协助审查。

三、实务篇

参照图1 进入实践环节。

1、跟踪检索搜集新公开专利申请

笔者团队每月进行跟踪检索以情报搜集，并与研发解读专利申请/专利解决的技术问题、达到的技术效果、实现的技术方案及保护范围。因此，能够及时发现保护范围大的竞争对手相关专利申请/专利。

需要提出公众意见的专利申请，通常都是保护范围过大，与研发商讨之后，没发现规避设计的方案。为避免影响未来的商业进程，针对行业巨头采取的主动攻击措施。

2、研发根据经验提供对比文件

笔者所在行业以外文科技文献居多，研发团队对于行业内的大部分文献都较为熟悉，因此当研发熟悉专利申请的保护范围后，往往在跟踪检索会议之后能够快速的告知笔者一些相关的对比文件，这给后续的公众意见带来很大的便利。

3、熟悉案件审查历史

基于研发提出的对比文件，笔者团队进一步熟悉案件的审查历史，因为是新公开的专利申请，国内的审查历史基本一片空白，但是该行业巨头通常都是PCT进入国家阶段的，PCT 检索报告及其他国家的审查历史一般情况下都能看到。当然，有些时候该行业巨头也通过非同族（INPADOC 中显示无同族）的方式在不同的国家申请，这种伎俩通常在跟踪检索时能够发现。

4、基于已知信息寻找不授权理由

基于以上的研发提供的对比文件及审查历史引用的对比文件，寻找不授权理由。不授权理由可以参照审查意见中列出的，具体如图2 所示。但是对于行业巨头来说，笔者寻找其不授权理由通常都是新颖性、创造性和单一性。如果基于以上信息，足以针对所有大范围权利要求提出不授权理由，那么可以直接进行公众意见，而不进入下一步，进一步的证据搜集。但是，基于对比文件检索的全面性以及秉着尽可能将其所有权利要求均提出不授权理由的前提下，笔者通常会针对权利要求记载的所有技术方案，全面检索，尤其是针对各国审查员容易忽略的非英文科技文献及行业内一些研究团体的公开文献。

5、证据搜集（核心步骤）

具体可参照笔者上一贴《提出专利无效》中的描述。

6、公众意见陈述

基于所有对比文件，列出所有可能的不授权理由和证据，撰写意见陈述。采用官方的意见陈述书及附页，将证据全部打印列在后面，邮寄至受理处。挂号信/EMS 邮寄信息如下：

收件人：国家知识产权局专利局受理处

邮寄地址：北京市海淀区蓟门桥西土城路6 号

电话：[phone]

邮政编码：100088

信封上需注明：***申请号的公众意见

7、每次OA 及答复OA 后与审查员沟通

不管在授权通知前的什么时间节点介入，为了尽量避免笔者一开始提及的各种问题，建议在每次OA 及申请人答复OA 后及时与审查员沟通案件情况，协助其专利申请。笔者在此划分几个主要时间节点，展开跟大家分享一下。

7.1 公开到第一次OA 之前

在研发及其他国家审查历史中的对比文件仍不足够时，仍需进一步检索相关对比文件。该阶段的好处在于，审查员有可能直接引用公众意见列出的对比文件，这样在后续的审查过程中，跟公众的思路比较一致。一旦法律状态跟踪发现第一次OA 已经公开，去判断审查思路是否与公众思路一致，如果一致，通常情况下，审查员已经阅读公众意见。如果不一致，很大情况下，审查员并未阅读公众意见，除非公众意见的不授权理由根本不相关。这时，就需主动与审查员沟通，告知其公众意见的客观事实及证据的相关性，请审查员务必仔细阅读并尽可能采纳公众意见。

7.2 第一次OA 至第n 次无大范围授权意向OA 之前

如果从该阶段介入审查员通常已经列出了相关的对比文件，公众需要做的则是在审查的基础上进一步寻找对比文件，尤其是审查意见中的对比文件相关度不足，很容易导致大范围授权的情况。通常审查员会基于公知常识及惯用技术手段来驳，但是经验丰富的专利代理人一般能寻找与现有技术的差异并且说服审查员，即使说服不了，在后续的复审程序中，复审委在无充分证据的前提下，也大概率会撤销驳回决定。因此，在审查员引用的对比文件及审查意见的基础上，补充这样的公知常识及惯用技术手段的证据给审查员，是非常有必要的。

7.3 大范围授权意向OA 之后

如果审查员已经明示某些大范围权利要求已经具有授权前景，克服一下形式缺陷就能获得授权的话。该阶段已经非常紧急，一旦发出授权通知，公众就非常被动，只能启动后续的无效程序，因此公众需尽快与审查员取得联系，可以先告知审查员不授权的理由及授权后对公众利益的损害，后续立刻补充相关的对比文件及公众意见递交至受理处。

通过以上的沟通避免当前/未来设计落入每次修改后的权利要求范围内，如笔者一开始所述，确保其专利申请不影响公众的商业进程。当然，需注意是否仍有大范围分案，如有的话，持续上述过程。

END

作者：不知名人士

转自：IPRlearn

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