“事后诸葛亮”，怎么破？

在发明专利申请中，大多数的申请属于改进型的发明申请，即其与现有技术的区别主要涉及对现有技术中已知的技术手段的改进。这使得这些改进型发明申请在实际审查过程中，容易被审查员在了解了本申请的技术后而视为显而易见，这就是所谓的“事后诸葛亮”。在审查改进型发明中，比较容易出现的争议体现在对“事后诸葛亮”的认知上。实际上，在理想情况下，应该以客观而且准确的方式确定本发明相比于现有技术的实际解决技术问题，以避免成为事后诸葛亮。

实际造成“事后诸葛亮”的情形可能有多种，在下文中将就示例性的案件举例说明其中一种情形。在这种情形中，审查意见会将包含了本发明的具体技术手段的技术问题作为本发明的实际解决的技术问题，从而将实际解决的技术问题确定为非常下位和非常具体的问题。

在决定号为109833的复审审查决定中，所涉及的发明申请要求保护一种解锁手持电子设备的方法，权利要求1与对比文件1的区别包括：本发明限定了解锁手持电子设备的方法和过程，并且在触敏显示器上实现检测接触、移动图像以及判断图像从第一预定位置移动到预定区域，从而实现手持电子设备的解锁。

对于此案，专利复审委员会认为，在根据区别技术特征确定实际解决技术问题时，如果将权利要求1实际解决的技术问题确定为“如何在触敏显示器上实现检测接触、移动图像以及判断图像从第一预定位置移动到预定区域而进行手持电子设备的解锁”，那么这会使得对该发明的创造性判断陷入“事后诸葛亮”。所确定的实际解决技术问题不应包含全部或部分区别技术特征。

因此，笔者认为，在判断该发明的创造性时，应该认为本领域技术人员在做出该发明时对该发明是一无所知的，那么在缺少相关技术教导下，自然也不会知道“在触敏显示器上实现检测接触、移动图像以及判断图像从第一预定位置移动到预定区域”。否则，该确定的技术问题本身就提供了对用于解决技术问题的技术手段的启示。

从而，在将具体技术手段从原技术问题中排除后，并根据该区别技术特征在发明中实际获得的技术效果，本发明实际解决的技术问题应被重新确定为“如何提高手持电子设备解锁的便捷性以避免误解锁”。由于现有技术没有教导如何解决提高手持电子设备解锁的便捷性以避免误解锁这样的问题，也没有给出解决该问题的技术启示，从而应该认为权利要求1的方案相对于现有技术具备创造性。

综上所述，本文尝试探讨了在答复“事后诸葛亮”型审查意见时可以考虑的答复思路。如果发现审查意见所判断的发明实际解决的技术问题中包含了全部或者部分区别技术特征，在答复审查意见时，可以重新确定正确的技术问题，并陈述在重新确定的技术问题下本发明具备创造性的理由。

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来源：康信知识产权

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