知识产权权利冲突与商标抢注解决之道 ——以上海本地网红品牌“耳光馄饨”争夺战为例

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案例介绍

潘氏姐弟自1997年起在上海市黄浦区肇周路经营“耳光馄饨”小吃店，店招取自形容食物好吃的俗语“打耳光也不放手”。早在2012年10月前，“耳光馄饨”品牌经过不少诸多网红明星主动宣传、境内外媒体争相报道，“耳光馄饨”知名度越来越高，被称为“网红馄饨”。，但潘氏姐弟在时至2016年11月成立了上海某广餐饮管理有限公司（以下简称为某广公司）都，没有及时一直未申请注册商标。潘某为某广公司法定代表人以及股东。潘氏姐弟声明，某广公司自成立之日起即为唯一享有“耳光馄饨”无形资产的主体。2018年8月，某广公司的“耳光馄饨—辣肉冷馄饨”被上海市餐饮烹饪行业协会授予“2018年冷面、冷馄饨金牌奖”。

某亚投资控股有限公司（以下简称某亚公司）是一家在香港特别行政区注册的公司，王某是该公司唯一股东。上海某高餐饮管理有限公司（以下简称某高公司）于2016年8月2日成立，王某为公司法定代表人。某亚公司自2012年10月29日起在相关商品、服务上申请注册多个“耳光”“耳光馄饨”等商标。某高公司使用“耳光”“耳光馄饨”等商标进行招商加盟活动。某高公司网站刊载了杜撰的所谓杜月笙与“耳光馄饨”的故事。某高公司宣称，耳光馄饨品牌系源自解放前的上海本地名小吃，后经某亚公司重新收购、包装，打造成一个馄饨连锁餐厅品牌；并宣称市场上出现了假冒的耳光馄饨店，且卫生状况堪忧。

某广公司于2018年8月主动提起民事诉讼，主张某亚公司、某高公司、王某三被告上述行为构成仿冒、虚假宣传及商业诋毁等不正当竞争行为，请求判令：1.王某、某高公司、某亚公司立即停止仿冒行为，即于所提供的馄饨商品及相关餐饮服务中停止使用含有“耳光”或“耳光馄饨”字样的标识；2.王某、某高公司、某亚公司就共同实施的仿冒行为赔偿某广公司经济损失及为制止侵权支出的合理费用共计150万元；3.某高公司立即停止虚假宣传和商业诋毁的不正当竞争行为，并赔偿某广公司由此产生的经济损失50万元，王某就该项经济损失承担连带赔偿责任；4.王某、某高公司、某亚公司就前述实施的不正当竞争行为于某高公司运营网址为www.erguanghd.com的网站首页显著位置连续30日刊载声明、消除影响，并于《新民晚报》非中缝位置刊载声明、消除影响。

上海市徐汇区人民法院于2020年6月29日作出一审民事判决，一审法院认定：经过潘氏姐弟、某广公司的长期使用，“耳光馄饨”已构成有一定影响的商品和服务名称。某亚公司、某高公司使用“耳光馄饨”，导致相关公众的混淆、误认，构成仿冒。此外，某高公司还实施了虚假宣传和商业诋毁的不正当竞争行为。一审法院判决：王某、某高公司、某亚公司停止仿冒行为，赔偿某广公司因仿冒行为造成的经济损失1411500元；某高公司停止虚假宣传和商业诋毁行为，赔偿某广公司因虚假宣传和商业诋毁行为造成的经济损失500000元；王某、某高公司、某亚公司赔偿某广公司合理费用88500元；王某、某高公司、某亚公司刊载声明、消除影响。一审判决后，王某、某高公司、某亚公司不服，提起上诉。

上海知识产权法院于2021年4月23日作出二审民事判决，二审法院认定：潘氏姐弟在先使用的“耳光馄饨”标识属于有一定影响的餐饮服务标识，经潘氏姐弟授权，某广公司享有“耳光馄饨”标识的相关权益，有权提起本案诉讼。某亚公司以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的“耳光”等商标，又将商标许可给某高公司使用，某亚公司和某高公司分工合作实施仿冒行为，构成共同侵权。王某作为某高公司、某亚公司的控股股东、主要负责人，其主观上有实施仿冒行为的故意，客观上通过其控制的某亚公司、某高公司实施了仿冒行为，其与某亚公司、某高公司构成共同侵权。二审法院判决：驳回上诉，维持原判。

本案入选2021年度中国法院知识产权50件典型案例、2021年上海法院加强知识产权保护力度典型案例。

本案是一起典型的知识产权权利冲突纠纷案，即原告某广公司主张的知名商品特有名称权（可称之为有一定影响的商品或者服务名称的相关竞争权益，也可称之为具有一定影响的未注册商标权）与被告某亚公司享有的“耳光”“耳光馄饨”商标专用权之间的冲突。前者是依据《反不正当竞争法》获得的权利保护，未经核准注册；后者是依据《商标法》获得的专用权，经核准注册。由于两者都发挥着区别商品或者服务来源的作用，当不同主体同时行使上述两种不同性质的权利时，相关公众很容易对商品来源产生混淆、误认。实践中，最为常见的是商标专用权人起诉不享有商标专用权的一方构成商标侵权。本案中，反其道而行之，不享有商标专用权的一方起诉商标专用权人，并获得胜诉，属于较为罕见的权利冲突解决案例。

为此，以上述案例为引子，研究在符合哪些要件的情况下，使用注册商标具有构成不正当竞争行为风险，具有很强的实践意义与理论价值。笔者认为，至少需要从以下四个方面同时予以综合考量：

一、一方是否享有在先权利

在先权利包括哪些？

最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》【法释（2008）3号】中列举了“著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利”。事实上，在先权利除了上述列举的权利类型之外，还包括未注册的驰名商标、企业字号、知名商品的特有名称权、域名、知名商品的特有包装装潢等具有区分商品来源的商业标识，甚至包括不同类别的注册商标。权利冲突的本质特征在于，一种权利具有排他性，即有权禁止不特定的他人使用，另一种权利通过法律授权有权公开使用，在有权禁止他人使用与有权使用之间产生了权利冲突。这些权利不仅在权利性质表面产生冲突，而且由于两种权利的共存、共同行使，在发挥区分商品来源，向公众发出的商品来源指示性信息方面，发生了冲突，即容易导致相关公众混淆。这也解释了不仅在法律理论层面需要解决权利冲突问题，而且在社会实践层面更需要解决权利冲突问题。

在知识产权权利冲突纠纷案件中，保护在先权利是基本原则之一。因而，在此类案件中，一般需要确定一个正确的时间节点，判断被控侵权的权利产生或者申请之日，原告所主张的权利是否已经形成。

在上述“耳光馄饨”案件中，被告某亚公司于2012年10月29日在第43类申请第11665486号“耳光”商标。原告某广公司提交证据证明，经过创始人潘氏姐弟及后来原告的长期经营，原告的“耳光馄饨”至少从2009年-2012年10月期间，就已经在大众点评、博客、贴吧、论坛、知乎、微博、国内外电视节目、各类主流网站上被多次赞誉和报道。因而，一审法院认为原告某广公司主张的“耳光馄饨”既作为有一定影响力的馄饨商品名称、又作为有一定影响力的餐饮服务名称，属于受法律保护的在先权利。

二、商标权人使用注册商标是否具有恶意

有的权利冲突是由于历史原因造成，例如杭州张小泉与上海张小泉相互诉讼纠纷案。有的权利冲突纯属巧合造成，例如茂志公司诉梦工场公司“功夫熊猫”侵害商标权案。在权利冲突纠纷案件中，更为常见的，是一方存在仿冒另一方，搭便车另一方的恶意。通常，权利冲突的表面为两种权利共存导致的权利行使冲突，但本质上是一方企图利用某种法定权利作为“外衣”或者“掩护”，行“搭便车”之实，利用在先权利人的市场美誉度、品牌号召力，侵占对方的市场份额或者交易机会。抢先申请注册商标，继而以使用注册商标之名、行抢占在先权利人市场份额之实，即为一种常见的“权利碰瓷”行为。

判断商标权人使用注册商标是否具有恶意，可从以下几个方面予以考量：

1、商标权人在申请商标注册时，是否有可能已经知悉在先权利的存在。

2、商标权人在使用注册商标时，是否规范性使用。

3、商标权人在使用注册商标时，是否存在利用在先权利人其他商业标识或者元素的行为，即是否存在导致相关公众产生混淆、误认的意图。

在上述“耳光馄饨”案件中，原告某广公司不仅举证证明三被告曾经存在通过抢注商标模仿“盛记一品”知名品牌的“案底”【上海市高级人民法院(2011)沪高民三(知)终字第13号案件】，而且举证证明某高公司存在针对原告某广公司的商业诋毁、虚假宣传行为，在本案诉讼发生后，又申请注册“肇周路”这一与原告“耳光馄饨”品牌具有直接关联的识别元素作为商标。因而，一审法院认为三被告具有明显恶意。

三、商标权人使用注册商标是否容易

   导致相关公众产生混淆、误认

当商标权人使用注册商标具有主观恶意时，导致相关公众在双方商品之间产生来源混淆、误认，不仅是商标权人积极追求的效果，这样商标权人即可实现侵占在先权利人市场份额或者交易机会的目的，而且几乎是不可避免地商业后果。因为，当商标权人有意“搭便车”时，如果相关公众不易产生混淆、误认，相关消费者没有因此选购商标权人的商品时，商标权人不会“善罢甘休”。

在上述“耳光馄饨”案件中，原告某广公司通过对被告某高公司直营或者通过招商加盟方式设立的“耳光馄饨”店的大众点评网站上相关消费者点评内容，证明大量消费者对原被告之间的“耳光馄饨”产生了混淆、误认。除此之外，这种混淆误认还发生在寻求被告某高公司进行连锁加盟的商家群体中间。被告某高公司对外杜撰了被告某亚公司已将原告肇周路“耳光馄饨”收购、某高公司是原告合伙人等虚假事实，也对外宣传其“耳光馄饨”为“上海网红麻酱馄饨”、“上海本地知名小吃品牌”、“有十多年历史的知名品牌”。可见，被告某高公司正是通过借用原告某广公司“耳光馄饨”的网红效应，欺骗其他商家支付加盟费成为其连锁加盟商，也导致了大量消费者被吸引到其“山寨”“耳光馄饨”店内进行消费。

四、商标专用权并不必然成为

      商标使用行为的合法保护

《商标法》第七条第1款规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”《反不正当竞争法》第二条第1款规定：“经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。”可见，诚实信用原则是《商标法》、《反不正当竞争法》共同遵循的基本原则。换言之，商标专用权受到《商标法》保护的前提之一，即为商标权人遵循诚实信用原则使用注册商标；一旦离开了这一前提，其商标专用权就不再受到《商标法》保护，也可能落入《反不正当竞争法》规制的不正当竞争行为之列。

 在上述“耳光馄饨”案件中，徐汇法院认为：“任何构成对在先民事权益侵害的行为，不会因为获得某种形式上、程序上所谓合法确授权而改变其侵权性质，除非法律另有明确的例外性规定。诚如辩称所言，本院于本案中无意对某亚公司申请注册系列抗辩商标的行为是否属于商标抢注加以评判。但商标法规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。显而易见，本案中异化并沦为商业运作核心利器的系列抗辩商标，通过某高公司持续投入商业使用，不间断地向社会公众传递出已遭扭曲的指向性信息。造成相关公众误认、混淆的同时，某亚公司、某高公司也逐步侵蚀着本归属于某广公司附着于‘耳光馄饨’之上的竞争利益，不断地挤压他人诚信经营、公平竞争的市场空间。包括商标法及反不正当竞争法在内的我国法律，现在，乃至可以预见的将来，全部规范所倡导的导向价值均不会与有违公平的无序竞争相契合。”

五、结语

我国《商标法》原则上实行注册制，即谁先申请谁先获得商标专用权。本案中，被告某亚公司即利用这一原则性规则，在真正的权利人尚未申请注册“耳光馄饨”商标时，先行予以申请注册，在获得核准后，大肆展开招商加盟等商业活动。殊不知，我国关于商业标识的保护制度中，存在一系列“纠错”“矫正”机制，并非一旦获得商标核准注册即万事大吉。对于抢注商标的行为，不仅可以事后通过宣告无效、撤销程序终结商标专用权，对于恶意使用注册商标的行为，仍可以通过权利冲突纠纷解决制度予以规制。

“耳光馄饨”不正当竞争纠纷案，不仅警示真正的权利人们应当及早申请注册自己的商业标识，以免自己的市场利益被他人窥伺，虽然有机会通过诉讼等方式予以挽回，但时间、精力、经济成本也是无法忽略的；另一方面也再次警示那些企图通过“搭便车”方式心存侥幸的不法商人，法网恢恢、疏而不漏。

实务导师介绍

中伦律师事务所合伙人 马远超

马远超律师的业务领域为：知识产权权利保护，网络安全和数据保护，诉讼仲裁。马律师具有中国律师执业资格和独立董事资格，他是上海市知识产权研究所副秘书长、多次受CCTV《今日说法》、上海电视台新闻综合频道《庭审纪实》媒体关注、上海市浦东新区十大杰出青年律师，自2016年起，连续多年被评选为钱伯斯亚太指南中国榜单知识产权诉讼类上榜律师。

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