涉外科技成果转化中的知识产权保护及风险应对

作为“沪航”贸易高质量发展项目的一部分，我们将持续发挥“国际经贸人才实训平台”的优势与作用，邀请各个领域经验丰富的实务导师，在上海市商务委员会的指导下，于“上海公平贸易”公众号和“法嘉LAWPLUS”公众号上开设“实务导师谈形势”专栏，结合国际最新动态及热点事件焦点通报，为企业提供第一手的法律合规指导。

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在当今全球化的背景下，中国企业和科研机构的技术实力不断提升，他们不仅开发出了国际领先的技术和产品，还希望能够将这些技术成功地推向国际市场，获得更大的商业价值。因此，如何进行科技成果转化成为了许多中国企业和科研机构关注的问题。而在涉外科技成果转化中，知识产权的问题更是至关重要，如科技成果涉及哪些知识产权、在转化过程中如何处置或利用这些知识产权、转化过程中是否会产生以及会产生何种新的知识产权、这些新的知识产权将如何归属和使用，以及涉外成果转化是否存在侵犯第三方知识产权的风险等，都需要得到充分的关注和考虑。只有在充分理解和妥善处理知识产权的问题后，中国企业和科研机构才能够更加有效地进行科技成果转化，成功地拓展国际市场。

1.科技成果涉及哪些知识产权？

知识产权的范围有多个维度，需要在涉外成果转化时加以关注。

从知识产权的种类上，可以分为专利、技术秘密、著作权、商标以及其它知识产权（例如，数据库权利、监管资料等）。在涉外成果转化中要注意明确转化涉及的知识产权种类，避免将不必要的知识产权类型囊括在内。

从时间维度上，可分为现在已经存在的知识产权以及将来新产生的知识产权。在涉外成果转化中要注意明确，基于现有知识产权改进或者衍生出的知识产权是否自动囊括在转化的范围内以及如果囊括的话，是否有任何限制或者额外条件（比如，是否只有特定范围内的知识产权改进或者衍生才囊括在内，是否需要额外支付费用）。

从边界维度上，转化涉及的知识产权是具体的可罗列的知识产权（比如，限定于一个或者多个具体的专利）还是就特定主题相关方拥有或者控制的所有知识产权。通常而言，对于专利、著作权和商标等，相对较容易进行列举；而对于技术秘密等，则相对难以列举，一般用概括式的写法。此外，对于尽调不充分或者难以尽调的项目，为了保证所有相关知识产权都包括在内，一般采用概括式的写法。

2.在转化过程中会如何

处置或利用这些知识产权？

转化可以是转让、独占许可（即，许可方也不能使用）、排他（即，许可方可以使用，但是许可方不能允许其他第三方使用）和普通（即，许可方可以使用，也可以许可第三方使用）。在涉外许可的情况下，需要特别注意，英文的exclusive其实是不清楚的，需要额外明确是独占许可还是排他许可。此外，如果涉及还需要自己使用的专有技术，需要选择许可而不能选择转让。

在涉外成果转化中，需要关注转化涉及的行为权限，比如是否有进一步开发的权利、是否有生产相关产品或者其部件的权利（例如，在一些交易中，相关产品的某一部分必须从许可方购买）、是否有商业化销售的权利以及前述行为是否限定于特定的国家和区域。

此外，在涉外成果转化中，还需要关注转化涉及的产品范围，比如是否仅限于特定一个或多个具体型号的产品，还是涉及相关技术的所有产品，还是将包括衍生的所有产品。这将界定在转化过程中，涉及哪部分产品的知识产权被处置或利用，以及剩下哪部分知识产权被保留，因此有可能仍然可以另行加以利用或转化。

3.转化过程中是否会产生以及

会产生何种新的知识产权？

这些新的知识产权将如何归属和使用？

在涉外成果转化中，还需要关注在转化或技术合作过程中，是否会有新的改进以及相应的新的知识产权产生。

对于改进的发明的所有权和使用权，可以有不同的安排。常见的安排方式如下：

基于发明人原则，即，由或者代表哪方的员工产生的知识产权归哪方，双方员工共同产生的知识产权由双方共同所有。这种安排是比较常见和公平的安排。

基于主题原则，即，涉及某主题的新知识产权归一方，涉及其它主题的新知识产权归另一方。这种安排常见于双方对产品的不同部分贡献不同或者涉及平台技术的交易。

基于区域原则，即，不论发明的情况和主题，双方基于区域区分所有权。例如，所有新知识产权在某一区域的所有权利均归一方，而在其它区域的权利均归另一方。

简便起见，也有交易直接约定完全归一方或者约定双方共有。

值得注意的是，如果对于新知识产权的归属和权限的约定不公允，可能会有反垄断的问题，建议就此跟当地律师进行单独确认。

此外，对于共有知识产权，由于不同法域对于共有知识产权的默认法定约定差别很大，建议明确约定共有知识产权的行使。比如，未经另一方的同意，一方是否可以自己实施、一方是否可以对外授予普通许可、排他许可或者独占许可，一方实施或者对外许可的利益是否需要与另外一方分配，以及是否有一方主导共有知识产权的对外许可或者转让等等。

再者，如果是非全球的成果转化，还需要关注是否需要获得针对另一方新产生的知识产权在自己区域使用的权利，以便确保全球都在使用最新的技术，从而推动相关产品在全球的开发和商业化。

4.涉外成果转化是否存在

侵犯第三方知识产权的风险？

虽然成果完成方通过自主研发获得了科技成果，并且有自主知识产权保护，但不代表科技成果不会侵犯第三方的知识产权。这是因为，某些突破性研究成果具有广泛的应用性，因此被授予专利保护的范围有时可以广到足以覆盖整个技术领域。或者，某些产品的核心零部件受到别人的专利保护，因此也会带来潜在的专利侵权风险。当在国外（特别是发达地区例如美国、欧洲等）进行涉外成果转化时，需要特别注意潜在的侵犯第三方专利的风险。

从提前规避专利侵权风险的角度，可以考虑对科技成果提前在感兴趣的国家（例如中国、美国、欧洲等）进行自由实施检索和分析（Freedom-to-Operate，FTO）。专利具有地域性，同一专利家族在不同地域的专利布局、保护范围以及法律状态均可能不同，可以根据科技成果可能进行转化的地域或者主要目标市场来确定FTO的地域范围。此外，即使已经确定了FTO的地域，在一些情况下也需要考虑申请日/优先权日较新的PCT国际专利申请，因为这些PCT申请有可能随后转换为特定区域的专利申请。

产品的不同方面都有可能存在FTO问题，但是限于时间和预算，FTO往往不会面面俱到，因此确定对目标产品的哪个或哪些重点方面进行FTO也是非常重要的。例如，对于药品的FTO通常关注以下几个方面：活性成分、活性成分的盐及晶型、适应症、制剂、联用、制备方法、活性成分的前药或代谢产物、具体治疗用途等。

如果在FTO中检索到相关的专利，需要考虑其法律状态以及与产品的相关性。如果找到与目标产品相关的专利，并且考虑了侵权豁免以后仍然存在较大侵权风险，那么通常可以考虑如下的应对策略：

规避设计

在产品还有改变可能的情况下，可以基于对相关专利保护范围的分析，看是否有可能改变产品的结构、组成和制备方法等，以达到规避侵权风险的目的。

获得实施许可

在可能的情况下，也可以考虑通过谈判的方式从持有相关专利的公司获得实施许可，或者考虑交叉许可。对于某些影响整个行业的平台技术专利（例如CRISPR技术），有时候专利权人会有意愿授予普通实施许可，从而促进平台技术的广泛应用。

收购相关专利或持有相关专利的公司

如果相关的专利与产品关联性非常的大，一种解决的方案是直接收购相关的专利或者持有相关专利的公司，这样不仅能够规避侵权风险，还能够建立起自己的专利壁垒。例如华大基因就通过收购美国的Complete Genomics公司来获得在二代测序中的基础专利。但受限于一些国际形势，涉外收购并非在所有国家和所有领域都具有同样的可行性。

挑战专利有效性

作为应对侵权风险的另一个可以考虑的方式，还可以对FTO中发现的相关专利进行下一步的专利有效性分析，以了解其权利的稳定性。如果通过检索和分析发现，相关专利在专利性上存在重大的实质性缺陷，则可以考虑进行专利挑战，或者为专利挑战做好准备。

实务导师简介

赵昊

君合律师事务所合伙人 

赵昊律师在跨境知识产权交易，包括生物技术、药品、化学产品、材料以及医疗器械领域的技术共同开发以及知识产权许可等方面具有丰富的经验，帮助客户处理了从小分子化合物产品到大分子抗体产品以及细胞治疗产品、从发现阶段的产品到已经上市的产品、从单个产品的合作到平台技术的合作、从许可交易到转让交易等多种不同类型交易。

（君合律师事务所合伙人吴瑜律师为本文共同作者）

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