中闻原创 | 企业知识产权管理的七条精髓（下）

上期《中闻原创 | 企业知识产权管理的七条精髓（上）》赵虎律师谈到企业知识产权管理的四条精髓分别是：一、每一种知识产权都是有时间限制的；二、专利保护的是书面技术方案；三、技术人员是写不了专利的；四、职务作品：约定是大于法定的。本期让我们一起来看看其他三条精髓分别是什么内容吧。

抢先一步是至关重要的

知识产权的纠纷中，每一种纠纷都会有时间的问题。即使这个案件审理的不是知识产权获取时间的问题，法官第一项查明的仍然是各种时间的问题，包括：获取时间、使用时间、争议时间、结果时间。时间点，对知识产权来讲特别重要。

首先，专利方面有一个新颖性的要求，即申请的技术方案在申请之前没有任何单位或者个人就同样技术方案在申请日以前向专利局提出过申请，没有在国内、国外被记载、发表和使用过。同样的技术方案，谁申请早谁就得到专利授权。《专利法》第九条规定“同样的发明创造只能授予一项专利权。”如果落后了，不但前期的技术研发成本血本无归，而且以后还不得使用该专利技术。

这里讲一个案例，我曾经代理了一个老专家同国家知识产权局专利复审委员会之间的一个专利行政纠纷诉讼。但是那个涉案专利在新颖性上是有瑕疵的，这个瑕疵是由于技术方案被提前公开了。老专家认为技术方案需要先行试验，试验之后进行改进，再慢慢成型。在实验中，形成了产品并进行销售。即使是专利权人生产的产品，因为在专利申请之前，该专利也没有了新颖性。

其次，商标对于时间的要求更为重要。《商标法》第三十条规定，“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。” 第三十一条规定，“两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。”

在申请商标之前，要进行商标查询，查找准备要申请的商标在此之前有没有被申请注册过。商标类的案件大部分申请不成功都是因为时间的问题，因为已经有了相同或者近似商标了。商标被抢注，说的依然是时间的问题，即被人快一步在一些商品上注册了商标。例如，王某已经注册过某商标，只注册了一类商品（根据《商品和服务分类表》，商标分为45大类，其中34类为商品，11类为服务），而别人却在其他类上申请注册了该商标，则在其他类别上，王某不能再使用。

知识产权的转让都是复杂的

知识产权是无形物，而无形物的转让比有形物要复杂。因为法律的特殊规定，知识产权的转让有很多特殊之处。知识产权不像动产可以交付，交付后就算转让成功了，例如电脑的买卖，一手交钱、一手交货交易就完成了。知识产权的转让是复杂的，也更容易出现问题。

首先，专利的转让有特定的手续，向外国人转让有特殊规定。

《专利法》第十条规定，“专利申请权和专利权可以转让。中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。”

《专利实施细则》第十四条规定了“除依照专利法第十条规定转让专利权外，专利权因其他事由发生转移的，当事人应当凭有关证明文件或者法律文书向国务院专利行政部门办理专利权转移手续。”根据这些法律规定，专利转让第一要办手续；

第二，有些专利是不允许或者有条件转让的，受到国家的控制。

另外，专利的转让，往往会涉及到专利池的问题。因为专利不会只是一个专利，一项技术往往会围绕着有多个专利，构建自己的专利池。当你只取得其中一项专利的时候，往往这项专利是在另外一项或几项专利的基础之上开发出来的，那么只要按照这个专利生产产品，必然会落入他人专利的保护范围，侵犯他人的权利，因此产生纠纷。这种专利的转让最好是一揽子转让。

其次，商标的转让需要办理相关手续，近似商标的转让有特别规定。

《商标法》第四十二条规定了，“转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。”

商标的转让简单的来说，只需要去商标局办理相关的手续。但是在商标注册时，很多企业都会注册联合商标或者防御商标。当只就其中一个商标达成了协议进行转让，但是并不知道其手里还有近似商标。这时在签完协议去商标局办理手续时，商标局会拒绝办理。因此商标转让时，必须连带近似商标一起转让。

最后，著作权的转让，精神性权利不得转让，应订立书面合同，最怕约定不清楚。

《著作权法》第二十五条规定，“转让本法第十条第一款第(五)项至第(十七)项规定的权利，应当订立书面合同。权利转让合同包括下列主要内容：(一)作品的名称;(二)转让的权利种类、地域范围;(三)转让价金;(四)交付转让价金的日期和方式；（五)违约责任;（六)双方认为需要约定的其他内容。” 第二十七条规定了，“许可使用合同和转让合同中著作权人未明确许可、转让的权利，未经著作权人同意，另一方当事人不得行使。”

可见，作品著作权不是什么权利都能转让，十七项权利中，前面四项精神性权利如果转让是否有效力会发生争议。另外，根据法律规定，如果转让的事项、范围不清楚，则视为没有转让，著作权依然在原著作权（作者）处，所以写不清楚的转让最后会被视为没有转让。

相当一部分知识产权纠纷是因为人员的流动引起的

公司的竞争对手往往是自己的前员工，跟其他人相比，前员工是最了解公司产品以及最容易获得技术资料的，甚至前员工就是某项技术的研发人或者某个品牌的申请人、设计人等。当前员工离开企业，进入一家与前面企业相同业务范围的企业或者自己设立一家相同的企业是最可能的选择，这就有了竞争，很多案件就开始发生了。

“前员工”中的技术人员可以通过以下途径获得或者知悉技术成果：1、自己的非职务成果；2、有自己发明创造的职务成果经本单位同意许可使用的；3、本单位的其他职务成果，通过其他同事或者前同事拿到的。前员工还非常方便获取之前效力企业的这些智力成果：1、宣传材料；2、客户名单；3、计算机程序源代码；4、其他作品。

从另外一个层面来说，新入职的技术人员也会带来原单位的专利技术方案。在我经手的案件中，曾经有一个公司收购了竞争对手的一个团队，这个团队集体从原单位离职，不但带来了技术人员，还带来了核心的技术，在这个核心技术的前提下，该公司的竞争水平一下子提高了很多。

当然，这也非常可能引来麻烦和纠纷。为了避免麻烦和纠纷，就需要进行知识产权的调研，比对自己公司新入职员工带来的技术，看原公司是否拥有相关权利。

如果他们的原单位所使用的专利归属完全是属于他们个人的，单位只是使用的而已， 那么在此人流动到其它单位后，其专利权也随之而流走，此时不存在纠纷，原单位也不得再使用该专利权或技术；专利人与单位有协议约定单位有专利权，那么这属于职务专利的一种情况，根据与原单位所签订的协议或合同处理，前员工不得再使用专利。研发原单位职务发明创造专利技术的人员非常可能不是专利权人，只是具体工作人员，其将原单位的技术以某种形式告知新单位，并指导相关人员完成与原专利技术相近的工作或技术，这样容易造成侵犯原单位的专利权，引起纠纷。

综上，本文总结了七点有关企业知识产权管理的“精髓”，本文相信如果认真落实这七点，可以解决企业大部分的知识产权问题。本文在论述的时候多倾向于技术性企业，不过文化型企业也是适用的，只不过技术型企业要多关注专利的问题，文化型企业要多注意作品著作权和商标的问题，虽然关心的问题不同，核心点是相同的。本文仅是一些经验总结，欢迎行家里手批评指正！

作者简介

赵虎律师，北京市中闻律师事务所合伙人、民建北京西城区区委法制委员会副主任、民建北京西城区建材支部副主委、北京市律师协会著作权法委员会委员，业务领域包括：知识产权、传媒娱乐、竞争法。

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