关于专利使用权作价出资问题的研究
本文作者：郭文君，稼轩律师事务所执业律师、“硬科技合规官”品牌合伙人
前段时间我们录制了一条短视频回答“专利使用权能不能作价出资”的问题。视频时长有限，今天再展开说说。
“专利使用权”这一术语在《专利法》及相关司法解释中均未提及，可检索到的最早出现在1991年原化学工业部发布的文件中，后来在部分地方发布的政策文件也有出现。参考王军教授在《专利使用权出资的合法性分析》一文中的观点，我们在实务中所说的“专利使用权”是指“使用人基于其与专利权人的专利实施许可合同而对专利所享有的使用权（或称实施专利的权利）”。
专利使用权能否用来作价出资，要看符不符合《公司法》第二十七条规定的“可估价+可转让+不属于法律、行政法律禁止出资的财产”这三个标准。
首先，中国资产评估协会印发的《知识产权资产评估指南》和《专利资产评估指导意见》中均明确了“专利资产评估业务的评估对象是指专利资产权益，包括专利所有权和专利使用权。”此外，不考虑作价投资的情形，专利权人也可以与使用人签订专利实施许可合同，收取专利使用费。因此，无论是通过专业资产评估机构评估还是双方协商，专利使用权都可以用货币估价。
其次，专利使用权作价出资时，专利权人同时要与使用权人签订专利实施许可合同，使用权人获得了实施专利的权利，即实现了专利使用权的合法转让。
最后，《市场主体登记管理条例》中规定“公司股东、非公司企业法人出资人、农民专业合作社（联合社）成员不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。”专利使用权并不属于不得用于出资的财产范畴。
综上分析，专利使用权作价出资是合法可行的。
虽然专利使用权作价出资是合法可行的，但实操过程中仍然会有不少争议。例如专利实施许可方式是否应当限于独占许可？专利实施许可期限到期后，是否应当要求出资人以其他方式补足出资？出资主体是否应当限于专利权人？对前述问题持支持态度的观点一般都认为专利使用权容易价值不稳定，若不加以限制会违反资本维持原则。
提出这些问题，其实是对资本维持的原则和专利使用权作价出资的定价方式有误解。
如果单纯地将“资本维持”理解为要求股东投入的财产在公司中维持价值不变，那不仅是专利使用权，其他出资方式也无法满足。股东投入的机器设备可能会贬值、报废，专利权、土地使用权都有期限限制，价值也会不断发生变化。即使股东投入的是现金，也会被公司用于日常经营等，不可能放在账上不动。《公司法》中“资本维持”原则的体现于股东应当足额缴纳实收资本（第28条、第30条）、不得抽逃出资（第35条）等，强调的是对股东出资“行为”的规范，而非对出资“财产”的限制。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十五条也明确规定，“出资人以符合法定条件的非货币财产出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，该出资人不承担补足出资责任，除非当事人另有约定”。
专利使用权作价出资其实可以理解为专利权人以一项“债权”出资，是将“专利实施许可给公司、公司支付实施许可费、专利权人再以现金出资”的路径进行了精简。路径不同，但本质并无区别。普通的专利实施许可交易中，许可费用会因为独占许可、普通许可、排他许可等不同许可方式以及不同长短的许可期限而有所不同，在确定用来出资的专利使用权的价值时也必然会考虑这些要素，因此不应当对专利使用权出资的许可方式、许可期限、出资主体等作出限制，而是可以通过在出资协议、专利实施许可合同中作出详细约定。
当然，专利使用权出资，或者说所有非货币财产的出资，相较于现金出资的总是更为麻烦。我们检索得到的案例也反映出上市公司在面对监管部门对专利使用权出资问题的询问时，通常会持有审慎的态度，采取不同方式进行整改。
公司名称 | 基本情况 | 整改情况 |
罗普斯金 （002333） | 2001年2月28日，台湾罗普金斯以专利使用权作价美元160万元向洛普斯花格网出资。 出资财产未进行评估。 该笔出资由苏州天安会计师事务所出具了《验资报告》，确认实缴到位。 | 未整改。 |
赛诺医疗 （688108） | 2011年12月，赛诺控股完成对赛诺有限的专利使用权出资 1,300 万美元。 出资财产经北京中金浩资产评估有限责任公司评估。 该笔出资由北京宏信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》，确认实缴到位。 | 1. 公司进行了追溯评估，确认出资财产价值不低于认缴出资额。 2. 出资人将专利无偿转让给了公司。
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芯源微 （688037） | 韩国STL以60万美元现金及专利技术使用权作价60万美元，合计120万美元与先进制造共同设立公司。 出资财产经沈阳东华会计师事务所有限公司评估。 该笔出资由沈阳东华会计师事务所有限公司出具了《验资报告》，确认实缴到位。 | 1. 由华普天健出具了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司验资复核报告》，确认公司注册资本已全部实缴到位。 2. 原股东将所持全部股权无偿转让给新股东，后经多轮无偿转让后，最终受让方将股权转让价款人民币 1000万元（按照汇率计算约为120 万美元，即与原股东出资额一致）全部划入公司账户。 3. 全体股东出具《关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司专利出资问题的确认意见》对韩国STL以专利技术使用权出资事项予以确认，并确认公司股本充实，全部注册资本已足额缴纳，公司股权权属清晰、明确，股东之间不存在任何争议及纠纷。 4. 沈阳市市场监督管理局、沈阳市商务局分别对出资规范情况出具了书面确认文件。 |
孚能科技 （688567） | 2010 年，美国孚能以专利和非专利技术使用权对发行人进行出资。 出资财产经上海立信资产评估有限公司评估。 该笔出资由上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了验资报告，确认实缴到位。 | 1. 公司进行了追溯评估，公司股东对差额进行了补足。 2. 出具了《验资复核报告》。 3. 赣州市市场监督管理局赣州市人民政府分别对出资规范情况出具了书面确认文件。 |
晶合集成（688249） | 2017年3月，力晶科技以58项专利技术使用权作价20亿元向晶合集成增资。 出资财产经安徽华洲资产评估有限公司就力晶科技评估，合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《接受非国有资产评估项目备案表》。
| 1. 委托同致信德对原资产评估报告进行了复核。 2. 力晶科技与发行人签署《专利转让协议》，约定将尚在有效期内的44项专利所有权无偿转让给晶合集成，转让完成之日起，晶合集成对前述专利享有完整的所有相关权利，力晶科技保证不向任何第三方许可上述专利，且协议签署前任何针对前述专利的许可（如有）已全部解除。 |
尽管如此，不能因为有麻烦、有风险，就因噎废食，直接否定专利使用权符合《公司法》对出资财产的要求，或者对专利使用权出资作出种种限制。吃透法律规定，在交易结构设计、商业条款约定等方面给予当事人充分的自由，是各种创新模式得以出现的原因，也是商事交易的迷人之处。还是引用王军教授文章中的话，“风险固然是真实存在的，但应当让当事人自己去判断要不要以及如何去避免风险、给风险定价。”“为了保护目标公司及其他股东的利益，法律设定强制性规则限制专利使用权出资的客体和主体，实际上是一种立法上的‘父爱主义’。看起来是在保护当事人，其实是限制了当事人安排自己事务和找到更好的权利义务架构的自由和可能性。”
建议提前就以下事项做好约定：
1. 建议在出资协议、专利实施许可合同中明确用于出资的标的为专利使用权，并明确许可方式、实施期限、使用范围、是否允许分许可等。根据我们检索的案例，多个案件（如中国长城资产管理公司南京办事处与南京某实业公司债权转让合同纠纷案等）的争议焦点在于出资的财产是专利所有权还是专利使用权，在没有明确书面约定的情况下，法院只能基于各方提供的证据进行判断。
2. 建议委托资产评估机构对用于出资的专利使用权进行资产评估，并应当注意评估报告中评估对象和评估范围与出资协议中约定的出资财产范围保持一致，建议认缴的出资额与资产评估价值保持一致。更进一步，建议在选择评估公司、确认评估结果时取得股东和公司一致认可的书面文件。已有相关案例（北京某图书有限公司与吕某股东出资纠纷案一案）证明，公司以不同基准日同一无形资产评估价值大幅降低为由主张股东的出资明显低于公司章程所定的份额，并未得到法院的认可。法院的理由是股东用于出资的无形资产已依法进行了价值评估，评估公司系公司控股股东联系选定，评估报告的主要依据经双方多次审查且得到公司盖章认可，而新的评估报告与原评估报告的评估基准日、评估依据及数据不同，不足以推翻原有的评估报告，对公司的主张不予采信。
3.应当注意专利使用权的实缴满足“形式交付”和“实质交付”两重条件，避免今后就是否实缴到位产生争议。形式上，出资人应当与公司签订专利实施许可合同，并且建议在国家知识产权局办理备案。实质上，出资人应当按合同约定提供技术资料及其他技术服务。
4. 建议在出资协议中约定专利失效、专利到期、许可使用期限到期等情形下是否需要出资人用其他财产予以补足出资，并尽可能明确差额计算方式、出资方式等。若协议中没有进行约定，可以参考最高人民法院在青海某生物技术有限公司与北京某生物科技有限公司、殷某、张某公司增资纠纷案中的观点，即“因公司未能提交证据证明股东出资时存在恶意，双方亦无知识产权出资后需补充出资的约定，按照上述法律规定，股东不承担补足出资的责任，公司的请求缺乏法律依据，应予驳回。”
5.若出资人不是专利权人，而是取得专利使用权后以分许可的方式再次进行出资，则分许可的实现依赖于专利权人与出资人之间的基础许可关系，需要查看该许可合同是否允许分许可以及是否有其他限制。根据《专利法》第十二条规定，“被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利”。因此，若专利权人未明确允许出资人可以分许可，出资人对公司的分许可合同很有可能无效。此外，建议在出资协议中明确约定若因为专利权人与出资人之间的许可关系终止或调整导致分许可无法实现，出资人应当承担补足出资义务。
参考文献：
1.王军：《专利使用权出资的合法性分析》，《专利法研究2018》
2. 刘骁：《专利使用权出资：资本维持原则的误读与澄清》，中银律师事务所官网中银文库2017年3月9日
实习生刘美含对本文亦有贡献。
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