听“东风”案代理人讲最高法改判心路历程
作者 | 徐春江 北京中知律师事务所
（本文系知产力获得独家首发的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）
（本文7406字，阅读约需15分钟）
2018年4月8日，最高人民法院发布了“东风”案再审判决书，推翻了江苏高院的二审判决，认定“东风”定牌加工不构成商标侵权。判决一经公布，在网络上得到了快速传播，并引发了广泛热议。
笔者作为该案一审被告、二审被上诉人、再审申请人（均为江苏常佳金峰动力机械有限公司，以下简称“常佳公司”）的代理人，对本案进行了全程代理，最终取得胜诉判决，由衷替当事人感到高兴。
判决业已公开，作为代理人，在此梳理一下本案代理的过程，分享一下笔者的心路历程。
需要说明的是，本文力求客观表述，但笔者作为案件一方当事人的代理律师，难免还会持有一定的立场，谬误之处敬请指教。
一、初战告捷
1.海关的烦恼
2013年10月22日，中华人民共和国常州海关作出 [2013]1号扣留决定书，对常佳公司申报向印度尼西亚出口的柴油机配件进行了扣押，理由是该批产品涉嫌侵犯上海柴油机股份有限公司（简称上柴公司）的“东风+DONGFENG图形”商标专用权。
2013年11月27日，常州海关发布了调查结果通知书，认定该批产品属于印尼客商委托定牌加工的产品，未直接侵犯国内权利人的合法权益。2013年12月24日上柴公司向常州市中级人民法院提起了商标侵权之诉。
现在来看，5年前常州海关似乎已经洞悉了今天最终的结果，但是在当时并非这样轻松。虽然定牌加工的案子早已经不胜枚举，但全国各地各级法院的审理结果却各有不同。除去案件事实上的差异外，法院的审查方法和裁判标准不一致是一个重要因素。尤其是在最高人民法院层面上，对定牌加工的侵权判断问题一直没有一锤定音的判决。
所以，常州海关的调查结果通知书里，还有这么一句话：“目前相关规定不明确,国内行政和司法机关在认定定牌加工行为是否构成侵权问题上无统一意见。据此,我关不能认定上述货物是否侵犯了商标权”。可以说是非常具有时代烙印的一段表述了。
在本案再审判决后，希望海关以后不会再有这样的烦恼了。
2.印尼“东风”商标权属之争
一审中，笔者详细梳理了“东风”商标在中国及印尼的权属情况和历史变革，并奔赴印尼调查取证。因为案件涉及至少三方主体，跨越两个国家，经历了多起诉讼，涉及到若干年前的事实和证据的梳理，案件背景事实非常丰富。
简而言之，在柴油机等商品上，在中国，上柴公司注册了“东风”商标，在印尼，印尼华侨设立的PT ADI PERKASABUANA公司（简称PT ADI公司）通过转让获得了1976年在印尼注册的“东风”商标，并于1987年重新注册、持续续展使用至今；
1976年-2007年，30多年间双方在印尼关于“东风”商标没有任何冲突；
2006年，上柴公司在印尼申请“东风”商标遭到驳回；
2007年7月，上柴公司在印尼雅加达市商事法院提起诉讼，要求撤销PT ADI公司的“东风”商标，但一审败诉；2008年2月，上柴公司的诉讼在二审获得了印尼最高法院的支持，PT ADI公司“东风”商标被撤销；
胜诉后，2008年7月，上柴公司迅速在印尼注册了“东风”商标——这为后续的发展埋下了伏笔；
然而好景不长，2009年11月，经过印尼最高法院再审，终审判决上柴公司败诉，PT ADI公司“东风”商标被恢复；
随后PT ADI公司反击，起诉要求撤销上柴公司2008年注册的商标；经过雅加达市商事法院和印尼最高法院的一审、二审判决，均宣判取消上柴公司2008年2月注册的商标。
至此，在司法层面上确认了PT ADI公司在印尼是“东风”商标的唯一权利人，上柴公司在印尼不具有“东风”商标权。
也就是说，从1976年至今40多年间，上柴公司在2008-2010年两年间曾在印尼短暂获得了商标权，其他时间商标权都明确归属于PT ADI公司。
这个问题自始至终是本案的重点问题之一，这个问题理顺了，意味着定牌加工委托人在其所属国拥有合法的商标权，则受托方在中国的加工行为可被定义为典型意义上的涉外定牌加工行为。
印尼属于英美法系国家，所述系列判决书读下来让我对这个国家的司法有了初步的认识。实体问题先不说，至少程序上是相当完善的。
附表：印尼“东风”商标权属变更过程
3.一审判决
在明确了定牌加工委托方在印尼独家拥有商标权、委托方对常佳公司有明确授权委托书、产品定向销往印尼未流入中国市场等事实之后，一审作出不侵权的判决是一个水到渠成的过程。
2014年12月17日，常州市中级人民法院作出一审判决，认定：本案构成定牌加工，在定牌加工过程中，全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为，故被告的行为未落入原告涉案商标权的保护范围，不构成侵权，驳回上柴公司的全部诉讼请求。我方获得胜诉。
然而这仅仅是个开始。
二、风云再起
1.高举民族品牌和驰名商标大旗
作为诉讼的发起者，上柴公司开弓没有回头箭，没有善罢甘休，很快于2014年12月底提出了上诉。二审中，上柴公司祭出民族品牌和驰名商标的大旗，宣称本案是首例“国内驰名商标被境外抢注又以定牌加工为幌子挤占国内企业国际市场”的案件，与普通定牌加工案件不同。
笔者想当然的认为，纵然是国内驰名商标的定牌加工，也万变不离其宗，终究要回到商标的识别问题上来，与国内品牌还是国际品牌、商标是不是驰名商标没有关系。
附表：笔者认为的侵权判断步骤
何况，印尼“东风”商标于1976年、1987年两次注册，远远早于上柴公司商标在2000年被中国商标局认定为驰名商标的时间，所谓的“国内驰名商标被境外抢注”的说法，未免有点入戏太深。
然而笔者毕竟是图样图森破。二审判决后，有法官撰文表示了在二审裁判时的考量因素：
可见，对于本土企业和民族品牌，二审判决还是颇具情怀。其所考量的“长达6年的维权”与事实略有出入：从上柴公司2007年7月起诉，到2009年4月再审判决，其发起的撤销PT ADI公司商标的诉讼以败诉告终，时间不满两年。
而第二个诉讼，换成了上柴公司被诉，也在2010年作出了终审判决，撤销了上柴公司的商标。加上这一年，前后总共3年的时间。
在案件中，法院考量的因素往往要比当事人和代理人要复杂，要多方衡量，除了案件本身、当事各方的情况，还得考虑政策因素和社会影响等，笔者对此持完全认可和尊重的态度。笔者想说的是，法院对所有其他的因素的考量，都应该是一种“兼顾”，即在正确把握案件本身的基础上，对其他方面予以考虑，二者应存在确定的主次关系。
2.时过境迁的《补偿协议》
二审中上柴公司出示了一份2008年11月三方签订的《补偿协议》，协议中常佳公司承诺不再从事生产加工“东风”商标商品的侵权行为；上柴公司主张，如今常佳公司再次生产加工属明知故犯，主观过错明显。
的确，承诺过不再生产加工，却又违反协议再次加工，难言正义。但事实上，回顾上文“东风”商标在印尼的权属变更过程就知道，2008年7月-2010年11月期间上柴公司曾短暂获得商标权，2008年11月签订的该《补偿协议》正是在上述期间内。就当时而言，常佳公司签署这份协议书合情合理且很有必要。
不过紧接着PT ADI公司的商标被恢复了，上柴公司的商标被撤了，这就很尴尬了。
即使当时《补偿协议》约定承诺不再侵权，可当前侵权基础已不存在，发生了情势变更，所以已不存在适用该《补偿协议》的条件。
但现在下结论恐怕为时过早。
3. 空穴来风的“几十年”
上柴公司在二审中强调，其“东风”产品自上世纪60年代起出口至印尼等东南亚国家，在印尼经过几十年的出口销售，取得了相当高的知名度。但上柴公司未提供其“在印尼几十年的出口销售”的证据。
鉴于涉案的印尼各份判决书均已作为证据提交，且上柴公司诉讼中已承认其在印尼的商标已被撤销，印尼的“东风”之争似乎已经落下帷幕。上柴公司在印尼市场已不具有市场利益，再来讨论其在印尼是否有销售记录已无太大必要。
尽管如此，我方仍不认可上柴公司的主张，且因其缺乏证据支持其主张，上柴公司应承担举证不能的不利后果。
事实上，我方本可以进一步查证并提交证据，证明上柴公司的主张失实。据公开资料，1965-1990年间中、印尼两国因关系极度恶化导致全面断交，尤其是1985年之前，两国之间不存在直接贸易，柴油机等工业机械及设备更是被多次命令禁止，根本不允许进入印尼，故该期间，上柴公司根本没有向印尼出口任何“东风”柴油机产品。
根据60-90年代的客观历史事实，中国印尼两国30年间的经济贸易基本处于停滞状态。这是一段特殊的但不应该被遗忘的历史时期，上柴公司称“自上世纪60年代出口至印尼，通过在印尼的几十年出口销售，在印尼市场已有相当高的知名度”完全脱离历史、违背客观事实。
事实上，在后来的再审中，根据全部的“售货确认书”统计，1986至1993年8年间，销售产品共计12台，且商标标识不明。
三、成败利钝
转眼到了2015年底，二审判决尚未作出，却等到了一个好消息：最高法院于2015年11月26日作出关于“PRETUL”商标定牌加工案的（2014）民提字第38号判决书，并明确指出，……既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。
这个判决可以说是来得非常及时了，业界当时也是一片沸腾，最高法院不鸣则已、一鸣惊人，非常明确地把定牌加工的本质问题说清楚了。
没想到，不到一个月后的2015年12月18日，江苏省高级人民法院对“东风”商标定牌加工案作出二审判决，指出：
涉外定牌加工是否构成侵犯国内商标权人的注册商标专用权，一直存在争议；
对于判断是否侵权，应当充分平衡国内商标权人、国内加工企业与境外商标权人或商标使用权人的利益；
如果国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标，而境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的，应认定国内加工企业存在过错，应承担相应的民事责任。
二审判决进一步认定：
印尼PT ADI公司注册“东风”商标不具有正当性；
“东风”牌柴油机自上世纪60年代起就已经出口印度尼西亚等多个国家和地区，在东南亚地区享有良好声誉与较高知名度；
常佳公司作为接受印尼PT ADI公司委托贴牌生产的国内加工商，应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，也应当知晓上柴公司与印尼PT ADI公司就“东风”商标在印度尼西亚长期存在纠纷，且其曾经承诺过不再侵权，但其仍受托印尼PT ADI公司贴牌生产，未尽到合理注意与避让义务。
所以，江苏省高级人民法院判决“东风”商标定牌加工行为构成商标侵权，撤销一审判决，并参照2008年《补偿协议》等确定了赔偿金额。
这份判决引起了广泛的研讨，该判决采用的标准事后被解读为“合理注意+实质性损害标准”。众多学者、专家以及同行纷纷撰文发表评议，肯定、否定、中立的意见，各种声音不绝于耳。
在这些声音里边，有的以本案的事实及证据为基础，研究细致，具有建设性的意见；也有的超出案件本身，引发出对定牌加工法律问题的思考、再思考。这些声音对于定牌加工问题认识的发展和提升，从不同的角度都有一定的推动作用。笔者作为代理律师深刻感受到，律师要容纳不同的声音，但不能被各种不同的声音所扰乱；律师的工作必须紧密围绕证据说话，脱离了证据的主观设想对解决问题没有实际意义。
最高法院和江苏高院在一个月内先后就两个定牌加工案件分别作出不同判决，代表了不同的价值取向。与案件息息相关的企业，身份不同，有喜有忧。但因为统一尺度的裁判导向快速被冲击，裁判标准可能再次陷入混乱，任何结果都变得难以预料；所以终究是让人担忧。
与此同时，笔者代理当事人开启了再审之路。
四、再审之路
1.迎难而上
江苏高院作出的“东风”案二审判决，很快相继入选了“2015年江苏省知识产权十大典型案例”、“2015中国十大最具研究价值知识产权裁判案例”、“2015年中国法院50件典型知识产权案例”，后者还是最高人民法院认定、发布的，具有较高的权威性。有意思的是，最高法院判决的“PRETUL”商标定牌加工案也同时入选了“2015年中国法院50件典型知识产权案例”。
对最高法院发布的典型案例，向最高法院申请再审、请求撤销，不得不说还是很有挑战。
在这个情况下，我方于2016年1月对本案提出了再审申请。犹记当时的申请书写的颇有些义愤填膺，现在想来，也是因为没有退路，不得已而为之。
之后就在煎熬中等待最高法院对再审申请的处理结果。
期间，江苏高院方面也多次推送该案例，并发表了多篇文章，阐述该案的审理思路，影响颇深入人心。
但笔者确信的是，二审判决虽独辟蹊径，但在这条路上走得有点忐忑。
二审判决前后20页，兜兜转转，最核心的意思就这几句：PT ADI公司的商标虽然被印尼法院确认，但仍然是不正当注册；常佳公司虽然进行了审查，但仍未尽到合理的注意与避让义务，应当承担侵权责任。
换句话说，常佳公司的行为虽然表面上合法，但就是不对。
二审判决全文对商标使用的性质、商标识别功能是否遭到破坏等没有做任何评析，就做出了侵权判断。对于为什么普通商标的定牌加工不构成侵权、驰名商标的就构成侵权，也没有进行说理。合理的注意与避让义务，在这里成为了一个高度主观的标准，成了一个什么都可以装的麻袋。
商标权属一经确定，即依法具有公信力、强制力，在此基础上，已不可能再对当事人人施加更多的不可预料的注意义务；另一方面，加工方在定牌加工产业链中处于最末端，收取的加工费并不丰厚，对其课以过重的审查义务，显然违背权利义务相对等原则。
所以，笔者确信二审判决自身存在难以克服的大BUG，再审申请极有希望被接受，并有很大的发挥空间，值得去争取。
2.花落谁家
2016年7月，最高法院通过（2016）最高法民申488号民事裁定书，裁定由最高法院对本案进行提审；再审期间，中止原判决的执行。
高兴之余，激发了对案件的再度思考，并着手准备再审的意见和证据。
通过一审、二审的过程，发现看似简单的法律问题背后，潜伏着错综复杂的事实关系和利益平衡。作为律师，不能过于局限在法律问题上，更应该正面事实，深入发掘，从更广维度上把握案件的走向。
经过不断地求证、检索，对“东风”商标在中国的起源，“东风”商标在印尼的注册背景及印尼、中两方定牌加工的历史，中、印尼外交关系剧变的始末等诸多问题，有了清晰的认识和确凿的证据支撑。这些问题也许不会写到判决书中，但足以让本案的法律事实更接近客观事实，让本案变得更为丰满。
1957年11月17日，毛泽东主席在莫斯科大学讲话时，引用《红楼梦》中林黛玉的话提出“东风压倒西风”，用以比喻当时的国际形势，并在其他场合也多次提到这句话，成为著名论断。“东风”一词由此在中国及国外华人世界广泛传播，并具有特殊意义。
因此，上世纪50-60年代初涌现出了东风潮流，各行各业都出现了东风品牌，包括1958年“东风”内燃机试制，1958年第一辆国产小轿车“东风”牌轿车，1958年设计“东风”战斗机，1959年“东风”号远洋货命名并下水，1960年“东风”系列导弹等等；极大鼓舞了海内外华人。
随着毛泽东这句语录的扩散，东风这一概念也在海外华人之间传播。上世纪70年代，印尼C.V.Wira Mustika Indah公司注册东风商标时，刚刚经历了60年代印尼排华事件的动荡。该公司的实际控制人和经营者两兄弟均为印尼华人，注册东风商标，反映了印尼华人对祖国的热爱和依赖。在当时的历史情况下，印尼当局多次禁止、限制中文的教育和使用，敢于使用中文，本身已是非常难得的行为。
在国内，上柴公司的“东风”牌柴油机，只是东风潮流中的组成部分，既非原创也非最早的使用。上柴公司的“东风”商标也并非领袖的笔迹，而是该公司一个员工的描绘。所以说，东风商标并不是上柴公司的独创，而是时代的产物，是华人共同精神财富。印尼华人在特殊时代背景下注册的东风商标，具有独特的历史意义。
另外，1976年商标注册以及1985年商标补充注册之时，中、印尼两国一直处于断交状态，两国经济市场相互割裂，不具有商标误认、混淆的可能性。这也是印尼东风商标注册非常重要的一个背景因素。
再审庭审过程中，我方通过7个问题项下的25个小问题对二审判决进行了剖析，包括商标识别功能缺失情况下知名度对侵权构成的影响、合理注意义务、PT ADI公司注册商标的合法性、情势变更后补偿协议的效力、汉字商标在印尼注册的合理性、中国东风商标特殊历史背景、印尼东风商标40年历史、驰名商标的否定、上柴出口印尼几十年事实之否定等，并补充提交了多份证据用以支持我方主张。
终于，中国人民共和国最高人民法院作出了（2016）最高法民再339 号民事判决书，支持了我方的再审请求，对二审判决予以撤销，对一审判决予以维持。
再审判决否定了PT ADI公司的商标注册具有不当性，否定了《补偿协议》的约束力，认定不具有商标识别功能的定牌加工不构成商标侵权，认定常佳公司尽到了合理注意义务，认定了即便综合权衡的情况下也没有理由认定常佳公司的行为对上柴公司具有损害等；对上柴公司商标的驰名问题、出口印尼几十年的问题未予置评。
再审判决的处理，力透纸背，却尽显超然平静。而看到判决的我，欣喜之余，也归于平淡。
2016年7月案件提审时，笔者发文称，“最高法院提审“东风”商标定牌加工案 司法裁量统一尺度可值期待——在PRETUL案之后，时隔半年最高法院再次提审定牌加工案件，再次将定牌加工案件置于聚光灯下。最高法院是否将重申在先判例确定的‘识别’标准和原则，还是将向地方法院的判决妥协？相信不久就会得到答案。”
当时，更多是给自己助威；现在，终于得偿所愿。
案件代理过程中，各位专家、同行就本案发表的众多文章，各位同事、友人的讨论和出谋划策，对本案的代理均有帮助，恕不再一一列举，在此一并感谢！
长按下方二维码获取相关文书
...................................................
(2016)最高法民再339号