浅谈角色名称商品化权益的保护与限制
——从“舒克”商标无效案谈起
皮皮鲁公司与薇美姿公司关于“舒克”商标的争夺战已然开启。本案涉及商品化权益等问题，本文尝试对其进行简要分析。
近期郑渊洁在微博上发布消息称，国家知识产权局宣告广州薇美姿实业有限公司（简称薇美姿公司）注册的“舒克”商标无效。
经查证，薇美姿公司在第三类商品上持有第4317923号“舒客”商标（申请于2004年10月19日）、第9303795号“舒客”商标（申请于2011年04月06日）、第17195498号“舒克”商标（申请于2015年6月12日）等数十枚相关商标。北京皮皮鲁总动员文化科技有限公司（简称皮皮鲁公司）分别对薇美姿公司第9303795“舒客”商标及第17195498号“舒克”商标提出无效宣告请求。
2019年9月国家知识产权局做出裁定维持9303795“舒客”商标有效，同时裁定17195498“舒克”商标宣告无效，薇美姿公司对后一裁定提起了行政诉讼，导致上述裁定未生效。该案目前处于北京知识产权法院一审之中。
此外，2019年11月26日，皮皮鲁公司在第三类商品上申请注册第42624840“舒克”商标，目前处于等待实质审查阶段。
皮皮鲁公司与薇美姿公司关于“舒克”商标的争夺战已然开启。本案涉及商品化权益等问题，本文尝试对其进行简要分析。
一、国家知识产权局裁定内容及依据
皮皮鲁公司依据《中华人民共和国商标法》第七条、第十条第一款第（七）、（八）项、第三十二条、第四十四条第一款相关规定，请求宣告第17195498号“舒克”商标无效。
国家知识产权局做出裁定认为，"舒克和贝塔"是郑渊洁创作的童话作品中的角色名称，薇美姿公司注册的诉争商标"舒克"与皮皮鲁公司动画角色名称"舒克和贝塔"文字构成相近，容易导致相关公众误认为其经过皮皮鲁公司的许可或与其存在特定联系，诉争商标的注册行为不当利用了皮皮鲁公司知名童话中角色名称的知名度及影响力，挤占了其基于该童话人物形象名称而享有的市场优势地位和交易机会，侵犯了皮皮鲁公司在先知名童话作品中的角色名称所享有的在先权益，构成了《商标法》第三十二条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形[1]。
即，涉案裁定将角色名称“舒克”作为了一种在先权益进行保护，该种权益在理论上被称为“商品化权益”。
包括角色名称在内的商品化权益不是法律规定的权利，一般不能被认定为在先权利。不过，2019年4月24日北京市高级人民法院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》（简称《北京高院指南》）16.18-16.20条款专门对商品化权益的表述、认定限制及特定条件作了规定，为有限保护商品化权益提供了支持。
二、涉案角色名称理论上的可保护性
《北京高院指南》16.19条款规定：若依据除商标法第三十二条“在先权利”之外的其他具体条款不足以对当事人提供救济，且无法依据前款所规定的情形予以保护的，在符合特定条件时，可以依据当事人的主张适用商标法第三十二条“在先权利”予以保护，但一般应依据反不正当竞争法第六条的规定进行认定（笔者注：反法第六条主要指混淆行为）。
具体到涉案角色名称“舒克”来看：
首先，如商标的申请具有恶意，比如结合郑渊洁作品中的舒克形象进行注册，或者结合郑渊洁作品中的舒克人物特点进行注册，如“舒克机长”，则会引起消费者的混淆；第二，如申请人将舒克、贝塔组合进行注册，与郑渊洁作品高度贴合，造成混淆的可能性较高；第三，如商标申请注册的类别与郑渊洁作品密切相关，比如在角色相关的文具、玩具等周边产品上申请注册商标，也易引起消费者混淆。
所以，涉案角色名称如被他人以特定方式、在特定类别申请注册商标，易造成混淆，理论上应具有可保护性。
三、涉案角色名称在本案中是否应予保护
（一）对角色名称权益的保护应适度
角色名称等商品化权益因不是法定权利，对其保护力度可以参照对未注册商标的保护力度。
未注册商标的法律保护受到严格限制，一般远小于注册商标，除非该商标属于未注册驰名商标，或具有其他法定情形。
所以，从权利/权益级别来看：
角色名称/未注册商标＜注册商标＜驰名商标
根据商标法第三十二条的规定，未注册商标只有满足“在相同、类似商品上在先使用并具有一定影响且被他人恶意抢注”等多项条件，该未注册商标之使用人方有权阻止他人对该商标进行注册。
如果对于角色名称/未注册商标的保护不考虑类别，不考虑是否在先使用，也不考虑恶意，仅仅因为标识相同，就把注册商标给无效掉了，说明角色名称/未注册商标的权益强于注册商标的权利，这有违商标法的逻辑。
另外，驰名商标的跨类保护也必须考虑商品或服务类别的关联性，不论述类别相关性直接进行驰名保护几乎是不可能的。
如果本案完全不考虑商品类别，不考虑涉案两方在领域上的差异，径行以侵害角色名称权益为由对诉争商标予以宣告无效，那说明角色名称的地位已经超越了驰名商标。
按照上述分析得出的结论将是：
角色名称＞注册商标，且
角色名称＞驰名商标
显然，对角色名称权益的过度保护会破坏整个商标法律体系，造成混乱。
（二）在本案中涉案角色名称不足以予以保护
《北京高院指南》16.20 指出，认定是否属于本审理指南 16.19 条所规定的“特定条件”时，还应同时具备下列情形：
在诉争商标申请日前，“保护对象”应具有一定知名度；
且，诉争商标的申请注册人主观上存在恶意；
且，诉争商标指定使用的商品属于“保护对象”知名度所及的范围，容易导致相关公众误认为其经过“保护对象”利益所有人的许可或者与利益所有人存在特定联系。
本案中是否满足上述条件，笔者逐一分析如下：
1、关于保护对象的知名度
郑渊洁作品《舒克和贝塔》中的角色舒克、贝塔同时出现时属于一种特定的、独创的组合方式，具有一定的知名度；但如果单独提到舒克或者贝塔，可能因人而异，并不当然引起相关公众联想到郑渊洁作品。其中舒克早在郑渊洁作品之前就被用作真实姓名、地名，贝塔更是作为β的中文名称广泛使用。二者单独来看，并不能准确反映郑渊洁作品中角色的知名度。
2、关于申请人的主观恶意
（1）诉争商标核准的商品与涉案作品相距甚远，客观上混淆可能性小，或可反证申请人没有主观上的恶意
诉争商标核准的商品为：洗发液; 去渍剂; 夹克油; 砂纸; 香料; 动物用化妆品; 化妆品; 非医用漱口剂; 牙膏; 香木。这与郑渊洁作品的受众群体显然不同，生产、销售、经营方式等各个环节都不存在相关性，难以造成混淆。
（2）薇美姿公司缺少恶意注册的动机，本案属于保护性注册的可能性大
公开渠道可查到薇美姿公司在化妆品行业具有知名度，其第9303795号“舒客”商标被认定为驰名商标，反映出舒客商标的知名度高，贝克汉姆、李冰冰、吴亦凡分别出任品牌代言人，可算作是其品牌影响力一个较为直观的印证。
所以，薇美姿公司应不具有恶意注册的动机。薇美姿公司将与“舒客”同音的“舒克”注册为商标，或可理解为加强品牌保护、防止驰名商标淡化的考量。
（3）“舒克”一词在郑渊洁作品之前已存在，并非郑渊洁所独创
根据网络检索，存在舒克被用于地名、姓名的情况：
作为地名：1759年，清政府设图木舒克军台。在1911年出版的《新疆图志》中，图木舒克军台命名为图木舒克驿站。2002年，国务院批准设立自治区直辖县级市图木舒克市。
作为姓名：舒克，晋剧花旦、演员、话剧导演舒克，山西柳林人，生于1924年，自1941年从艺，1957年毕业于中央戏剧学院；作为演员和导演均有若干代表作品。
另外，在外国人名翻译为中文时，也经常被译为舒克。
所以，基于现有信息，难以认定薇美姿公司注册“舒克”商标具有恶意。
3、关于保护对象知名度所及的范围
（1）涉案角色名称对应的作品属于面向儿童的文学/卡通作品，而诉争商标核定的商品为洗化用品，二者不存在天然的相关性，除非相关角色名称在后者所在的领域进行了行之有效的推广、宣传、使用，使之形成后天的关联性。
（2）没有证据表明涉案角色名称在洗化领域进行了相当的推广、宣传、使用，并形成了涉案角色名称与洗化领域的关联性、在该领域具有了较高的知名度。
故，难以认定涉案角色名称的知名度已影响到涉案第三类商品上。
综上，根据现有信息，涉案角色名称不足以在本案中得到保护。
四、皮皮鲁公司申请的“舒克”商标能否获得注册
如前所述，皮皮鲁公司在2019年11月26日申请了第42624840“舒克”商标的注册，申请商品的群组包括0301、0302、0305、0306、0307。这枚商标获得注册的难度不小。
（一）薇美姿公司的17195498号“舒克”商标会阻止该商标通过初审
首先毫无疑问的是，皮皮鲁公司该枚商标因与薇美姿公司的“舒克”商标标识完全相同，类别相同且商品群组被后者完整包含（后者群组包含0301-0307），二者必然产生直接冲突。
薇美姿公司的“舒克”商标目前处于诉讼中，在法律上还是一枚合法有效的注册商标；而皮皮鲁公司的商标一旦进入实质审查，前者就会成为其直接障碍，导致其申请被驳回。
只有薇美姿公司的“舒克”商标最终无效，皮皮鲁公司的“舒克”商标才有获得注册的机会。
（二）即使薇美姿公司的“舒克”商标最终无效，皮皮鲁公司“舒克”商标获授权的机会仍然渺茫
1、薇美姿公司申请于2004年10月19日的第4317923号“舒客”商标，注册于2008年08月07日，注册至今已12年。根据商标法的规定，注册已满5年的商标不支持相对理由的无效申请。所以薇美姿公司的“舒客”商标权利十分稳固，除非通过充足的绝对理由对其宣告无效。
在此基础上，薇美姿公司“舒客”商标的禁用权，应足以排除其他人在相同、类似商品上申请注册与其相同或近似的商标。皮皮鲁公司在后申请的“舒克”商标，与其认读相同、整体近似，应被认定为近似商标。
2、薇美姿公司第9303795号“舒客”商标曾被认定为驰名商标，受法律保护的力度大于普通商标
皮皮鲁公司对第9303795号“舒客”商标的无效宣告请求以失败而告终，该商标继续合法有效。
皮皮鲁公司的“舒克”商标本已与“舒客”近似，再考虑到驰名商标的因素，似乎没有道理否认二者属于近似商标。不过，驰名商标仍需要个案认定。
3、不只是皮皮鲁公司的“舒克”商标无法注册，不出意外的话，除薇美姿公司及其认可的主体之外，其他任何主体申请的包括“舒克”在内的与“舒客”近似的商标都难以获得授权。
换言之，除了薇美姿公司，其他主体均难以再注册“舒克”商标。在这种情况下，是否宣告薇美姿公司的“舒克”商标无效，已不太重要。
如是，在皮皮鲁公司发起的这场“舒克”商标争夺战中，尽管皮皮鲁公司暂时占得先机，但其恐怕难以获得最终的胜利。
综上，本文认为，涉案角色名称理论上具有可保护性，但不能超过必要限度；结合实际情况判断，涉案角色名称在本案中不足以得到法律保护。
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
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