联德知评 | 德国联邦最高法院Sisvel诉海尔案三审判决介评

本文拟就Sisvel诉海尔案前后三级法院的判决情况进行梳理，介绍其中引起争议和各方关注的焦点问题，最后探讨德国联邦最高法院的三审判决的意义与不足。

文 |  赵启杉   北京联德律师事务所

编辑 | 子牛

关注要点

2020年7月7日，德国联邦最高法院公布了对Sisvel诉海尔案的三审判决书，这是其在欧洲法院华为诉中兴案件裁决后作出的第一个关于标准必要专利侵权诉讼的判决，其核心内容主要包括：

• 不因权利人拥有标准必要专利而推定其拥有市场支配地位
• 标准必要专利权利人负有向标准实施者发出侵权通知的义务，但侵权通知无须包括详细的技术细节或侵权解释；权利人向标准实施者提供权利要求对照表可以视为履行通知义务
• 标准实施者在接到侵权通知后必须清晰地表达其接受FRAND许可的意愿，且不得为接受FRADN许可设置前提条件
• 专利组合许可本身并不违反反垄断法，只要该组合许可满足：（1）不强迫被许可人接受非标准必要专利的许可；（2）其许可费计算方式不会对寻求仅就特定区域获得许可的被许可人不利。
• “非歧视性”许可并不要求权利人在任何情况下给予所有标准实施人相同的许可，但权利人需要就许可差异的正当性作出解释

2020年7月7日，德国联邦最高法院公布了对Sisvel诉海尔案的三审判决书。

自2015年欧洲法院对华为中兴案件作出裁决以来，德国各地各级法院对如何理解和适用该裁决中所确定的负担FRAND许可义务的标准必要专利禁令救济规则存在着一些认识上的分歧，而该案为德国联邦最高法院提供了澄清这些分歧的机会，因此引起了各国学者和业界相关从业人员的普遍关注。

本文拟就Sisvel诉海尔案前后三级法院的判决情况进行梳理，介绍其中引起争议和各方关注的焦点问题，最后探讨德国联邦最高法院的三审判决的意义与不足。

一、Sisvel诉海尔标准必要专利侵权案一审与二审判决情况

（一）基本案情

Sisvel与海尔在德国的诉讼涉及两件有关标准必要专利的专利侵权诉讼。原告为意大利专利管理公司Sisvel，被告为海尔德国公司和海尔欧洲贸易公司。两件涉案专利为由ETSI所制定的GPRS和UMTS标准的标准必要专利。^[1]2012年8月Sisvel从原专利权人诺基亚处受让上述两件专利，并于2014年4月10日就两件涉案标准必要专利向ETSI作出FRADN许可声明。

2014年8月29日，原告向两被告的母公司发出有关专利许可的要约，但被告海尔欧洲贸易公司拒绝了该要约，且未提出任何反要约。2014年9月8日，原告在德国杜塞尔多夫地方法院对两被告提起标准必要专利侵权之诉并请求永久禁令。两被告以原告违反FRAND义务为由提出强制许可抗辩（以下简称为FRAND许可抗辩）。在一审进行中，被告于2015年8月12日和2015年9月21日两次以书面形式向原告发出反要约，但均被原告所拒绝。在反要约被拒绝后被告未向法院及时提交其有关财务数据和对反要约进行担保，直到2015年9月29日庭审后，被告才向法院提交有关财务数据并就其反要约提供担保。

  （二） 杜塞尔多夫地区法院一审判决^[2]情况

2015年11月3日，受理上述两案的德国杜塞尔多夫地方法院对两案作出判决，均判决被告构成侵权，且被告提出的FRAND许可抗辩不能成立。

一审杜塞尔多夫地方法院关于原告是否违反FRAND义务的分析要点如下：

1.按照欧洲法院对华为诉中兴案的裁决，标准必要专利权利人应该在提起专利侵权之诉之前先向标准实施者发出侵权通知。但是鉴于该案的起诉状于2014年9月8日送达，先于欧洲法院对华为诉中兴案的裁决，也早于佐审官在2014年11月20日就该华为诉中兴案提出建议。在此之前，仅有联邦最高法院的“橙皮书案”判决^[3]可以作为审理该案的法律依据。按照“橙皮书案”所确立的规则并不要求具有市场支配地位的标准必要专利权利人在提起专利侵权之诉之前向标准实施者发出侵权通知。所以一审法院判决原告虽然未在起诉前先向被告发出侵权通知亦未违反FRAND义务。

2.原告在起诉前向被告的母公司发出了许可要约。二被告主张该要约仅发给了被告的母公司，不符合FRAND原则的要求。但一审法院认为母公司经常会愿意为其所包含的所有子公司获得专利许可，而非仅为一个或几个子公司获得专利许可。而且专利许可合同的签订通常是由母公司的管理部门决策协商的，所以原告向母公司发出要约更为合适、可靠。另外，被告的母公司与其各子公司之间沟通良好，因此专利权人的通知会在合理的时间内被送达到相关子公司。综上，一审法院认为原告仅向被告所属母公司提出许可要约的做法符合FRAND原则。

3.被告主张原告的许可合同要约本身不符合FRAND许可义务的要求，因此自己没有义务履行后续的FRAND谈判义务。一审法院认为即使原告的要约不符合FRAND原则，原告主张停止侵权、销毁以及召回侵权产品的请求也可能不被认为是滥用其市场支配地位。标准实施者并不能据此而拒绝或迟延履行其应负担的谈判义务。

一审法院认为欧洲法院对华为诉中兴案的裁判要求标准实施者必须“（以客观第三人的角度来看）谨慎地遵循交易习惯和诚实信用原则，不故意延迟地回应”标准必要专利权利人提出的许可要约。相关标准实施者即使打算在被诉侵权后主张FRAND许可抗辩，也不能在谈判中对权利人发出的要约不作任何回应，继续（未经授权）地使用涉案标准必要专利。因此本案中的被告在不同意原告发出的要约时，应该及时发出反要约；而当原告拒绝其反要约时，应该及时对需要支付的许可费提供担保，且该部分许可费必须包含已经使用部分的许可费。

总之，一审法院认为欧洲法院对FRAND许可谈判中程序性义务的要求是最低要求，并不以要约或者反要约是否或者在多大程度上符合FRAND原则为前提条件。

在该案中，被告是在原告发起专利侵权诉讼后近一年时才发出反要约的。一审法院对被告迟延发出反要约是否足以认为被告违反FRAND义务的问题并没有给出结论。一审法院主要是依据被告在其反要约被原告拒绝后没有及时地提供基于反要约的担保而认定被告的抗辩不能成立。在该案中被告是在反要约被拒绝一个月后才提供担保，而且是在庭审后才提供的。一审法院认为，此时原告已经无法在庭审前的协商中对被告会计账目的准确性或者担保数额的适当性进行评估，而且被告对其延迟提供担保也没有陈述正当的理由，故该延迟体现了被告的拖延策略，最终判决被告的FRAND许可抗辩不成立。

（三）杜塞尔多夫高等法院对中止执行一审判决的裁定和二审判决情况

一审判决后被告不服，向杜塞尔多夫高等法院提出上诉，并向上诉法院申请中止一审判决的执行。2016年1月13日，杜塞尔多夫高等法院对两个案件的一审判决作出裁定，中止执行一审关于停止侵权、销毁和召回被控侵权产品的判决，但驳回了被告关于停止执行一审有关公布会计账目等其他部分判决的申请。^[4]

杜塞尔多夫高等法院在裁定中表示之所以中止执行一审判决中有关停止侵权的救济，不是因为一审对专利侵权的认定有误，而是因为一审对FRAND许可抗辩的判断有明显错误。

杜塞尔多夫高等法院认为：首先，欧洲法院在2015年7月对华为诉中兴案的裁决要求：标准必要专利权利人需要向标准实施者发出FRAND许可要约，而这是标准实施者履行其后续谈判义务的前提。换言之，杜塞尔多夫高等法院认为，只有当证明专利权人已经切实履行了其义务，即提出符合FRAND许可承诺的许可要约后，才可以否定标准必要专利权利人通过永久禁令滥用其市场支配地位的可能性。其次，标准必要专利权利人已经向标准制定组织作出了FRAND许可承诺，所以标准实施者有理由期待专利权人会发出符合FRAND许可承诺的要约。第三，相对于标准实施者而言，标准必要专利权利人可以更好地评判其要约是否满足给予各被许可人非歧视性许可的要求。综上，杜塞尔多夫高等法院认为如果要求无论专利权人是否已切实履行其提供FRAND要约的义务，标准实施者都必须先履行其FRAND谈判义务，则义务分配方式与欧洲法院关于华为诉中兴案的裁判精神不符。

因此，杜塞尔多夫高等法院认为审查原告发出的要约是否符合FRAND原则是强制性的要求，而一审法院对原告要约报价的内容并没有进行审查，存在法律适用上的明显错误，故裁决中止执行一审判决中有关停止侵权的救济，同时要求被告提交45万欧元的担保金，以确保原告在中止执行部分一审判决期间不会受到任何损失。

2017年3月30日，杜塞尔多夫高等法院就上述两件标准必要专利侵权诉讼作出二审判决。^[5]在二审判决中，杜塞尔多夫高等法院再次强调了在欧洲法院确立的FRAND许可抗辩框架下，标准实施者的后续FRAND谈判义务应以标准必要专利权利人发出了FRAND许可要约为前提，并认为标准必要专利权利人负担有向法院披露其是否与第三方签订许可协议和披露相关许可条件的义务，以便于法院权衡其要约是否符合FRAND原则中非歧视性的要求。具体就前述两个案件而言，杜塞尔多夫高等法院认为，Sisvel给第三方的要约明显低于给海尔的要约，对海尔而言构成“明显的歧视”，且Sisvel并不能合理客观地解释为什么存在该不平等的待遇。

据此，二审法院判决被告提出的FRAND许可抗辩成立。由于在二审判决作出之前，涉案专利之一（EP 0 852 885）已经过期，所以对该专利的禁令判决也自动解除；而对另一项有效的涉案专利的禁令救济被二审判决推翻。同时二审法院还判决Sisvel不得提出获得被告相关侵权产品成本和利润信息的诉讼请求。在二审判决中，二审法院并没有明确在原告履行了相关FRAND许可义务之后，其是否还可以再次提出上述诉讼请求。

二、德国联邦最高法院对Sisvel诉海尔标准必要专利侵权案的三审判决

在二审判决后，Sisvel不服，请求德国联邦最高法院对该案进行三审。2020年5月5日，德国联邦最高法院的主审法官Peter Meier-Beck对该案进行了庭审，并在庭审当天的稍晚时间口头宣判，推翻了杜塞尔多夫高等法院的二审判决，认定海尔的FRAND许可抗辩不成立。7月7日，德国联邦最高法院公布了三审判决书。

在三审中，德国联邦最高法院将关注点放在了对欧洲法院关于华为诉中兴案件裁判所确立的FRAND许可抗辩规则的解读之上，其判决要点如下：

1关于标准必要专利权利人是否拥有市场支配地位的判断

德国法院对标准必要专利侵权纠纷中禁令救济问题的处理是将反垄断法引入专利法，以拥有市场支配地位的专利权人可能在FRAND许可中滥用其市场支配地位为由设立特殊的强制许可抗辩规则（简称FRAND许可抗辩）。2015年欧洲法院对华为诉中兴案的裁决也沿用了该思路。因此德国联邦最高法院首先就适用FRAND许可抗辩的第一步——如何判断涉案标准必要专利权利人是否拥有市场支配地位——进行了分析。

在对Sisvel诉海尔的三审判决中，德国联邦最高法院明确表示不因专利权人拥有标准必要专利而必然推定其拥有市场支配地位。对标准必要专利权利人是否拥有市场支配地位的判断需要分析被控侵权产品如果不实施涉案标准必要专利所支持的相关技术是否还能够与市场上的同类产品进行竞争。^[6] 

但是，德国联邦最高法院不赞成就标准必要专利权利人是否拥有市场支配地位问题展开“相关市场支配力测试”，即分析是否存在买方力量或者其他因素会阻止标准必要专利权利人在面对特定实施者时不具有市场支配力。德国联邦最高法院虽然承认FRAND承诺会可能在市场上形成对标准实施者（被许可人）有利的“议价能力”，但认为议价能力不属于判断权利人是否拥有市场支配地位的分析要素，而应属于法院衡量权利人是否有滥用市场支配力的可能性的分析因素之一。

2关于标准必要专利权利人在起诉前发出侵权通知的义务

德国法院适用的FRAND许可抗辩原则最早源于其2009年判决的“橙皮书案”。

根据“橙皮书案”的判决，如果拥有标准必要专利权的权利人拒绝接受标准实施者提出的无条件的(Unconditional)、真实的(Genuine)、合理的(Reasonableness)和易于被接受的(Readily Acceptable)要约，可以认定该权利人滥用其市场支配地位。这一规则实际要求由标准实施者发起FRAND许可谈判，且须首先向标准必要专利权权利人发出要约，这无疑与现实中的FRAND谈判方式不符，对标准实施者的要求也过于严苛。

因此2015年欧洲法院在华为诉中兴案的裁决中确立了新的规则，即FRAND许可谈判中应首先由标准必要专利权利人发起谈判，并要求标准必要专利权利人首先发出要约并对要约中的许可报价如何计算进行说明。

在德国联邦最高法院此次对Sisvel诉海尔案的判决中，将“橙皮书案”所描述的情形作为拥有市场支配地位的标准必要专利权利人滥用市场支配地位的行为表现之一，而将另外一种滥用行为描述为“未经必要的努力使善意的被许可人获得缔结FRAND协议的机会”，这无疑是对欧洲法院华为诉中兴案裁决的回应。

按照德国联邦最高法院对Sisvel诉海尔案的判决，标准必要专利权利人首先需要向标准实施者发出侵权通知。德国联邦最高法院强调，此义务在互联网和通信领域尤为必要，因为在该领域适用的标准覆盖了大量专利，使得标准实施者很难甄别相关标准所可能涉及的全部专利。^[7]至于侵权通知的内容，德国联邦最高法院认为通知义务并不要求标准必要专利权利人向标准实施者提供权利要求对照表（Claim Chart），但如果标准必要专利权利人向标准实施者发出了权利要求对照表则足以认定权利人已经履行了通知义务。^[8]

3关于标准实施者表达接受符合FRAND条款意愿的义务

在对Sisvel诉海尔案的审理中，德国联邦最高法院把审理重点放在了对标准实施者接受FRAND条款意愿表达的分析上。

杜塞尔多夫高等法院在二审中认为：即便标准实施者只提供了非正式的答复，只要其愿意参加许可谈判的意思表示是清楚的，就可以认定其已经履行了FRAND许可谈判的义务，在谈判中标准实施者不必就其愿意接受的许可内容作出任何正式声明。但是德国联邦最高法院不同意杜塞尔多夫高等法院的上述观点，其认为标准实施者必须负担更高标准的许可谈判义务，即“寻求许可者必须要具体、清晰、确定、毫不含糊地表示其愿意接受任何符合FRAND的许可”。

具体到本案中，在谈判阶段，海尔的知识产权主管只在邮件中回复Sisvel：“关于许可无线专利事宜，我们希望能够与您有一个正式的洽谈……您曾提及如果我们及时签订协议可以享受折扣。请告知我们这个特殊折扣的具体幅度以及目前许可费的情况……” 海尔主张对上述海尔的回复内容应该从信息接受者的角度去理解，鉴于Sisvel在接到海尔上述回复后就启动了谈判程序，双方后续甚至交换了不同的许可要约，显然Sisvel已经认同了海尔关于其将接受FRAND条款的意思表示。

但德国联邦最高法院认为上述答复仅显示了被告进行谈判的意愿，而并没有清楚地表明其愿意接受符合FRAND的许可。Peter Meier-Beck法官认为标准实施者所表达的接受FRAND许可的意愿必须是“无条件的”，还引用英国Colin Birss法院在Unwired Planet诉华为案一审判决中的表述“一个善意的被许可人必须愿意接受FRAND许可，无论其包含哪些事实上符合FRAND的条款”^[9]。

虽然按照欧洲法院对华为诉中兴案的裁判，标准实施者可以保留质疑谈判所涉专利的有效性和必要性的权利，但是德国联邦最高法院认为这并不意味着标准实施者可以将证明谈判所涉专利的有效性和必要性作为接受FRAND许可的前提条件。在本案中，Peter Meier-Beck法官综合考察了海尔在整个谈判过程中的行为表现，认为海尔以等待有关Sisvel专利组合案件的诉讼结果和要求Sisvel提供其全部专利组合的权利要求对照表为接受FRAND许可的前提条件，也不符合标准实施者“无条件”表达接受FRAND许可意愿的义务要求，特别是在谈判所涉专利即将到期的情况下，被告的上述行应认定为属于拖延策略。

关于标准实施者在接到标准必要专利权利人的侵权通知后应在多长时间内表达接受FRAND许可意愿的问题，德国联邦最高法院并未在该案判决中明确。但结合该案案情，德国联邦最高法院反对在涉案专利过期后标准实施者才表达其接受FRAND许可的意愿。另外，德国联邦最高法院认为只有在标准实施者清楚表达其接受FRAND许可的意愿之后，标准必要专利权利人才有义务提供许可要约并对许可报价的计算方式进行解释。

4关于进行专利组合许可是否符合FRAND原则

在Sisvel诉海尔案中，Sisvel向海尔提出的是专利组合许可。德国联邦最高法院认为，专利组合许可本身并不违反反垄断法，只要其满足两个条件：（1）不强迫被许可人接受非标准必要专利的许可；（2）其许可费计算方式不会对寻求仅就特定区域获得许可的被许可人不利。在Sisvel诉海尔案的判决中，德国联邦最高法院并未明确在怎样的情况下标准实施者可以拒绝接受专利组合许可，但是要求标准实施者至少应就其为什么拒绝接受专利组合许可说明理由。另外，德国联邦最高法院表示全球范围内的专利组合许可在商业谈判中经常出现也具有效率，但是德国联邦最高法院并不将接受全球专利组合许可作为衡量一方是否履行FRAND义务的标准。

5关于FRAND许可原则中“非歧视性”的判断

关于Sisvel提供给第三方更为优惠的许可条件是否违反FRAND原则中 “非歧视性”许可的要求是Sisvel诉海尔案中的争议焦点之一。

德国联邦最高法院邀请了德国联邦卡特尔局的代表参加庭审并陈述意见。在庭审中，德国联邦卡特尔局的代表表示Sisvel提供给海尔的许可条件与其之前提供给海尔竞争对手的许可条件有明显差异，建议庭审的重点是应该是Sisvel是否有客观的、合理的理由解释前后许可报价的差异。

在二审中，Sisvel已就此质疑进行了解释：该在先的协议是其与一家中国国有企业签订的，该企业具有很强的议价能力，表示如不给予优惠条件将不接受任何许可，故而Sisvel被迫与其缔结了比自由协商情形下优惠得多的许可协议，因此该协议不能作为判断Sisvel对海尔的要约是否构成歧视的对比协议。但杜塞尔多夫高等法院认为Sisvel的上述解释不能成立，因为如果Sisvel违反非歧视的原则，给予这家中国国有企业更优惠的许可，只会让这家企业的优势地位更加强化。德国联邦卡特尔局的代表认为杜塞尔多夫高等法院的上述观点只是一方面的分析，要判断Sisvel的行为是否合法还需要进一步的利益权衡，即需考察Sisvel作出该“有限的经济牺牲”是否可能获取更多的收益并评估该行为对欧洲市场竞争的影响。

德国联邦最高法院在判决中明确表示：FRADN原则中的“非歧视性”许可并不要求标准必要专利权利人在任何情况下给予所有被许可人相同的许可条件。但是标准必要专利权利人需要就其为什么给予差异化的许可作出解释，而法院需要判断标准必要专利权利人的解释是否合理并且评估差异化的许可对欧洲市场竞争的影响。具体到本案中，德国联邦最高法院接受了Sisvel对给予第三方更优惠许可的解释并认为对该特定实施人的优惠未影响欧洲市场的竞争。

6关于损害赔偿

德国联邦最高法院在Sisvel诉海尔案中表示标准实施者可以就权利人所主张的损害赔偿数额提出自己的主张，但这仅限于当标准实施者已经清晰表明了其接受FRAND许可的意愿，而标准必要专利权利人拒绝提供FRAND许可或未提供符合FRAND条款的要约时。但德国联邦最高法院并未就此所谓“赔偿数额反向主张”规则展开进一步描述，因此诸如“赔偿数额反向主张”是否也适用于双方均已履行FRAND许可谈判义务以及标准实施者是否可以在诉讼中履行FRAND许可谈判义务后提出该反向主张等问题仍有讨论的空间。

三、对德国联邦最高法院三审判决的评析

Sisvel诉海尔案是德国联邦最高法院在2015年7月欧洲法院对华为诉中兴案作出裁决后第一次对涉及标准必要专利的专利侵权诉讼作出三审判决，也是其第一次对欧洲法院在华为诉中兴案裁决中所确立的若干规则如何在德国法院适用进行阐释，因此备受德国国内以及世界各国有关学者和法律实务工作者的关注。就德国联邦最高法院对该案的判决书而言，以下三方面的内容值得关注。

（一）该判决对德国法院适用FRAND许可抗辩的若干问题进行了明确澄清

在欧洲法院对华为诉中兴案作出裁决后的近五年时间里，德国各地各级法院陆续审理了不少涉及标准必要专利的专利侵权案件，各地各级法院也在对个案的审理过程中不断探讨对欧洲法院华为诉中兴案裁决所确立的规则具体如何适用。2020年2月，德国慕尼黑第一地区法院发布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件时反垄断强制许可抗辩适用指南》，以七章的篇幅阐释了其对FRAND许可抗辩规则的理解，但该指南仅对德国慕尼黑第一地区法院所辖的两个专利法庭具有指导意义。此次，德国联邦最高法院对Sisvel诉海尔案的三审判决总结了德国各地各级法院对标准必要专利侵权案件的审理经验，就如何理解与适用FRAND许可抗辩规则中的若干法律问题进行了澄清，对德国各地各级法院在相关案件中处理类似法律问题具有指导意义。

例如，关于标准必要专利权利人是否当然拥有市场支配地位的问题，曾经有德国法院在个别涉及标准必要专利的侵权案件中“推定“标准必要专利权利人当然拥有市场支配地位。^[10]但是2015年欧洲法院在华为诉中兴案的裁决中强调：“TFEU第102条语境之下的市场支配地位是一个客观概念，而对知识产权人是否拥有市场支配地位的判断必须基于个案案情判断。”^[11]因此，2015年后德国法院审理的涉及标准必要专利的专利侵权案件中已经放弃了关于“拥有标准必要专利就拥有市场支配地位”的推定，甚至在一些个案中认定了相关标准必要专利的权利人不拥有市场支配地位。^[12]此次德国联邦最高法院在对Sisvel诉海尔案的三审判决中再次否定了“推定说”，强调结合案情从分析不适用涉案专利的产品是否在市场上具有竞争力的角度来确定标准必要专利权利人是否拥有市场支配力。

又如，德国联邦最高法院在Sisvel诉海尔的三审判决中重申了欧洲法院华为诉中兴案裁决所确立的FRAND许可谈判义务，对谈判义务的若干细节如何分析与把握进行了阐释，特别是对标准必要专利权利人所负担的通知义务和标准实施者负担的清晰表达FRAND许可意愿的义务进行了详细的阐释。这不仅有利于德国各下级法院在具体案件中对相关当事人在FRAND许可谈判中是否切实履行了FRAND许可义务进行分析，也有利于引导和规范相关市场主体的FRAND许可谈判行为。

再有，德国联邦最高法院还在此判决中明确了FRAND许可中的“非歧视性许可”并不要求权利人在任何情况下提供给所有标准实施者完全一致的许可要约，但同时也要求权利人对前后许可不一致的许可作出说明。该规则在既坚持FRAND许可“非歧视性”的原则要求同时又赋予了FRAND许可谈判规则一定的商业灵活度，更符合商业谈判的现实需求。

（二）该判决仍然坚守德国法院在反垄断法基础上设置FRAND许可抗辩规则的框架设计

在德国联邦最高法院公布其对Sisvel诉海尔案的三审判决后，有部分评论文章认为该判决显示出德国法院在对涉及标准必要专利的专利侵权诉讼的审理上出现与英国法院有关审理规则趋同的趋势。^[13]这种观点的依据主要来自两点：第一，德国联邦最高法院在该案判决中引用了英国伦敦高等法院对Unwired Planet 诉华为一审判决中的部分文字来阐述其对标准实施者须负担清晰表达接受FRAND许可意愿义务的要求；第二，德国联邦最高法院在判决中关于“非歧视性许可”并不要求权利人在任何情况下提供给所有标准实施者完全一致的许可要约的观点与英国伦敦高等法院的观点一致。

但是这种观点其实言过其实了。首先，Unwired Planet诉华为案的三审尚在进行之中，英国最高法院是否支持该案一审和二审法院的观点尚未可知，故不能以英国伦敦高等法院和上诉法院的观点代表英国所有法院的观点。其次，即便仅就英国伦敦高等法院和上诉法院而言，目前两家法院在对标准必要专利侵权诉讼案件审理中最突出的特点是：

第一，坚持认为标准实施者只有接受标准必要专利权利人的全球专利组合许可才是符合FRAND原则的要求；

第二，创设了所谓的FRAND禁令，即允许标准必要专利权利人在标准必要专利侵权诉讼中请求法院裁定全球许可费率，并以被告是否接受法院裁定的全球费率为是否颁布永久禁令的前提，由此实现了在标准必要专利侵权诉讼的审理中跨司法辖区裁判FRAND许可条件。

但是综观德国联邦最高法院对Sisvel诉海尔案的三审判决，在以上两个关键问题上，其与英国伦敦高等法院和上诉法院的观点仍然大相径庭。首先，德国联邦最高法院虽然肯定了专利组合许可并不构成本身违法，但是也为进行专利组合许可设置了两个前提条件：不得强迫标准实施者接受非标准必要专利的许可和不得对选择接受区域化许可的标准实施者设置不利的许可计算方式。而且虽然德国联邦最高法院承认全球一揽子许可经常出现于标准必要专利许可谈判之中，也具有一定的效率，但并未将接受全球一揽子许可作为衡量标准实施者是否具有善意的标准，而是允许标准实施者就其为什么不接受全球许可进行解释。其次，更为重要的是，德国联邦最高法院坚持在反垄断法框架下而非合同法框架下理解FRAND承诺和FRAND许可抗辩规则。

在此次对Sisvel诉海尔案的三审判决中对有关永久禁令救济的分析仍然是坚持了“橙皮书案”和欧洲法院华为诉中兴案裁决的基本框架，着重就双方当事人在FRAND许可谈判中所负担谈判义务和行为表现进行分析和考察，并未将永久禁令的颁布与裁定全球费率联系起来。今年2月德国慕尼黑第一地区法院颁布的指南中特别强调了基于对契约自由和私法自治的尊重，法院下辖的两个法庭不会直接确定FRAND许可合同条款的具体内容。虽然这只是慕尼黑地区法院制定的指南，却代表了目前德国各级各地法院的普遍观点，加之此次德国联邦最高法院在Sisvel诉海尔案三审判决中也未对此观点进行否认，可以预见，短期内德国法院不会在此问题上作出类似于当前英国法院的选择，二者在诸如FRAND许可承诺性质、标准必要专利侵权诉讼中永久禁令颁布的条件、法院对标准必要专利侵权诉讼的司法管辖权和裁判范围等关键问题上所持的观点仍有本质差别。

（三）该判决未正面回应法院是否必须对许可要约内容进行实质性审查的问题

就Sisvel诉海尔案而言，最引人关注的问题是一审和二审判决中的分歧之一：标准实施者提供反要约的义务是否以标准必要专利权利人已经给出了符合FRAND的要约为前提？或者说受理标准必要专利侵权案件的法院是否必须对FRAND许可谈判中的要约和反要约内容进行实质性分析？如果是必须，法院应该如何进行实质性分析？

对这个问题德国各级各地法院已在多个案件中进行了反复讨论，到目前为止仍然存在争议。除了Sisvel诉海尔案之外，在DVD专利池标准专利侵权案^[14]中，一审法院和二审法院也是在这个问题上出现了意见分歧。该案中原告为某大型电子集团，是某DVD专利池的发起人之一。从2012年10月开始，该专利池对外许可DVD软件技术，原告曾作出过就DVD专利池中的标准专利进行FRAND许可的声明。被告为某集团公司德国子公司。2013年，原告向被告母公司提供DVD软件专利许可方案，但未说服被告参与谈判。2014年10月6日，被告向原告表示愿意接受德国专利许可组合，且由法院/仲裁确定许可费。2014年11月28日原告拒绝被告的提议，原告提议由被告母公司作为被许可人，且对专利池全部专利在专利覆盖的所有国家范围内进行许可。2015年3月13日和2015年4月13日原告向被告发出全球许可协议草案，提供费率计算依据说明，并就池中两件专利提供对照表。2015年5月5日，被告母公司要求被告提供全部专利对照表，并进一步说明许可费计算依据。2015年7月，原告进一步提供5个池中专利的权利要求对照表，并表示只要对方愿意进行技术谈判，则将提供进一步的技术信息，但双方仍未能进入技术谈判。2015年11月20日，原告起诉被告专利侵权。

对该案进行一审的曼海姆地区法院未对该案中原告发出的要约是否符合FRAND进行详细的审查，而是认为只需要进行概括的分析，审视其是否具有明显不符合FRAND的条款即可。由于该案中，被告除了表示愿意接受德国专利组合许可并由第三方裁判许可费之外，并未表示是否接受原告的要约，也未提出反要约，而且强迫原告提供所有标准必要专利的权利要求对照表。据此，一审曼海姆地区法院认为被告不属于善意的被许可人，从而颁发永久禁令。对此，被告不服，提起上诉。受理该案二审的卡尔斯鲁尔地区高等法院则认为必须对要约进行全面深入的审视慎重考察，以确定其是否符合FRAND，从而发回重审，并撤销永久禁令。

类似的案例还有Pioneer诉Acer案。该案的二审法院卡尔斯鲁尔地区高等法院认为“标准必要专利权利人的要约必须完全符合FRAND原则，优惠甚至高于FRAND许可门槛都是不符合欧洲法院在华为诉中兴案中裁判的要求。有权颁布禁令的法院必须最终评估FRAND原则与标准必要专利权利人要约的一致性，仅仅是简要的评估是不够的。”^[15]

有趣的是，尽管德国各高等法院一再坚持法院必须对权利人发出要约是否符合FRAND许可原则作出详细的计算和分析，但是该要求却受到了来自德国地区法院的抵制。例如在2016年曼海姆地区法院在其审理的NTT Do CoMo诉HTC案中仍然认为：“即使标准必要专利持有人的要约略高于FRAND原则的门槛，也是符合欧洲法院要求的……如果标准必要专利权利人向实施者提供的要约的条件，在经济上远不如向其他被许可人提供的条件且没有客观理由，则不再认为其符合FRAND许可要求……法院只需要在简要评估的基础上，决定标准必要专利持有人是否违反了FRAND原则”。^[16]同样的，在2016年11月曼海姆地区法院审理的另一件Philips v Archos案^[17]中，该法院仍然坚持认为“有权采取禁令的法院只需要在简要评估的基础上，决定标准必要专利持有人是否违反了FRAND原则。”

鉴于德国各级各地法院在上述判决中的分歧意见，在德国联邦最高法院对Sisvel诉海尔案进行三审时，各界都非常期待德国联邦最高法院能够对此问题进行回应，消除德国各级各地法院的上述分歧意见。非常遗憾的是，德国联邦最高法院在Sisvel诉海尔案的三审判决中未对上述问题给予正面回答。但是从该判决中还是能够分析出德国联邦最高法院的一些倾向性观点。

第一，并非所有案件中法院都有必要分析标准必要专利权利人发出的许可要约内容是否符合FRAND。德国联邦最高法院在Sisvel诉海尔案三审中采取了“逐步”（step by step）分析思路，因为该案被告未能履行清晰表达接受FRAND许可的意愿以及其为接受FRAND许可设置了一系列前提条件，已经能够证明被告非善意的被许可人，故而德国联邦最高法院没有进一步就原告发出的要约内容进行实质性的审查。由此似乎可以推导出：如果在对涉及标准必要专利的侵权诉讼中，法院已经能够从双方谈判的行为表现或者从对要约与反要约的形式审查上（包括及时性和内容的完备性）就对双方当事人的过错进行判断，查清谈判破裂的原因，就没有必要再进一步对许可要约和反要约的内容进行进一步的审查。

第二，FRAND许可抗辩作为一种专利侵权救济的抗辩规则，关于标准必要专利权利人的要约是否不符合FRAND原则的首要证明责任应由标准实施者负担。在对Sisvel诉海尔的三审判决书中，德国联邦最高法院写道：“尽管总体上应由标准实施者来证明标准必要专利权利人提供的许可要约条件不符合公平、合理或者非歧视的要求，但标准必要专利权利人应向善意的被许可人就其许可条件提供必要的解释。”从这句话前半句的表述可以看出，德国联邦最高法院并不要求标准必要专利权利人“自证”其要约符合FRAND原则，而只是需要就要约中的许可条件向标准实施者进行说明，而如果标准实施者提出FRAND许可抗辩，主张权利人发出的要约不符合FRAND原则，则应该由标准实施者负担主要的举证义务。

当然，限于Sisvel诉海尔案所涉及的案件事实，德国联邦最高法院未能就诸如标准实施者履行提供反要约和担保义务的前提是否是标准必要专利权利人提供的要约在内容上已经符合FRAND原则要求，法院对FRAND许可谈判中的要约和反要约是必须进行详细计算还是可以简要评估其是否“明显不合理”等问题予以澄清，因此围绕这些问题的争议仍然会在德国各级各地法院受理的案件中存在。

另外，在Sisvel诉海尔案的二审中，杜塞尔多夫高等法院主张FRAND许可抗辩成立则原告不得要求获取被告有关成本和利润的财务信息，但德国联邦最高法院未对FRAND许可抗辩是否会限制标准必要专利权利人获取财务信息请求的问题予以回答。

综上所述，德国联邦最高法院对Sisvel诉海尔案的三审判决是其在欧洲法院华为诉中兴案件裁决后作出的第一个关于标准必要专利侵权诉讼的判决，其中对诸如标准必要专利权利人负担的通知义务、标准实施者负担的清晰表达接受FRAND许可意愿的义务、专利组合许可是否违反反垄断法、“非歧视性”许可的含义与要求等问题进行了澄清，对德国各级各地法院审理相关案件具有指导意义。但限于该案件的案件事实，仍有若干关于FRAND许可抗辩规则的争议性问题未能得到解答。

目前，另一个标准必要专利侵权系列案件——飞利浦诉Wiko案^[18]，已经进入三审程序，也许德国联邦最高法院会在对该案的三审判决对其他有关FRAND许可抗辩规则的争议性问题给出进一步的解答。

注释：

[1]一件涉案专利的专利号为：EP 0 852 885，该专利有效期到2016年9月25日，曾被海尔和中兴提起过无效程序，一审认定部分有效，2020年3月10日二审确认该专利部分有效（案号为X ZR 44/18）。另一件涉案专利的专利号为EP 1 264 504，该专利有效期到2021年2月22日，也曾被海尔和中兴提起过无效程序，一审认定无效，但2020年4月28日二审确认该专利有效（案号为：X ZR 35/18）。

[2]See Dusseldorf Regional Court, decision of 3 November 2015 – 4a O 93/14；and Dusseldorf Regional Court, decision of 3 November 2015 – 4a O 144/14.

[3]See German Federal Supreme Court， 6 May 2009， KZR 39/06- “Orange-Book-Standard”. 

[4]See Dusseldorf Higher Regional Court, decision of 13 January 2016 – I-15 U 65/15; and Dusseldorf Higher Regional Court, decision of 13 January 2016 – I-15 U 66/15. 

[5]See Dusseldorf Higher Regional Court, decision of 03 March 2017 – I-15 U 66/15. 

[6]从理论上讲，关于被控侵权产品如果不实施涉案专利是否能与市场上同类产品进行竞争的分析可以包括两个层面：第一，分析如果被控侵权产品不实施涉案专利，其是否还可以选择适用其他可替代技术实现同样的功能，并与同类产品进行竞争；第二，如果没有其他可替代技术，则可以分析不具有该功能的被控侵权产品是否还能与市场上具有该功能的同类产品进行竞争。

[7]德国联邦最高法院在此判决中没有回答在进行专利池许可时，在有关专利池的全部专利清单和涉及的相关标准文本信息已经在相关专利池运营组织的网站上进行公开的情况下，有关专利权人是否还负有此向标准实施者发出侵权通知的义务。因此这个问题仍然可能成为有关案件中双方当事人的争议焦点。

[8]根据德国各级法院的以往判例，一般认为标准必要专利权利人发出的侵权通知只要包含有关专利信息（在进行专利组合许可时则包含部分专利信息）、可能侵权的产品信息和所涉及的相关标准信息就足以满足该通知义务，并不要求标准必要专利权利人进一步就技术细节或侵权可能性进行阐释（例如提供权利要求对照表）。See LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015, 2 O 106/14.and LG Mannheim, Case No. 7 O 19/16.

[9]See Unwired Planet International Ltd. V. Huawei Technologies Co. Ltd, Royal Courts of JHP, Case No:HP-2014-0000005,04/05/2017. 

[10]See Case No. COMP/M.6381- Google/Motorola Mobility - Merger procedure，EUR-Lex，at 54 (Dec. 17，2008). 

[11]See Huawei v. ZTE，CJEU，16 July 2015，Case C-170/13. 

[12]See France Brevets v. HTC, LG，Case No.4b O 140/13 and LG Düsseldorf，28.06.2018，Case No.4a O 23/17. 

[13]参见Richard Vary, “Federal Supreme Court's decision in Sisvel v Haier moves Germany closer to the UK”, https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/federal-supreme-court's-decision-in-sisvel-v-haier-moves-germany-closer-to-the-uk. 最后访问时间2020-07-13.  

[14]See OLG Karisruhe, Beschluss Vom 31.05.2016-6U55/16.

[15]See Pioneer v. Acer, OLG Karlsruhe, 31 May 2016, Case No 6 U55/16. 

[16]See NTT DoCoMo v HTC，LG Mannheim，29 January2016，Case No. 7 O 66/15. 

[17]See Philips v Archos，LG Mannheim，17 November 2016，Case No. 7 O 19/16. 

[18]See Philips v Wiko，LG Mannheim, 25.Novermber.2016 ，Case No.7 O 44/16. And see Philips v Wiko， OLG Karlsruhe，30 October 2019，Case No. 6 U 183/16. 2015年7月28日，飞利浦向法国手机厂商Wiko发出侵权通知，侵权通知中提供了部分飞利浦所持有的UMTS和LTE标准必要专利在Wiko手机中的使用情况以及许可要约。2015年10月19日，飞利浦在曼海姆地方法院用其中一件标准必要专利（涉案专利号为EP1815647）起诉Wiko侵犯专利权并请求永久禁令。2015年10月21日飞利浦才收到Wiko关于愿意进行FRAND许可谈判的回复。一审德国曼海姆地方法院认定侵权成立，并认为被告向原告表达接受FRAND许可谈判的意愿过迟，故颁发永久禁令，要求被告提供其财务信息、销毁和召回侵权产品并赔偿损失。被告不服提起上诉，并在二审中要求原告提供其与第三方签订的所有相关许可协议。2019年10月30日，德国卡尔斯鲁尔地区高等法院作出二审判决，认为即使在起诉后也应该允许标准实施人弥补其前期谈判中的过失继续推进谈判；而标准必要专利权利人在FRAND谈判中负有提供谈判所必需的信息的义务。该案中原告与第三方签订的许可协议中至少有一项一次性许可协议提供的许可条件与原告向被告发出的许可要约不符，而飞利浦未对此提供任何解释说明，故二审法院虽未支持被告请求飞利浦披露全部与第三方许可协议的反诉请求，但判决飞利浦未充分履行FRAND许可谈判义务，对一审判决中的永久禁令和召回及销毁侵权产品的判决进行了改判。目前该案件正由德国联邦最高法院进行三审。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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