汉坤知苑 | “反向行为保全”——制止“商标流氓”的新途径
实际上，“反向行为保全”不但适用于“商标流氓”，也同样适用于打击“版权流氓”和“专利流氓”，是避免被“知识产权流氓”绑架和勒索的行之有效的手段。
一、引言
“通知-删除”规则是一项旨在平衡知识产权权利人、网络平台和广大网络用户利益的制度。然而现实中，该制度却被不少“商标流氓”所利用。类似于“专利流氓”（Patent Troll），“商标流氓”指一些商标“权利人”，他们即不具有使用商标的意愿，亦不使用商标或积累商誉，却以商标侵权投诉、乃至诉讼为业，通过商标侵权纠纷威胁他人、进行敲诈勒索。具体地，他们会抢注或购买他人在先使用的商标，然后在特定的商业时机（例如节假日，双十一、圣诞节、春节等）发起持续的、不间断的恶意侵权通知，通过妨碍被投诉人在相关平台的经营，迫使被投诉人高价购买其商标或向其支付高额的商标许可使用费等，由此牟利。鉴于此前已有大量的公众号对这一现象进行讨论，本文不再赘述。
实践中，为制止该等恶意投诉行为，衍生了“反向行为保全”的诉讼策略——一般的行为保全为“权利人”申请法院颁布禁令，制止他人的侵权行为[1]，而“反向行为保全”则是被投诉人（被控侵权人）申请法院颁布禁令，反过来制止所谓的“权利人”的投诉行为。
二、被投诉人主动出击：在诉讼中申请行为禁令
1. 被投诉人可在确认不侵权之诉或侵权之诉中申请行为禁令
首先，申请行为保全需要具有事实基础和法律依据，也即需有诉讼依托。根据恶意投诉的事实，被投诉人可以选择确认不侵权之诉或侵权之诉。此处的“侵权之诉”不但包括商标侵权纠纷诉讼，也包括不正当竞争纠纷诉讼。
如果投诉人具有一定权利基础，例如本文引言部分提及的抢注或受让商标后恶意投诉进行牟利的情形，被投诉人可考虑选择主动提起确认不侵权之诉，通过法院的司法认定摆脱恶意投诉的侵扰，恢复正常经营秩序。特别地，由于确认不侵权之诉针对的对象，是处于不确定状态的法律关系，符合一般确认之诉的基本法理，属于确认之诉。申请人基于确认之诉提出要求被申请人停止恶意投诉的保全申请，属于制止型行为保全，即保护诉讼请求所覆盖权利以外的其他合法权益避免遭受损害。制止型行为保全的适用范围并不限于案件本身的法律关系，如果对当事人或利害关系人的合法权益确有保护的必要，制止型行为保全均有适用的空间。
需要特别注意的是，在司法实务中，专利类确认不侵权案件的受理存在催告的要求。根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条的规定：“被投诉人须先对投诉人进行书面催告，在投诉人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，投诉人不撤回警告也不提起诉讼，被投诉人方可提起确认不侵权之诉。”
但除专利以外的案件，诸如商标及著作权确认不侵权纠纷案件，却并无此规定。对于是否需要履行催告程序，理论和司法实践中存在一定争议。有法院认为，在确认不侵害商标权之诉中，不宜机械参照或适用前述专利法司法解释的规定，如有证据证明权利人怠于行使权利而使被投诉人处于被控侵权的不安状态，则案件受理条件可以不限于前述司法解释规定的催告“权利人”的时间和程序。例如广东省高级人民法院在（2016）粤民终240号案中指出：“大健康公司仍然明显处于王老吉公司侵权警告的不安之中。在此种情形下，如果机械地参照前述司法解释的书面催告程序和期限来设定受理条件，从而驳回大健康公司起诉，然后再由大健康公司提起确认不侵害商标权之诉，这在事实上只是徒增了无意义的司法程序空转。”不过，司法实践中也存在法院参照专利侵权纠纷的司法解释，要求商标类、著作权类案件被投诉人履行催告程序的情况。例如北京市海淀区人民法院在（2016）京0108民初14828号案中指出：“按照最高人民法院的相关司法政策，对于确认不侵犯专利权以外的其他各类确认不侵犯知识产权纠纷，也应参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定的受理要件处理。”
2. 被投诉人可尝试以其住所地或实际经营地作为管辖连接点
确认不侵权案件本质上属于侵权纠纷案件，因此应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第28条[2]之规定侵权纠纷确定管辖。
但确认不侵权案件的特殊性在于，作为原告的被投诉人是被控侵权行为的实施者，相应地，其住所地或实际经营地通常也是被控侵权行为的实施地或结果发生地，特别是在通过信息网络实施侵权行为的情形下。因此，被投诉人可以尝试据此在其住所地或实际经营地人民法院管辖来建立有利的管辖连接点。
实践中不乏类似的案例。例如，在卡斯特酒庄确认不侵权纠纷[3]中，最高人民法院认为，“根据《民事诉讼法》的规定，因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。原告住所地在山东省烟台市经济技术开发区，其在此从事被告认为地侵害其注册商标权的经营活动，故山东省烟台市中级人民法院对本案具有管辖权。”又如在“魅KTV案”[4]中，重庆自由贸易试验区人民法院援引了前述司法解释并且认定，“本案中，被告系在各网络平台进行投诉……由于各投诉平台内有包括“魅KTV”（九街店）的网络店铺名称及相关宣传信息，而“魅KTV”（九街店）系由原告重庆爱魅公司经营，因此可以认定重庆爱魅公司的住所地为侵权结果发生地……因此，本院对本案具有管辖权”。
三、反向行为保全的申请要件
如前文所述，反向行为保全与一般行为保全的区别主要在于申请主体不同，但都同样适用行为保全的规定。参照《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》第7条[5]的规定，申请“反向行为保全”，至少应符合下列要素：
1. 保全申请具有事实基础和法律依据
人民法院在对保全申请进行审查过程中，对于判断是否具有事实基础和法律依据，更多地会基于申请人与被申请人的诉讼中是否具有胜诉的可能性进行分析和判断，进而与最终的案件实体结果保持一致。这也对申请行为保全的一方当事人在案件实体本身上提出了很高的诉讼要求。通常情况下，司法机关在行为保全申请的审查过程中会从被申请人的注册商标与申请人使用的标识是否构成近似、是否属于相同或类似商品及服务、以及申请人的标识使用行为是否会造成相关公众混淆等方面，对实体情况进行全面了解并加以判断。申请人的使用行为不构成侵权或者侵犯被申请人注册商标的可能性较小，是司法机关考量是否决定行为保全的重要实体因素。
2. 不采取行为保全措施可能会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害
在反向行为保全中，具有难以弥补的损害，主要是指损失额度无法精确计算，或者即便可以计算，被申请人也难以赔偿，申请人亦无法通过判决执行或另案起诉保障自身合法权益。在当前的市场竞争日趋激烈的环境下，市场竞争实质上是市场份额的竞争和经营机会的争夺，因此，反向行为保全的出发点应当是及时制止所谓的不当投诉行为，防止申请人的损失进一步扩大，主要考虑链接不能及时恢复、被诉侵权内容下架、相关市场声誉降低及市场机会丧失给申请人造成的不可逆损害。同时，在判断是否属于“难以弥补的损失”的过程中，“胜诉可能性”并不能当然可以反推“难以弥补的损害”，亦不能认为金钱可以弥补所有损害或所有财产性损害。
3. 采取行为保全措施对被申请人造成的损害低于不采取行为保全措施对申请人造成的损害，且不会损害公共利益
对此，行为保全的申请人可以强调：反向行为保全对被申请人的影响主要是不能再通过投诉的方式进行“维权”，但并不影响其通过诉讼方式要求行为保全申请人停止“侵权行为”。相反，不采取反向行为保全措施，行为保全申请人将可能因错过重要商业交易时期、丧失市场机会遭受难以弥补的损害，因此采取行为保全措施对被申请人造成的损害应低于不采取行为保全措施对申请人造成的损害。同时，诉讼案件所涉及的行为保全一般应仅限于当事人之间的经济利益，不会对公众健康、环保以及其它重大社会利益造成任何直接或间接的损害或负面影响。
4. 申请人提供相应担保
行为保全是一种临时性的救济措施，并且具有不可逆转性，因此，申请行为保全应当提供担保。一方面，如果申请行为保全不需提供担保，可能会导致当事人滥用行为保全；另一方面，一旦法院作出准予行为保全的裁定，在审理过程中或审理过程后，发现申请人申请行为保全存在错误，申请人还需赔偿被申请人因行为保全措施所遭受的损失。聚焦到本文所关注的反向行为保全，既可能存在权利人滥用权利对被投诉人造成实质影响，需要通过行为保全对此种失衡状态进行调整和控制的紧迫性，同时也不排除存在被投诉人滥用诉讼权利，阻碍对权利人正常维权，增加权利人维权成本的可能性。因此，被投诉人提起行为保全的，应当根据《民事诉讼法》第100条[6]、《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》第11条[7]的规定，基于被申请人可能因执行行为保全措施所遭受的损失向人民法院提供相应的担保。
四、结语
注释（上下滑动查看）：
[1] 例如，《最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》第六十五条：商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。
[2] 《中华人民共和国民事诉讼法》第28条：因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。
[3] 参见（2011）民申字第943号民事裁定书。
[4] 参见（2019）渝0192民初16080号《民事裁定书》。
[5] 《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》第7条 人民法院审查行为保全申请，应当综合考量下列因素：（一）申请人的请求是否具有事实基础和法律依据，包括请求保护的知识产权效力是否稳定；（二）不采取行为保全措施是否会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害或者造成案件裁决难以执行等损害；（三）不采取行为保全措施对申请人造成的损害是否超过采取行为保全措施对被申请人造成的损害；（四）采取行为保全措施是否损害社会公共利益；（五）其他应当考量的因素。
[6] 《民事诉讼法》第100条 …人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。…
[7] 《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》第11条 申请人申请行为保全的，应当依法提供担保。
申请人提供的担保数额，应当相当于被申请人可能因执行行为保全措施所遭受的损失，包括责令停止侵权行为所涉产品的销售收益、保管费用等合理损失。
在执行行为保全措施过程中，被申请人可能因此遭受的损失超过申请人担保数额的，人民法院可以责令申请人追加相应的担保。申请人拒不追加的，可以裁定解除或者部分解除保全措施。
联系作者
李轶萌：yimeng.li@hankunlaw.com
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