贸促专商 | “以不正当手段抢注他人有一定影响商标”条款的司法适用
笔者结合法院的规定和近年的司法判例，针对无效宣告请求案件中有关“第三十二条后半段规定”认定进行分析，以期对读者有所参考。
《商标法》第三十二条后半段规定：申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条规定是基于诚实信用原则，对已经使用并有一定影响商标予以保护，制止以不正当手段抢注行为，弥补严格实行注册原则可能造成不公平后果的不足。
实践判例中认定诉争商标违反上述规定，应当具备如下要件：1、他人未注册商标在诉争商标申请日之前已经在中国大陆地区使用并具有一定影响；2、诉争商标与他人未注册商标相同或近似；3、诉争商标核定使用的商品或服务与他人未注册商标所使用的商品或服务相同或类似；4、诉争商标申请人采用了不正当手段。《商标审查及审理标准》中也有类似的规定。[1]
案件关键点一般在于如何认定在先商标是否“已经使用并有一定影响”，以及诉争商标申请人是否“采用了不正当手段”。笔者结合法院的规定和近年的司法判例，针对无效宣告请求案件中有关“第三十二条后半段规定”认定进行分析，以期对读者有所参考。
一、“已经使用”的判断
关于“已经使用”的判断，北京市高级人民法院 2019 年 4 月 24 日发布的《商标授权确权行政案件审理指南》第16.24条规定：
当事人通过商业宣传和生产经营活动，能够使其主张的“未注册商标”发挥识别商品来源的作用属于商标法第三十二条规定的“已经使用”。
一般在相关公众已将该“未注册商标”与当事人产生联系的情况下，只要该行为不违背当事人主观意愿的，可以认定构成“已经使用”的情形。
在第10965039号“O-LENS”商标的无效宣告请求案件中，当事人提交了经公证的百度网站、新浪微博关键词搜索结果，优酷网广告宣传视频、新浪微博宣传资料、豆瓣网及小红书APP中的代购资料等证据。对此，北京市高级人民法院（以下称北京高院）认为上述证据足以证明视觉之星公司主张的未注册商标发挥识别商品来源的作用，能够使相关公众对该商标所标示的商品来源形成稳定认知，可以认定构成“已经使用”。[2]
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案号：(2019)京行终4892号
在第12579914号“众和祺及图”商标无效宣告请求案件中，迈达科公司将涉案美术作品作为商标标志在境外注册，并使用在该公司软件产品界面上，国内网站亦对其软件产品进行了介绍和报道，且网页上显示有该商标标志。北京高院据此认为迈达科公司的图形商标进行了商标法意义上的使用。[3]
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案号：(2019)京行终5208号
如果使用目的不是用于识别商品或者服务来源，则不能认定进行了在先使用。比如在第17958912号“黄金蛹”商标无效宣告请求案件中，北京知识产权法院认为山东亚圣公司所提交部分证据材料上虽有“黄金蛹”出现，但依据其显示位置、与其他文字或图形要素的关系分析，其系作为广告宣传用语使用，并非作为商标使用。[4]北京高院同样也认为结合“黄金蛹”所在位置以及与其他文字或图形要素综合比对，难以认定系为商标性使用。[5]
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案号：(2020)京73行初533号
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案号：(2021)京行终1135号
二、“有一定影响”的判断
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(2020年修正)第二十三条第二款规定：在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，可以认定为有一定影响。例如在第5662026号“奔富”商标无效宣告请求案件中，北京高院认为大量的报刊杂志以及销售记录等证据能够证明南社布兰兹有限公司的“奔富”品牌葡萄酒在中国市场已具有一定影响。[6]
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案号：(2019)京行终7831号
除传统线下销售、广告宣传使用以外，笔者在此就网络使用证据、域外使用证据、自制证据以及诉争商标申请日之后的证据举例分析如下：
1、网络使用证据的认定。
网络销售平台上销售、粉丝数量、微博转发评论等情况可以作为证据证明“有一定影响”。在第18291522号“手账之家”商标无效宣告请求案件中，北京高院认为张钟一提交的“手帐之家”商标在其淘宝店铺的使用证据、淘宝店铺的销售订单数量及店铺粉丝数量等证据，可以证明在诉争商标申请注册日前，在先使用了“手帐之家”商标并具有一定影响力。[7]
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案号：(2021)京行终2299号
在第12730268号“唐风卷”商标无效宣告请求案件中，北京高院认为结合该微博用户粉丝数及相关博文转发评论情况，可以认定诉争商标申请日前唐风卷餐饮店对“唐风卷”进行了持续宣传并积累了一定知名度。[8]
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案号：(2021)京行终1556号
2、域外使用证据的认定。
对于未注册商标的保护，原则上应当以在我国法域内使用为基础。但当事人提交的域外证据材料，能够证明该商标为中国相关公众所知晓的，应当予以采信。[9]例如在第7909575号“TORCH”商标无效宣告请求案件中，北京高院认为境外销售证据虽不能直接证明“TORCH”标志的国内使用情况，但在国际往来频繁网络互联的环境下，相关公众可通过国内媒体报道等多种途径知晓“TORCH”标志，特别是对于同行业经营者来说更应知晓。[10]最高人民法院对此也是予以认可的。[11]
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案号：（2019）京行终3007号
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案号：(2020)最高法行申1176号
3、自制证据、诉争商标申请日之后的证据的认定。
仅提供自制证据、或者诉争商标申请日之后的证据，则不足以认定构成“有一定影响”。例如在第17834656号“璀璨盛礼”商标无效宣告请求案件中，北京高院认为当事人提交的微信截图、QQ空间截图均为自制证据，外观设计专利证书显示的申请及授权公告的时间晚于诉争商标申请日，在无其他证据加以佐证，因此认为不构成“有一定影响”。[12]
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案号：(2021)京行终383号
三、“采用了不正当手段”的判断
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(2020年修正)第二十三条第一款规定：在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。
认定诉争商标申请人是否明知或者应知他人的未注册商标时，需要综合考虑，笔者现列举以下几种因素。
1、诉争商标申请人与在先商标使用人存在关系、共处相同地域。
在第19803066号“FBIC”商标无效宣告请求案件中，北京高院认为上海泽恩公司与上海辛巴公司所处行业相近，同处上海市，上海泽恩公司的关联公司与上海辛巴公司亦有合作关系，上海泽恩公司在诉争商标申请日前理应知晓上海辛巴公司在先使用的“FBIF”商标。[13]
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案号：(2021)京行终3160号
2、诉争商标申请人与在先商标使用人属于同业经营者。
在第9913982号“BioBall及图”商标无效宣告请求案件中，北京高院认为在彼特弗公司“BioBall”商标使用在“医用或兽医用微生物培养基”等商品上有一定影响的情况下，微球生物公司作为同行业的从业者对此理应知晓，在注册商标时亦应负有较高的注意义务，微球生物公司在相类似的商品上申请注册近似的诉争商标，其行为难谓正当。[14]
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案号：(2020)京行终4273号
3、在先使用商标具有较强显著性，诉争商标与其高度近似。
在第14353130号“MOM&ME”商标无效宣告请求案件中，北京高院认为综合考虑“mum&me”商标的独创性、显著性及其在中国服装市场的影响，百优公司对“mum&me”商标的使用情况及其影响理应知晓，其非但未尽合理避让义务，反而在相同或类似商品上申请注册诉争商标，可见其主观意图难谓正当。[15]
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案号：(2021)京行终1402号
4、诉争商标申请人具有一贯抄袭摹仿他人商标的恶意。
在第19037953号“肘子酥及图”商标无效宣告请求案件中，北京高院认为李永系在天津地区从事餐饮行业的个体工商户，且名下申请注册了多件含有“肘子酥”、“津门”文字的商标，可以推定其应当知晓天津宏福公司“肘子酥”商标，故其申请注册诉争商标的行为难谓正当。[16]
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案号：(2020)京行终7011号
如果诉争商标的申请人能够证明没有利用在先使用商标商誉的，则不认定为“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的行为。在第12062748号“毛公酒”商标无效宣告请求案件中，北京高院认为，湖南毛公酒业公司基于历史延续和知识产权的受让，已经承继了湖南毛公酒厂“毛公酒”的相关商誉，且亦对“毛公酒”进行了持续的使用。鉴于此，可以认定其在公司成立后申请注册诉争商标，并未有利用韶山市毛公酒厂在先使用商标商誉的恶意。[17]
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案号：(2021)京行终858号
四、结 语
综上，《商标法》第三十二条后半段是对“未注册商标”保护的条款。未注册商标的“在先使用”要求必须进行商标法意义上的使用，能够使相关公众将其作为识别商品或者服务来源的标志，才能认定进行了在先使用。认定“有一定影响”需从在先商标持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等方面考虑。网络使用证据、能够证明该商标为中国相关公众所知晓的域外使用证据应当予以采信。认定“采用了不正当手段”可以从双方是否存在关系、是否共处相同地域、是否属于同业经营者、在先使用商标是否具有较强显著性、诉争商标申请人是否具有一贯抄袭摹仿他人商标的恶意等方面综合考虑。
总之，“已经使用并有一定影响”与“采用了不正当手段”是适用《商标法》第三十二条后半段必须同时满足的两个要件，缺一不可。在先使用商标具有一定影响的事实可以作为认定“采用了不正当手段”考虑因素之一。反之，在诉争商标申请人主观恶意明显的情况下，可以适当降低对“一定影响”的举证要求。在实践中，应当结合具体的案情给予个案认定。
联系作者：
王川 wangch@ccpit-patent.com.cn
注释：
[1] 参见《商标审查及审理标准》，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局 商标评审委员会，2016年12月。
[2] 参见北京市高级人民法院(2019)京行终4892号行政判决书。
[3] 参见北京市高级人民法院(2019)京行终5208号行政判决书。
[4] 参见北京知识产权法院(2020)京73行初533号行政判决书。
[5] 参见北京市高级人民法院(2021)京行终1135号行政判决书。
[6] 参见北京市高级人民法院(2019)京行终7831号行政判决书。
[7] 参见北京市高级人民法院(2021)京行终2299号行政判决书。
[8] 参见北京市高级人民法院(2021)京行终1556号行政判决书。
[9] 参见《商标审查及审理标准》，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局 商标评审委员会，2016年12月。
[10] 参见北京市高级人民法院（2019）京行终3007号行政判决书。
[11] 参见最高人民法院(2020)最高法行申1176号再审行政裁定书。
[12] 参见北京市高级人民法院(2021)京行终383号行政判决书。
[13] 参见北京市高级人民法院(2021)京行终3160号行政判决书。
[14] 参见北京市高级人民法院(2020)京行终4273号行政判决书。
[15] 参见北京市高级人民法院(2021)京行终1402号行政判决书。
[16] 参见北京市高级人民法院(2020)京行终7011号行政判决书。
[17] 参见北京市高级人民法院(2021)京行终858号行政判决书。
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