金杜知卓 | 注册商标如何突破“按需认定”限制进行“同类认驰”？
驰名商标的认定需遵循按需认定的原则，但按需认定并不排斥“同类认驰”。
问题提出
驰名商标制度是商标法的一项重要制度，与一般商标的普通保护相比，驰名商标在保护力度上所体现的是一种强保护，具体表现为：可以跨商品或服务类别进行保护（区别于一般商标保护限于相同或类似商品）、延长保护（在商标授权确权案件中，因恶意申请商标侵害驰名商标权利时，对争议商标提起无效宣告申请不受五年时间限制）以及在被侵权时可获得高额度的赔偿等方面。相应地，在司法实践中，对商标是否驰名的审查标准也比较严格，在体现商标知名度的证据方面提出了更高的要求，包括推广宣传的时间、范围、市场占有率、受保护的纪录以及其他能够体现商标知名程度的证据等，都有别于一般商标。商标被认定为驰名商标，按照商标法的规定，只是一个事实状态的认定，并不是一个荣誉或称号，也不得用于市场宣传或推广。但由于该事实系经过司法程序或行政程序确认，足以在一定程度上证明该商标的显著性较强或知名度很高，并可为企业带来商誉上的加持，提高企业的市场竞争优势。因而，在实践中，相当多的企业在其商标遭遇侵权纠纷时，都有主张商标驰名的内在动力和实际需求。
我国的驰名商标保护制度，在法律渊源上主要表现为以现行《商标法》第十三条为核心的一系列法律条款，以及最高人民法院的司法解释、行政主管机关的部门规章中的相关条款等共同组成的规范性文件的集合。
长期以来，我国法院在商标民事纠纷案件以及商标授权确权行政案件的审理过程中，所做出的大量涉及驰名商标的判决，法律依据实际上主要是现行《商标法》第十三条第三款，该款规定“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”该款规定主要体现的是对驰名商标进行跨类保护的原则。法律的规定及众多的司法判例，似乎传达出这样的信息，即已注册商标请求认驰的唯一适用场景，只能在不相同不类似的商品类别发挥作用。那么，在商标侵权案件以及商标授权确权类案件中，所涉商品或服务类别相同或者类似时，主张权利的一方要求确认其注册商标驰名时，能否获得法院支持呢？
对此，我国现行《商标法》第十三条第二款只是规定了“他人未在中国注册的驰名商标”在遭遇“复制、摹仿或者翻译”等情形时，可依据该款规定请求人民法院或商标授权确权行政机关的保护，其前提是主张权利的商标系未注册商标。现行《商标法》第十三条第二款、第三款之间就形成了一个空白地带，即已注册商标能否在相同或类似商品类别上主张驰名？对此，《商标法》本身并无明确规定。
我国现行《商标法》在驰名商标方面的法律规定均只规定了未注册驰名商标在相同类似商品上认驰以及注册商标不相同不类似商品上认驰的两分法原则[1]，一定程度上留出了注册商标同类认驰的空白，并且导致了在这一问题上的不同理解和持续争论。司法实践中，也鲜有当事人就同类认驰问题提起诉讼，即便有，也多被司法机关以有违按需认定原则为由予以驳回。
制度溯源
注册商标“同类认驰”究竟有无法律依据？笔者认为，要准确回答这个问题，还需要从源头上认真梳理驰名商标制度的历史渊源，以及我国的商标司法实践。
驰名商标用英文表述为“well-known mark”或“well-known trademark”，我国现行《商标法》第十三条表述为“为相关公众所熟知的商标”。
驰名商标最早出现于《保护工业产权巴黎公约》（简称《巴黎公约》）。1911年，在修改《巴黎公约》的华盛顿外交大会上，法国代表首次提出对驰名商标（well-known mark）进行特殊保护，即建议在原属国已经注册的商标只要在其他成员国首先进行使用，即使后来有人注册了这一商标，其也有权继续使用。但由于两个只保护注册商标的成员国的反对，法国的该提议未获通过。1925年的海牙外交大会上，荷兰和保护工业产权联合国际局再次提出驰名商标保护的建议，在公约中增补了专门保护驰名商标的第6条之二，要求成员国对未在该国注册的驰名商标在相同或类似商品上提供保护。驰名商标制度正式以国际公约相关条款的形式得以确立，并且迅速被世界大多数国家所接受，包括一些非《巴黎公约》成员国。经过不断调整，最终形成了《巴黎公约》现行有效的第6条之二，其内容是：（1）如本国法律允许，应依职权或有关当事人的请求，对商标注册国或使用国主管机关认为在该国以已经属于有权享受本公约利益人所有，并且使用在相同或类似商品而驰名的商标，构成复制、仿制或翻译，可能产生混淆的商标，拒绝或撤销注册，并禁止使用。在商标的主要部分构成对驰名商标的复制或仿制，易于产生混淆时，也应适用这些规定。（2）在注册之日起至少五年内，应允许提出取消这些商标的要求。允许提出禁止使用的期限，可由本同盟各成员国规定。（3）对于以不诚实手段取得注册或使用的商标提出取消注册或禁止使用的要求，不应规定时间限制。
在《巴黎公约》的基础上，Trips协定对驰名商标的保护有了一些新的发展，主要体现在：Trips协定第16条第2款明确了《巴黎公约》第6条之二的规定应适用于服务商标，协定第16条第3款还首次将驰名商标的保护扩大到不相同不类似商品和服务上，但主张的驰名商标仅限于注册商标。
我国在1985年正式加入《巴黎公约》，此时虽已开始按照公约的规定进行驰名商标认定的探索[2]，但当时的《商标法》中尚未规定驰名商标制度。2001年，为适应加入世界贸易组织的需要，我国对《商标法》进行了修订，首次在2001年《商标法》中规定了驰名商标制度。
司法实践
驰名商标制度入法以后，相当多的企业甚至地方政府在追求驰名商标方面表现出狂热和不理性，从而导致驰名商标制度出现异化的现象。为了纠偏，司法机关在总结驰名商标审判实践的基础上，最终基本确立了驰名商标司法保护方面的被动认定、个案认定、按需认定的基本原则。
1、关于被动认定原则。最高人民法院在涉及驰名商标的认定方面曾指出：“要坚持被动认定和个案认定原则。认定驰名商标必须是原告已经就此提出明确的事实主张并作为其指控被告侵权的依据，法院不得依职权自行认定；所做出的认定也仅对本案的处理发生效力。”[3]因此，在审判实践中，人民法院都是根据当事人的请求认定驰名商标的，即只有在当事人明确提出驰名商标认定的事实主张时，法院才予以考虑认定。
2、关于个案认定原则。即在司法审判实践中对驰名商标的认定应是一种事实认定，必须结合具体的案件来认定，而不能脱离具体的案件进行一般性认定。
值得指出的是，尽管驰名商标的认定是一种事实认定，但其与民事诉讼中经人民法院发生法律效力的裁判确认的事实认定仍有所区别。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第9条第1款第4项规定“已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实”，对此类事实，主张一方无需举证，法院可直接予以认定。但涉及驰名商标的事实认定，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》[4]第22条第3款则规定：当事人对曾经被行政主管机关或人民法院认定的驰名商标请求保护，对方当事人对涉及商标驰名不持异议的，人民法院则不再审查；提出异议的，人民法院依照《商标法》第14条进行审查。可见，经司法裁判确认的商标驰名的事实认定，其在证据效力方面弱于司法裁判确认的其他事实的认定。
3、关于按需认定原则。按需认定有两层含义：一是人民法院对驰名商标的认定不得超出一定的案件类型范围。最高人民法院于2009年颁布的《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第1条规定：“在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实依据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名做出认定：（一）以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼；（二）以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；（三）符合本解释第六条规定的抗辩或者反诉的诉讼。”可见，超出上述规定的案件类型范围，尽管当事人提出相应的事实主张，人民法院也不应就商标驰名做出认定。二是对相关的商标权，只有在按照普通商标无法加以保护的情况下，人民法院才能根据当事人的主张，对商标是否驰名加以认定。前述司法解释第3条特意规定：“在下列民事纠纷案件中，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查：（一）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的；（二）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不能成立的。”从上述规定及分析可以看出，人民法院在认定驰名商标的过程中，在且仅在为案件审理所必需时才做出，如通过普通商标的相同或类似商品的标准即可给予当事人充分救济时，不得启用驰名商标的跨类保护。
法院在司法实践中所总结的关于驰名商标认定的三个原则，尤其是按需认定的原则，基本上主导了近些年来的驰名商标审判实践。由于按需认定原则的过滤功能，导致法官在面对“同类认驰”情形时，其直接的第一反应往往是普通商标足以提供相应的保护，无需启动驰名商标认定。虽不能说按需认定原则对驰名商标认定的司法实践起到了矫枉过正的作用，但有一点是肯定的，即导致法官在适用法律过程中，由于过分注重按需认定原则，而在一定程度上忽略了注册商标最基本的禁用功能其实恰恰是在相同或类似商品上才能体现出来，因其达到了驰名程度，反而将其最应发挥作用的领地拱手让出，这在逻辑上是不通的。
回过头来再看整个驰名商标的发展历程及其入法过程，不难看出，驰名商标制度之所以出现，其初衷是为了解决未注册驰名商标在其他法域的保护问题，在《巴黎公约》的文本里还主要是以相同或类似商品为其他保护范围，Trips协定延用了《巴黎公约》的基本精神，又将注册驰名商标的保护范围扩大到了不相同不类似的商品上，其精神是一以贯之的，即无论是注册驰名商标还是未注册驰名商标，其首要的、基本的领地还是相同或类似商品，跨类保护是基于驰名商标的市场知名程度、影响力范围及商誉延伸扩大到其他类别商品时，自然产生的防止混淆或误认的考虑。
近年来，随着对驰名商标制度本质的认识逐渐清晰和深刻，法院在“同类认驰”的态度上也变得更为理性和开放，在运用按需认定原则时也显得更加游刃有余。比如北京知识产权法院审理的耐克创新有限合伙公司与商标评审委员会、第三人泉州市洛江超盛鞋业有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷案[5]中，法院认为，诉争商标与引证商标均为纯图形商标，只是勾图形的方向不同，在构图、整体外观、视觉效果等方面均十分相近，鉴于引证商标在“服装、鞋、帽”商品上具有极高知名度，在诉争商标申请注册前达到了驰名的程度，诉争商标核定使用商品的相关公众应当知晓耐克公司勾图形商标的存在，在此情况下，若允许诉争商标注册使用，必将导致相关消费者对商品的来源产生混淆误认。且第三人洛江超盛鞋业公司申请注册诉争商标具有主观恶意，因此，耐克公司请求商标评审委员会宣告诉争商标无效不应受到五年的时间限制。故法院认定引证商标“勾图形”为驰名商标，最大程度的保护驰名商标权利人的合法权利。最终，北京知识产权法院认定耐克公司的“勾形图”商标为驰名商标，给予其在相同类似商品上的驰名保护。
（2015）京知行初字第4577号判决，长按识别查看全文
如果说耐克案中是因为超过法定的五年时间，申请人不得不主张驰名商标保护，从而对按需认定原则突破不是太明显的话，那么在更早的“安箕富强及图”商标争议行政案件[6]中，北京市高级人民法院的判理部分则较为明确地说明了在相同类似商品上给予驰名保护的理由，体现了较为明显的“举重以明轻”的法律适用和解释原则，较好地贯彻了驰名商标的立法宗旨和目的。在该案中，尽管提出争议的申请人安琪公司提出争议申请的时间尚未超过五年法定时间，北京市高级人民法院仍然认为：虽然争议商标与引证商标一、引证商标二核定使用的商品为相同或者类似商品，安琪公司主张其驰名的商标均为已注册商标，与修改后的《商标法》第13 条相关条款的具体表述并不完全对应，但是，《商标法》第13 条的相关规定旨在给予驰名商标较之于一般注册商标更强的保护，《商标法》第13 条第2 款已规定‘就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用’，在相同或者类似商品上，驰名商标亦应得到相应的保护。尤其是在涉及驰名商标的评审申请期限与涉及一般注册商标的评审申请期限并不相同的情况下，对涉及驰名商标的评审申请，更应当适用较长的评审申请期限，从而真正体现《商标法》对驰名商标加以特殊保护的立法本意。
（2011）高行终字第271号判决，长按识别查看全文
注册驰名商标的“同类认驰”除了在商标授权确权行政案件中得到运用，在商标民事侵权案件中也有体现。在“约翰·迪尔”商标权及不正当竞争一案[7]中，法院在认定被诉侵权商标“佳联迪尔”（注：注册商标）所核准使用的第4类工业用油等商品，与权利人所主张的 “约翰·迪尔”等注册商标所核准使用的第7类农业机械等商品及第12类拖拉机等商品已构成类似商品的前提下，认为迪尔公司、约翰迪尔中国公司的“JOHN DEERE”及“约翰·迪尔”商标在农业机械、拖拉机等商品上进行了大量的宣传推广且销售数量大，具有较高的市场声誉。在案证据足以证明第206346号“JOHNDEERE”、第7879578号“约翰·迪尔”商标在第7类农业机械等商品上，第206347号“JOHNDEERE”商标在第12类拖拉机等商品上于“佳联迪尔”商标申请注册之前已经达到驰名的程度。在认定“JOHNDEERE”、“约翰·迪尔”商标驰名的基础上，法院判定“佳联迪尔”商标的显著识别部分“迪尔”构成对驰名商标显著识别部分“DEERE”及“迪尔”的翻译和复制，考虑到驰名商标的知名度及显著性，从商标的整体构成来看，“佳联迪尔”已经构成对“JOHN DEERE”及“约翰·迪尔”驰名商标的复制、摹仿或者翻译，在类似商品上支持了权利人注册商标驰名保护的请求。
（2017）京民终413号判决，长按识别查看全文
规则提炼
当然，法院支持“同类认驰”的司法实践，并不意味着在任何情形下均可主张“同类认驰”，更不代表法院已完全突破了按需认定原则，“同类认驰”需要一定的前提条件。根据对前述司法案件的考察，以及《商标法》中驰名商标制度所体现出来的立法宗旨，笔者认为，这个前提条件，或适用场景主要应体现在以下几种特殊的情形：
（一）在商标侵权类案件中，主要表现为被控侵权一方所使用的商标是经过法定程序核准注册的商标，且其使用是在核定使用的商品范围内，此时，实际上是注册商标专用权之间的权利冲突。
虽然根据一般的法律规定和原则，此类冲突应由授予商标专用权的机关进行裁定，但是基于法律给予驰名商标更高、更强、更宽保护范围与力度，此时只要被控侵权方的注册商标申请时在先要求保护的商标已经构成驰名，且尚未超过被控侵权商标的撤销时间，法院应该可据此解决不同注册商标之间的权利冲突问题，并根据在案情况认定是否构成驰名。
（二）当被控侵权方将他人驰名商标通过复制、摹仿、翻译的形式，作为企业名称中的字号予以使用，但并未突出使用的，为了解决商标专用权与企业名称权益之间产生的权利冲突，法院也可以根据反不正当竞争法及商标法关于认定驰名商标的基本要件，对在先商标是否构成驰名予以认定。
（三）在商标授权确权类行政案件的审判中，除了前述情形，法院还可考察被提出无效宣告申请的商标在注册申请时，申请人的主观恶意程度，考量是否有认定驰名商标的必要性。
总之，通过对前述判例中所进行的“同类认驰”的司法实践的梳理，我们基本上可以得出这样的结论：驰名商标的认定需要遵循按需认定的原则，但按需认定并不排斥“同类认驰”，法院在“同类认驰”问题上所体现出来的审慎态度，实际上也反映出法院对驰名商标保护制度的认识更加深入，按需认定原则也在扬弃的过程中有了新的变化和发展。
参考文献：
[1]2001年《商标法》第十三条：就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。
就不相同或者不类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该 驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。
这两个条款在2013年的《商标法》中得到了完整保留。
[2]1987年8月，国家工商总局商标局在商标异议程序中认定美国必胜客国际有限公司的“PIZZA HUT”商标及屋顶图形商标为驰名商标，这是中国加入《巴黎公约》后认定的第一件驰名商标。
[3]最高人民法院原副院长曹建明：《全面加强知识产权审判工作 为建设创新型国家和构建和谐社会提供强有力的司法保障----在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话》2007年1月18日。
[4]上述司法解释中所涉及的《商标法》的法条均属2001年《商标法》的规定，但其内容与现行《商标法》均一致，故不再特别指明。
[5]参见北京知识产权法院（2015）京知行初字第4577号行政判决书。
[6]参见北京市高级人民法院（2011）高行终字第271号行政判决书。
[7]参见北京知识产权法院（2016）京73民初93号、北京市高级人民法院（2017）京民终413号民事判决书。
联系作者
宋旭东
金杜律师事务所
知识产权部 高级顾问
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