李小伟：多主体实施方法专利的侵权判定和法律责任承担
本文认为，“敦骏诉腾达案”中确立的“不可替代的实质性作用”这一规则需要结合腾达案中的限定条件严格适用，而不能当然地将其适用到所有多主体实施方法专利的侵权判定中。此外，使用方法专利的实施主体通常为专利方法的固化者和专利方法的实际使用者，仅提供产品而未使用该方法的销售者则不应承担侵权责任。
前
言
关于多主体实施方法专利的侵权判定是近年来学术界和司法实务界讨论或争议较多的问题之一，最高人民法院在“敦骏诉腾达案”中确立了“不可替代的实质性作用”这一规则。本文认为，腾达案中确定的这一规则为解决其中一部分多主体实施方法专利的侵权认定问题提供了新的解决思路，但这一规则必须结合腾达案中的限定条件严格适用，而不能当然地将其适用到所有多主体实施方法专利的侵权判定中。审理多主体实施方法专利的侵权问题时，仍然应当以全面覆盖作为基本原则，对于不符合全面覆盖原则的案件，不能机械适用腾达案中确立的规则，而应当根据间接侵权的思路作出判定。此外，本文认为，使用方法专利的实施主体通常为专利方法的固化者和专利方法的实际使用者，仅提供产品而未使用该方法的销售者则不应承担侵权责任。
一
问题的提出
专利权人在提出专利申请时，可以基于期望保护的技术方案不同而选择不同的撰写方式，就通信领域而言，随着网络通信技术的发展和分工的协同化，出现了需要多个设备配合才能完成的技术方案，对此，权利人除了通过传统的单侧撰写方式保护其中一种设备外，还可以选择将其写为“多主体实施方法专利”。所谓“多主体实施方法专利”，是指专利的技术方案需要依赖于多个主体的共同参与才能完整实施的方法专利。由于此类专利的固有特点，传统的专利侵权判断规则一般难以适用于该类专利的侵权判定，这给司法审判带来了新的问题。
具体而言，在多主体实施方法专利中，由于技术方案的完整实施必须依赖于多个主体的参与，由多个主体共同或交互作用方可完整实施专利技术方案。因此，单一实施主体并未实施方法专利的全部步骤，无法全面覆盖权利要求中的所有技术特征。在这种情况下，根据全面覆盖原则，难以认定任何单一实施主体构成侵权。由于不同实施主体之间往往并不存在共同实施方法专利的意思联络，也难以认定各实施主体之间构成共同侵权。
为解决多主体实施方法专利权利人的维权困境，在深圳敦骏科技有限公司诉深圳市吉祥腾达科技有限公司侵害发明专利权一案[1]（后文简称“腾达案”）中，最高人民法院提出了“不可替代的实质性作用”规则，即当被控侵权人的固化行为对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了“不可替代的实质性作用”时，应认定被诉侵权人实施了该专利方法。“不可替代的实质性作用”规则为一部分多主体实施方法专利的司法保护提供了一条新的法律路径。但同时应当注意到，“不可替代的实质性作用”规则脱胎于具体的司法判例，受腾达案案件事实本身的限制，因此无法解决所有类型的多主体实施方法专利的侵权认定问题。据此，本文拟对“不可替代的实质性作用”规则进行分析与梳理，并提出“不可替代的实质性作用”规则的适用建议。
二
“不可替代的实质性作用”构成要件及评述
“不可替代的实质性作用”规则是指，“如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利”。
“不可替代的实质性作用”规则包括以下几个构成要件：第一，被诉侵权人是以生产经营为目的实施的固化行为；第二，被诉侵权人将专利方法的“实质内容”固化在被诉侵权产品中；第三，固化行为对全面覆盖专利技术特征起到了不可替代的实质性作用。其中，“以生产经营为目的”属于法定的专利侵权构成要件，本文对此要件不多赘述。
（一）“不可替代”
“不可替代”是指，除了专利权人授权的产品之外，被诉侵权产品在再现涉案专利方法的过程中不可替代。本文认为，在实践中，这一要素的满足相对较为容易，只要某一实体装置中采取的方法与涉案方法专利相同，即可认定该固化行为对实施方法专利具有不可替代作用。在腾达案中，被诉产品内部设置了与涉案专利完全相同的虚拟Web服务器，而恰恰虚拟Web服务器是涉案专利区别于现有技术的显著特征，据此，法院认定被诉产品在再现涉案专利方法的过程中不可替代。
据此，在实践中，被诉产品中如果具备了涉案专利核心发明点相关的技术特征，通常可以认为其在再现涉案专利方法的过程中具有不可替代性，故能够满足“不可替代”这一要件。
（二）“实质内容”与“实质性作用”
适用“不可替代的实质性作用”规则，还要求被诉设备应当具备两个“实质”，即固化在被诉产品中的是实质内容，并且固化的内容所起到的也是实质性作用。本文认为，两个“实质”的内涵有相通之处：“实质内容”旨在对固化的内容所需达到的程度进行界定，“实质性作用”则是对固化后带来的效果进行的界定。
对于何为“实质性作用”，最高法院在腾达案中认为：“网络用户只需要在正常网络环境下，利用具备上网功能的普通电脑，除了必须需要借助被诉侵权产品之外，无需再借助其他专用装置或依赖其他特殊网络条件，就能完整地实施涉案专利方法”。可见，法院认为满足实质性作用的条件是，配合实现专利方法的其他设备必须为“正常网络环境”或“普通电脑”，且用户无需再借助其他“专用装置”或依赖其他“特殊网络条件”。因此，与简单的“不可替代”相比，“实质性作用”要求该不可替代性必须达到无需借助其他专用装置或特殊网络环境的程度，从而使得用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法。换言之，用户除了被诉设备外还需要借助其他专用装置或特殊网络环境的，则该被诉设备不满足“实质性作用”要件。
对于何为“实质内容”，虽然最高人民法院在此案中并未进行进一步展开，但如上所述，“实质内容”和“实质性作用”实际上分别对应固化行为本身及其带来的效果。因此，我们可以从法院对“实质性作用”的分析中窥见“实质内容”应当满足何种要件。如上所述，“实质性作用”要求用户使用的被诉侵权产品以外的设备均为非“专用装置”，因此，只有将专用于实施涉案专利的技术方案全部固化在被诉侵权产品中，才能满足实质性作用。可见，固化的“实质内容”应当理解为专用于实施涉案专利的全部特征。在下述几种情形下，通常可以认为被诉侵权产品是固化了涉案专利实质内容的产品：1）被诉产品固化了涉案专利区别于现有技术的全部显著特征；2）用户可以利用被诉产品和在涉案专利申请日之前就已经发布或公开的装置或网络条件即可配合实现涉案专利的方法；3）涉案专利中配合被诉设备的其他装置所要实现的功能在确权程序中已被认定为属于现有技术或公知常识。需要注意的是，若将“专利方法的实质内容”简单等同于方法专利中的任何一项或几项必要或专用的步骤，则多主体涉及的其中任何一项实体设备均可能被认定为固化了方法专利实质内容的侵权产品，将导致一个整体技术方案涉及的多个产品均被认定为构成直接侵权，这既不符合专利法关于侵权判定的整体框架，也偏离了“全面覆盖”的侵权判定原则。
（三）不可替代的实质性作用评述
综上所述，“不可替代的实质性作用”规则实际上是要求实现专利技术效果所需实质技术特征的全面覆盖，其中剔除了与专利发明点无关的考量因素，体现了对多主体实施方法专利技术方案本身的关注。正如该案的审理法官张晓阳也曾表示，“该侵权判定标准仍然是遵循‘全面覆盖’这一侵权判定的基本原则”，[2]“不可替代的实质性作用”规则并非“全面覆盖原则”的例外，在适用该规则时，仍应考虑是否能与“全面覆盖原则”互洽，否则将导致对“不可替代的实质性作用”规则裁判本意的背离。因此，在腾达案的事实下，该规则充分诠释了如何在既定的专利侵权分析框架下在多主体实施方法专利侵权的个案中平衡好专利保护的价值取向和全面覆盖这一基本原则。
三
“不可替代的实质性作用”规则的适用条件
下文将结合目前的司法实践，就 “不可替代的实质性作用”规则的适用条件进行分析，并就哪些情形下可以适用或不宜适用这一规则给出意见。
（一）原则上，“不可替代的实质性作用”规则仅限于涉案专利方法的实质内容被固化在同一实体装置中的情形
在腾达案中，涉案专利权利要求涉及用户设备、接入服务器、真正门户网站Portal_Server三个主体，其中，接入服务器和真正门户网站Portal_Server均内置于腾达路由器中，而用户设备只是普通设备，因此，法院认为涉案专利方法的实质内容全部被固化在同一实体装置（即被诉路由器产品）中。此时适用“不可替代的实质性作用”规则，将方法专利的固化者认定为专利侵权并承担相应侵权责任，并不存在障碍。
事实上，自腾达案判决作出以来，人民法院对于该规则的适用一直保持谨慎态度，后续的适用也仅限于与腾达案相似的情况，或者是单主体实施的方法专利，它们都满足同一特点：即涉案专利方法的实质内容被固化在同一实体装置中。例如，在苏州汇川技术有限公司、西门子公司等侵害发明专利权纠纷案[3]中，原告西门子公司请求保护的专利权利要求涉及操作多相电源的方法的两个技术方案，被诉侵权产品在支路的功率单元出现故障时，设备即会通过实施专利方法的技术手段全面覆盖涉案专利权利要求的相应技术特征。因此，法院认为，实现专利方法的实质内容被完全固化在被诉侵权的设备中，该固化行为对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，因此被诉侵权行为人实施了该专利方法，构成侵权。
（二）当专利方法的实质内容被固化在不同的实体装置中，仅提供某一装置的行为难以对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到“实质性作用”，无法适用“不可替代的实质性作用”规则
在实践中，除了腾达案中的情形外，多主体实施方法专利还存在更为复杂的类型。例如，专利方法的实质内容被固化到多个实体装置中，且该多个装置的控制人不同的情形。在西电捷通与索尼公司侵害发明专利权纠纷案[4]（“索尼案”）中，西电捷通持有的涉案专利即典型的“专利方法的实质内容被固化到多个实体装置中”的多主体实施方法专利。具体而言，涉案专利记载了一种移动设备接入局域网时的安全认证方法，该方法涉及移动终端（MT）、无线接入点（AP）、认证服务器（AS）三个独立物理实体，涉案专利的完整实施需要这三个实体相互协调操作，缺一不可。此时，提供MT、AP和AS的任何一方，是否满足“不可替代的实质性作用”规则的构成要件从而被认定为直接侵权？本文认为，该案中提供单一装置的行为难以起到专利侵权的“实质性作用”，因而不应适用“不可替代的实质性作用”规则进行侵权判定。
1.实质内容被固化在不同的装置中，不满足腾达案要求的“实质内容”和“实质性作用”的条件。
腾达案中，最高院认定被诉侵权产品对于实施涉案专利要求保护的方法具有“实质性作用”的前提在于，除被诉侵权产品之外，网络用户只需要在正常网络环境下、借助具备上网功能的普通电脑就能完整实施涉案专利方法。可见，“不可替代的实质性作用”规则中“实质性作用”的满足，要求除了借助被诉侵权产品之外，用户无需再借助其他专用装置或依赖其他特殊条件。而索尼案中，实施方法专利的实质内容分别被固化在MT、AP和AS三个实体装置中，因此，每一个设备都无法只借助通用设备就能完整实施涉案专利，相反，每个设备都必须借助另外两个固化了方法专利的专用装置才能完整实施涉案方法专利，故而每一个设备都没有固化实施专利的实质内容，亦无法满足“实质性作用”这一要件。
2.对腾达案的扩大化适用将导致过分扩大对权利人的保护，不符合专利法的立法宗旨。
本文认为，腾达案中“不可替代的实质性作用”规则旨在为多主体实施方法专利权利人提供与单主体专利等同的保护力度。但是，在适用这一规则时，不应导致对多主体实施方法专利的保护力度反而超过其他专利。
举例来说，对于涉及单主体实施专利的普通侵权案件，如果被诉侵权人只提供专用于实施专利方法的设备，而该设备还需要其他主体提供的另一设备配合才能完整实施专利的技术方案，则被诉侵权人不构成直接侵权，此时法院通常会根据被诉侵权人是否“明知”而适用间接侵权的判定规则。而在索尼案中，西电捷通的专利限定了MT、AP或AS同样需要另外两件设备的配合才能实施专利方法，即三者均非普通设备，但如果直接照搬腾达案的结论，则将导致三个设备的提供者均构成直接侵权，导致对多主体实施方法专利的保护力度反而高于一般的单主体实施专利，因为权利人可以直接主张直接侵权而无需再寻求间接侵权的保护，从而免除了权利人证明被诉设备的提供者具有“明知”、“积极引诱”等主观要件的义务，这无异于架空了方法专利中的间接侵权制度，并可能导致专利权人更愿意将权利要求撰写成多主体实施方法专利的情形，反而使得侵权认定变得更加复杂。
此外，如上所述，在多主体实施方法专利中存在多个专用设备的情况下，如果仅以每个设备都具有一部分专用功能就认为其构成直接侵权，则将导致一项技术方案的实施同时出现了多个直接侵权者，这既不符合既有的专利侵权分析框架，也赋予了专利权人过大的排他性权利，侵害了公共利益。因为此时的专利权人可在无需证明存在间接侵权的情况下，直接基于多个侵权人提供专用设备的行为主张多人侵权。因此，即便考虑对多主体实施方法专利的保护应当达到与单主体实施专利类似的保护力度，在认定提供了不能全面覆盖专利方法的专用设备是否构成侵权时，原则上仍然应当优先适用间接侵权的规则。也即，在存在直接实施人的前提下，如果单一专用设备的提供者满足“明知”或“积极引诱”等一系列间接侵权的构成要件，则可以按照间接侵权的规则认定侵权。
（三）“不可替代的实质性作用”规则不应扩展至硬件装置的销售行为
在腾达案中，最高人民法院认为，腾达公司制造、许诺销售、销售固化了涉案专利方法实质内容的被诉侵权产品，构成专利侵权。但最高人民法院并未对许诺销售和销售行为何以被认定为“固化”行为进行进一步解释。本文认为，被控侵权产品的制造过程固化了专利方法的实质内容，故将制造过程中的固化行为解释为“使用”专利方法，尚可接受，但许诺销售、销售行为与固化行为并无任何关联，不宜简单认定为“使用”专利方法行为。
具体而言，专利权是一种法定权利，侵犯专利权的行为仅限于专利法的明文规定。根据《专利法》第十一条的规定，对于方法专利权来说，除专利法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。方法专利包括制造方法、加工方法、作业方法、物质的用途等专利，其中，只有产品制造方法才能获得延伸到产品的保护，其他类型的方法专利因不产生专利法意义上的产品，无法得到延伸的产品保护[5]。在腾达案中，涉案专利方法是一种作业方法，其保护的是一种操作步骤或行为过程，因此专利权人仅有权禁止他人未经许可而进行的使用方法专利的行为，无法延及对产品的保护。销售、许诺销售固化了方法专利实质内容的硬件产品的行为，不属于《专利法》第十一条所规定的许诺销售、销售“依照该专利方法直接获得的产品”行为，因此不应获得专利权的保护。否则，将赋予专利权人享有超出法律规定的权利，并导致社会公众承担明显超出其合理预期的法律责任，这显然与专利法的立法宗旨相悖。此外，如果在多主体实施方法专利的侵权案件中将单纯的销售行为认定为直接侵权，则不当免除了权利人本应承担的对于销售商“明知”的证明责任。因为当销售商提供的产品不符合“不可替代的实质性作用”规则时，其只可能因为对产品的专用性明知而构成间接侵权，但如果认定其构成直接侵权，则将导致非明知的销售商也构成侵权，从而有违社会公众对侵权责任的合理预期。
本文认为，对于销售者的侵权责任，同样也应当适用间接侵权规则进行分析，在存在直接实施人的前提下，如果被诉产品的提供者对被诉产品的专用性具有明知，或者存在“积极引诱”行为，则应当认定产品提供者构成间接侵权。对腾达案而言，既然被诉路由器产品已符合不可替代的实质性作用要件，几乎可以确定其也满足间接侵权中关于专用的要求，此时，只需按照销售商是否明知来认定其侵权责任即可。
四
结语
腾达案提出的“不可替代的实质性作用”规则，一定程度上为多主体实施方法专利维权提供了一条崭新的裁判思路，体现了知识产权司法审判关注技术本质、寻求知识产权实质性保护的价值取向。但该规则中的“实质性”、“不可替代”等要件的适用应符合腾达案中限定的条件，不应简单地按照字面含义扩展适用，否则将违背提出这一规则的初衷，也将导致专利私权利与公共利益保护的失衡。本文通过对腾达案的这一规则进行分析，对不同情形下可以适用或不能适用腾达案提出了建议。同时，本文进一步认为多主体实施方法专利的保护应限于方法的实际实施者和固化者，单纯的销售行为不构成实施专利方法。
注释
[1]参见深圳市吉祥腾达科技有限公司、深圳敦骏科技有限公司侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院（2019）最高法知民终147号民事判决书。
[2]参见“疑案探析|多主体实施方法专利的侵权判定”，载中国审判，https://mp.weixin.qq.com/s/GHqHvSRfbj13iv_7PoyH0w，2022年5月14日访问。
[3]参见苏州汇川技术有限公司、西门子公司等侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院（2020）最高法知民终1593号民事判决书。
[4]参见索尼移动通信产品（中国）有限公司与西安西电捷通无线网络通信股份有限公司侵害发明专利权纠纷案，北京知识产权法院（2015）京知民初字第1194号民事判决书。
[5]参见《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》（2019年12月）第三章第一节第六条。
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