中知研案 | 商标获得显著性制度再审视与解读
——“小而香”商标驳回复审行政纠纷案
一、案件基本事实及审判结果
（一）当事人
1.上诉人：（原审原告）洽洽食品股份有限公司。
2.被上诉人：（原审被告）国家工商行政管理总局商标局评审委员会。
（二）基本案情及争议焦点
“小而香”商标是洽洽食品股份有限公司 （以下称 “洽洽”）在2004年即开始使用的商标，洽洽于2011年8月17 日提出注册申请。所申请商标为第9858274号“小而香”商标，核定使用商品为第29类的蜜饯、土豆片、山楂片、以果蔬为主的零食小吃、泡菜、果冻、精制坚果仁、加工过的花生、加工过的瓜子、加工过的开心果、糖炒栗子、五香豆。2012年5月7日，国家工商行政管理总局商标局（简称原商标局）作出发文编号为“ZC9858274BH1”的《商标驳回通知书》，以申请商标使用在指定商品上直接表示了其外形、品质等特点为由，依据2001年12月1日施行的《中华人民共和国商标法》（简称2001年《商标法》）第十一条第一款第（二）项、第二十八条的规定，驳回了申请商标的注册申请。
洽洽公司不服，向商标评审委员会申请复审，洽洽公司不服，向商标评审委员会申请复审。其主要复审理由为：（1）申请商标“小而香”主要来源于洽洽公司在先已经注册并被认定为安徽省著名商标的“洽洽小而香”商标，并没有直接表示产品的外形、品质等特点，其在字体、文字排列等方面具有独创性和显著性，且经过洽洽公司的大量使用，其显著性进一步增强，其申请注册符合2001年《商标法》的规定。（2）申请商标“小而香”经过洽洽公司的长期使用和宣传，已经与洽洽公司形成一一对应关系，取得了一定的市场影响力和知名度，如不被核准注册，将给洽洽公司造成巨大的损失。
洽洽公司为证明其主张，提交了以下证据：（1）数份广告发布合同，上述合同中均显示“洽洽小而香”；（2）网络搜索结果页，该些网页上均显示“洽洽小而香”；（3）2004年至2010年度，数份发票和销售合同，证据显示商品名为“洽洽小而香”瓜子；（4）检验报告，首页载有样品名称“小而香西瓜子”。2013年9月17日，商标评审委员会作出商评字（2013）第62725号《关于第9858274号“小而香”商标驳回复审决定书》（简称第62725号决定）。复审决定认定申请商标使用在蜜饯等商品上，直接表示了外形、品质等特点，缺乏商标应有的显著特征。该决定认为：申请商标由汉字“小而香”组成，指定使用在蜜饯等商品上，直接表示了外形、品质等特点，缺乏商标应有的显著特征。因此商标评审委员会依据2001年《商标法》第十一条第一款第（二）项、第二十八条的规定，决定：申请商标予以驳回。
洽洽公司不服复审决定起诉至北京市第一中级人民法院。洽洽公司向北京市第一中级人民法院提交了其自2004年至2013年销售“小而香”瓜子的部分销售合同和发票、“小而香”瓜子包装设计图片、“小而香”百度搜索结果以及产品检验报告等证据，共计约350页。然而，北京市第一中级人民法院作出判决，认为申请商标为纯文字的“小而香”，使用在“加工过的瓜子”等商品上，直接描述了该商品的外形、品质，洽洽公司提供的证据不足以证明申请商标经过大量使用获得了可以区分商品来源的显著特征。[1]本案的争议焦点在于对于申请商标的性质认定。一是申请商标为 “小而香”文字，指定使用商品为零食小吃类的商品，该商标标志直接表示了其指定使用商品的外形、口味或者品质等特点，是否属于2001年《商标法》第十一条第一款第 （二）项规定的不具有显著特征的标志。二是申请商标是否经过使用获得了显著特征。
（三）审理结果及诉讼策略
洽洽公司不服一审判决，上诉至北京市高级人民法院。主要上诉理由是：一是申请商标由洽洽公司独创具有显著性，又通过独特设计进一步增强了显著性，应当予以核准注册。二是申请商标经过洽洽公司长期、大量、广泛使用，具有了极高的知名度，获得了更强的显著性，应当予以核准注册。中知律师接受洽洽公司委托，二审诉讼期间，在充分分析了被诉裁定和一审判决的基础上，补充提交了大量的使用证据。具体包括：2003年至2014年在加工过的西瓜子上使用“小而香”名称的部分销售发票和销售合同、审计报告、品牌研究报告、品牌调研合同等证据，共计3000余页。其中，发票与审计报告证明2004年至2013年每年以“小而香”为名，包括商品名称为“小而香”“洽洽XXXX小而香”“XX味小而香”的产品每年度销售收入均超过1500万元人民币。洽洽公司根据上述审计报告的统计主张，2006年至2011年以“小而香”为名的商品每年的销售收入均超过1亿元人民币。中知律师还对瓜子市场进行了市场调查并出具调查报告证明相关市场并没有其他主体在同时使用“小而香”商标，补充了《品牌研究报告》证明小而香已经与洽洽形成了稳定对应关系，进而证明“小而香”商标从2004年至2013年的使用获得了显著特征，可以作为商标使用并注册。
北京市高级人民法院经审理认为，鉴于洽洽公司在二审诉讼中提交了大量证据可能影响申请商标是否经过使用获得显著特征的判断结论，洽洽公司在二审中提供的证据可以证明“小而香”商标经过使用获得了显著性。对于洽洽公司在二审中所提交的关于“小而香”商标的使用证据，与诉争商标能否具有获得显性争议焦点直接相关，倘若对此有所忽视，必然使得恰恰公司失去权利救济渠道。另一方面，倘若直接在二审过程中加以认定，既不符合程序正义原则的要求，造成行政审批的缺位，也有损于公共利益。北京市高级人民法院认为本案宜由商标评审委员会重新进行审查。判决撤销一审判决和被诉裁定，由商标评审委员会根据洽洽公司在二审诉讼中新提交的证据就申请商标是否经过使用获得显著特征进行审理并重新作出决定。
二、相关法律问题评析
本案涉及商标获得显著性的司法认定，《商标法》关于获得显著特征的有关规定具有重要理论和现实意义。对商标获得显著性的讨论与解读对相关制度的完善和改进，平衡争议商标所涉及的利益是十分必要的[2]。下文结合本案的争议焦点与裁判要点对商标获得显著性制度展开评析。
（一）商标获得显著性制度的历史沿革与规范目的
1.制度的起源及历史沿革
显著性又称商标的识别性或区别性。依据国家知识产权总局发布的《商标审查审理指南》，显著特征是指商标应具备足以使相关公众区分商品来源的特征。作为商标的“灵魂”，显著性是商标获准注册的条件，也是司法审查中的重要问题。商标的显著性，特别是注册体制国家，显著性是商标审批通过与维持权利的基石。如我国《商标法》第９条明确规定，申请注册商标应当有显著性。[3]传统学术研究中一般划分为“固有显著性”与“获得显著性”两种类型。获得显著性亦称为获得“显著性的拟制”或“第二含义”（secondary meaning），是指本不具备显著性标志，长期作为商标使用被认同为具有区别商品来源、出处的能力或者特性。[4]法律实践中，一般从反面加以规定，即列举不具有显著性具体情形。具体表现为通用性、描述性、功能性三种标志，这样立法具有更强的确定性和易操作性。《巴黎公约》第六条之五B项（2）将“缺乏显著特征的商标”与描述性商标和通用标志作为并列情形，未将后两者作为缺乏显著特征情形。[5]我国现行《商标法》通过第11条与第12条，确立了商标的显著性制度，是判断普通商标是否具有显著性的主要依据和指引。第11条第1款明确了何种情形构成“缺乏显著性”，包括“仅有本商品的通用名称、图形、型号的”（通用标志）、“仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”（描述性标志）、“其他缺乏显著特征的”三种情形；第二款则规定了缺显的例外情形，即“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”，也即“经使用获得显著性”的获得显著性制度。
我国《商标法》在2001年之前，并不存在商标获得显著性制度。依据1982年、1993年修订的《商标法》第34条，使用未注册商标违反《商标法》第8条规定会收到相应处罚。[6]彼时市面上的商标总量少，获得非缺乏显著特征的注册商标难度相对不大，我国没有关于通过使用获得显著性而弥补固有显著性的不足的相关制度。获得显著性商标制度的起源正是考虑到市场上存在已经正在使用的商标，经过长期、大量、善意使用而获得显著性却无法获得注册，对已经获得显著性商标的法律身份确认。2001年《商标法》修订后我国开始逐步建立商标获得显著性制度，第10条和第11条开始区分不得使用或不得注册的标志。其中，第11条第1款将没有固有显著性认定为禁止注册而非禁止使用。第2款初步补充规定了获得显著性制度。第48条仅禁止违反《商标法》第10条的禁止使用的标志用作未注册商标，而不禁止缺乏固有显著性的标志用作未注册商标，可以通过实际使用获得显著性而弥补其固有显著性的不足。2013年《商标法》在2001年《商标法》第11条第1款第3项“缺乏显著特征的”之前增加“其他”二字，使第3项成为缺乏显著性的标志的开放性的规定，逻辑更加严谨。2019年现行《商标法》第11条沿用2013年《商标法》第11条的规定。2023年国家知识产权局《商标法》修改征求意见稿第16条在前述第11条基础增加了“技术术语”这一情形。
2.立法目的
《商标法》规定商标应具有显著特征，在于方便消费者可以轻松识别商品或服务的来源。显著性制度宗旨为了避免特定主体依托主张商标权对普遍使用的名称、标志不当独占，妨碍他人合法合理使用。维护市场主体的必要权利，得以自由使用须利用通用名称、描述性功能性词汇，使得社会公众理解商品服务内涵。在此种意义上，可以实现公平竞争保护。然而，有些商标直接描述了商品或服务的特点，导致缺乏本身固有的显著特征。实践中存在大量的固有显著性较弱，但经过长期使用，消费者已经将其作为商标识别的标志，对于此种标志，如果不予核准注册，权利人无法获得专用权和禁用权，将助长傍名牌、搭便车之风，继而损害消费者的利益。为了解决这个问题，商标法规定了获得显著性制度。
（二）商标获得显著性的构成要件
有观点认为，只有当存在相反证据的情况下，才可以推定显著性[7]。《商标法》第9条从正面对显著性进行了原则性规定，包括显著性与来源识别性（不得与他人权利相冲突），第11条则是从反面确认了具体的无显著性情形。第9条、第11条应该纳入显著性的制度范畴，显著性制度避免了标志本身仅具有描述性功能的词汇被以商标权方式独占，市场主体公平竞争受到不利影响[8]。商标获得显著性需要具备固有显著性和通过使用获得显著性的要求，同时需要满足使用商品与商标特征的关联性、使用时间足够长、使用范围广泛等条件。这些条件的综合作用使得商标获得显著性成为可能，并为企业的品牌建设提供重要的支持。通过对相关司法裁判案例的梳理，可以对判断商标标识是否通过使用获得显著性加以归纳，具体包含如下构成要件：
1. 非单纯描述性标志
判断商标是否属于直接描述性标志的考量因素，主要包含两个方面。其一，如果相关公众在看到某一标志时，需要经过演绎、说明方能将其与商品、服务相联系，则该标志属于暗示性标志。尽管程度较低，却已达到商标法对的最低标准。在太古地产酒店控股有限公司商标申请驳回复审行政纠纷案中，[9]北京高院指出，对于商品或服务的特征，公众不需要通过对信息加工处理便可以认定特征，则其属于描述性标志。其二，该标志是否属于同业经营者的惯用方式。倘若该标志是同业经营者描述相关商品、服务的基本功能和特征的普遍性标志，其属于描述性。《授权确权意见》）第九条明确了显著性特征的判断标准。[10]标志、构成要素包含商品、服务属性，却不影响识别商品来源功能，则不应归入前述类型。
2. 使用人的主观意图
就使用人主观意图而言，并非商标注册必需条件。在判断商标获得显著性的过程中发挥着不可或缺的作用。对于商标的申请和使用，我国《商标法》明确了当事人均应遵循诚信原则。对于商标使用意图的判定，一般表现为善意和模糊意图。具体表现为四种类型：（1）商标的合理性使用；（2）商标的善意先使用；（3）商标的混淆使用；（4）商标恶意使用。举例而言，“拉菲”商标案中，金色希望公司注册“拉菲庄园”商标利用拉菲酒庄的“LAFIET”商标的知名度来进行商标使用，一定程度上构成恶意的商标使用。原因在于从商标所面向的相关受众出发，中文拉菲所应指向的是外国品牌“LAFIET”。换言之，两者间已经形成了稳定的相关性。由此观之，金色希望公司倘若放任使用所谓的拉菲庄园，无疑会使得相关受众面临混淆与误认。
3. 应当是商标法意义上的使用
商标法意义上的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。无法发挥识别来源作用的使用行为不属于商标法意义上的使用。例如商标“微微贷”行政诉讼中，法院判决指出，申请方江川金融公司所上交的证据，仅仅具有内部效力，如表现为使用说明书、报单明细等，并不符合商标法的内涵，不能发挥判断商品服务或来源的功能。[11]
4.使用到一定程度方可获得显著特征
对于使用到何种程度才能具有显著特征，即判断商标标识是否通过使用获得显著性时，现行《商标法》并无规定。实务中一般而言，商标的使用时间应当足够长，以便消费者能够记住和识别该商标。商标的使用范围应当广泛，以便更多的消费者能够接触到和识别该商标。“消费者能够感触的范围是绝对有限的，凭借其感受器官，在其接触商标和商品的过程当中感受商品标志与商品之间的联系，因此标志能够产生显著性意味着消费者可以意识到标志与商品之间存在差异”[12]。具体包括（1）实际使用方式、效果、作用；（2）实际持续使用时间、地域、范围、销售规模等经营情况；（3）相关公众知晓程度；（4）获得显著性的其他因素。
在“泸州老窖”商标无效宣告行政诉讼中，[13]北京市高级人民法院认为，在标志本身缺乏显著性的情况下，其并不当然失去作为商标获准注册的可能性，该标志亦可以通过在市场流通、经营过程中的实际使用，获得其固有含义之外的“第二含义”，即通过实际、有效使用获得显著性。应当具备帮助消费者将其所代表的生产、经营者的商品或者服务同其他生产、经营者的商品或者服务区分开来的能力。争议商标由文字“品鉴”构成，根据国内相关公众的通常认知，“品”具有品尝、品评、品位、品级等含义，“鉴”具有鉴别、鉴定、鉴赏等含义，而“品鉴”一词除品评、鉴赏之义外，泸州老窖公司并未举证证明相关公众在识别该词汇时更易被识别为其他含义。因此，结合争议商标的整体含义及剑南春酒厂在行政程序中所提交的证据，尚不足以证明争议商标使用在葡萄酒、烧酒等酒类商品上，能够使相关公众认知其为标示商品的具体来源，故该争议商标不具有显著性，不能实现商标的基本功能。
而在本案中，中知律师在二审中补充提交了大量的使用证据来证明 “小而香”商标从2004年至2013年通过10年的持续使用获得了显著特征，可以作为商标使用并注册。中知律师对瓜子市场进行了市场调查并出具调查报告证明相关市场并没有其他主体在使用“小而香”商标，同时出具了《品牌研究报告》证明“小而香”已经与洽洽形成了稳定对应关系，得到了法院裁判的认可。法院指出，洽洽公司在二审中所提交的关于“小而香”使用证据，与诉争商标能否具有获得显性争议焦点直接相关，倘若对此有所忽视，必然使得恰恰公司失去权利救济渠道。另一方面，倘若直接二审过程中加以认定，既不符合程序正义原则的要求，造成行政审批的缺位；也有损于公共利益的实现。由于洽洽公司提供了大量新证据，且本案争议焦点涉及洽洽公司的利益和社会公共利益的如何区分，在证据认定和利益衡量方面需慎重处理，为充分保障各方当事人的实体权益和程序权利，本案更适合通过“商评委”针对再次补充的证据展开审查，主要围绕获得显著性展开。
（三）制度运行的困境与完善建议
经过我国多年的法律实践，商标获得显著性制度在适用中出现了一些弊端和困境，例如，法官对于证据的收集和证明力度的判断方面难以把握，其中对于标识的使用、宣传等客观条件容易把握，而对于相关公众的认知情况的证据却是难以准确的判断和适用。在“解百纳”案中[14]，法院仅仅是依靠指定使用的商品的成功经营和获得的荣誉称号便判断获得了显著性，忽略了相关公众在该问题中的地位和作用。又如，面对主观性较强的使用效果的判断，存在滥用自由裁量权来判断标识是否给予保护的风险。在“小肥羊”案[15]商标获得显著性判断中，法院基本避开了相关公众的认知情况而仅仅是考虑到企业的成功经营和指定使用商品获得的诸多荣誉给予认定，而“不差钱”案[16]和“BEST BUY”案[17]中，即使相关标识通过使用使相关公众已经建立了区分商品来源的联系却因为证据不足而不予认定其获得显著性。有观点认为，我国当下将显著性的涵义理解成为识别商品来源的特性，实质上是一种误解。显著性在其他国家一般理解为不同商标与其所对应的商品与不同商标的区分性[18]。
有学者从实践层面提出完善进路，认为我国商标法实践中应当明确显著性判断的具体化规则，优先对申请商标或诉争商标作出本身是否固有显著性的判断。应当较明确地规定商标使用的载体，然后才能在载体之上对商标使用的方式进行判断；同样重要的衡量标准还应包括商标使用的公开程度，商标使用人将标志在不对外公开的文件等不为公众所知，或只有特定的群体所知的文件之中使用的话，不属于以商标方式使用；尤为重要的是使用者的主观意图，只有诚实善良的使用者才值得受到保护，应符合诚实信用原则，以正规方式使用标志，使之流入市场[19]在证据体系和证据规则方面，可以适度地引进对相关公众做出的市场调查或者调查问卷等证据类型，而不是根据客观使用情况，依靠法官的个人意志，运用自由裁量的权利做出是否获得显著性的判断。在提供相关公众认知情况的市场调查或者消费者调查问卷之类的证据时，除了选择具备专业资质的机构外，仍需要考虑相关公众的范围，原被告之间主观因素干扰，选择抽样的个体的代表性、专家或者官方机构对调查的分析、被调查的人们对认知的自由表达的程度以及调查询问的方式和询问的问题等因素。[20]
三、理论及实践意义
获得显著性制度目的是平衡商标权利人和消费者之间的利益，维护公平竞争的市场秩序，促进经济发展。在评估商标的显著性时，应正确理解相关公众的认知习惯，商标使用的方式、时间、范围是科学评估的重要参考因素，相关司法案例也为企业实际经营提供了有益借鉴。本身不具有显著性的标识经过使用后是否获得了显著性应以当事人提交的证据来判断，最终以相关公众能否区分商品来源的程度为标准。本案例中，中知律师协助当事人提交了涉案标识的使用情况和范围、取得的影响力等证据，最终获得法院采纳。企业如果试图使自身缺乏显著特征的商标获得保护，应该注意保存关于商标的宣传、使用等证据，证明该标识尽管具有“仅有本商品的通用名称、图形、型号，或者仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点”等情形，但通过长期善意、真实的使用，一定程度上已经在相关市场中为人熟知，具备商标法意义的显著特征，便于识别，从而提高获准注册的可能性。
注释
[1] 参见北京市第一中级人民法院 (2014)一中知行初字第1004号行政判决
[2] 参见冯晓青，李薇：《商标法中公共领域问题研究》，载《法学论坛》2021年第3期，第91-100页。
[3] 《中华人民共和国商标法》（以下简称“《商标法》”）第九条规定：“申请注册的商标应当具有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。
[4] 参见吴汉东:《知识产权法》，中国政法大学出版社2004年版，第256页。
[5] 参见孔祥俊：《商标法原理与判例》，法律出版社2021年12月第1版，第265页。
[6] 第34条，“由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报或者处以罚款”。
[7] ［英］杰里米·菲利普斯：《商标法：实证性分析》，马强主译，中国人民大学出版社2014年版，第76页。
[8] 参见冯术杰：《商标注册条件若干问题研究》，知识产权出版社2016年版，第70页。
[9] 北京市高级人民法院（2022）京行终3597号
[10]《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》，第九条：如果某标志只是或者主要是描述、说明所使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等特点，应当认定其不具有显著特征。
[11] 北京知识产权法院（2015）京知行初字第5152号行政判决书。
[12] 王太平：《论商标法中消费者的地位》，载《知识产权》2011年第5期，第43页。
[13] 北京高级人民法院（2015）高行（知）终字第3590号判决书
[14] 参见商标评审委员会做出的商评字［2008］第5115号《关于第1748888号"解百纳"商标争议裁定书》。
[15] 参见北京市高级人民法院（2006）高行终字第92号行政判决书。
北京市高级人民法院（2006）高行终字第94号行政判决书。
[16] 参见北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第1661号行政判决书。
[17] 参见最高人民法院（2011）行提字第9号行政判决书。
[18] 参见刘铁光:《商标显著性:一个概念的澄清与制度体系的改造》，载《法学评论》2017年第6期，第87页。
[19] 侯丽叶：《商标近似的判定及案例分析》，载《中华商标》2009年第3期，第16-18页。
[20] 杜颖：《商标纠纷中的消费者问卷调查证据》，载于《环球法律评论》，2008年第1期。
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