中伦观点 | 《专利审查指南》修改对移动终端专利保护的影响
背景与需求
近年来，随着互联网、通信技术的蓬勃发展，涉及分布式网络、电子商务和大数据等各种新兴技术和商业模式不断涌现，以及移动终端产品的普及，均为经济发展、司法实践、企业知识产权保护乃至个人用户带来深远影响。
以移动终端如手机产品为例，由于其涉及各种后台操作（如局域网安全接入验证、数据加密及解密等）及应用程序（如网络支付、即时通信等），在正常使用中可能应用成千上万种技术，这些技术多以计算机程序的形式实现，具有复杂性、抽象性；此外，由于通信行业要求互联、互通、统一和兼容，尤其为了满足各种强制性、推荐性的国家、行业和地方标准，使得各种手机产品不可避免地使用相同或相似的技术，而这些技术可能已被各种专利或专利组合所覆盖。对于手机厂商来说，产品更迭的频率日益加快，攻占市场的机遇稍纵即逝，使其无法花费更多的时间及成本来获知其手机产品所涉及的所有专利技术并规避所有侵权风险。因此，近年来，涉及移动终端的专利纠纷频频发生。典型的案例包括：
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2017年，苹果公司在北京知识产权法院起诉高通，认为高通公司滥用市场支配地位，索赔10亿元人民币，并要求确认与高通公司之间的标准必要专利许可条款；
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2016年，开放电视公司和纳格拉影像公司分别在北京知识产权法院起诉苹果公司，指控苹果公司侵犯其专利权；
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2013年，GPNE在深圳中级法院起诉苹果公司，指控苹果侵犯其专利权，后将其索赔金额增加至近9亿元人民币。
移动终端产品的相关技术大多涉及计算机程序，且越来越多地被应用于金融、购物等商业方法，越来越关注用户体验，显著节约了社会资源及成本，提高了效率，理应给予积极鼓励和恰当保护。然而，由于涉及计算机程序的发明本身的抽象性和复杂性，以及在正常使用中通常涉及多方主体，导致其在确权过程中对专利主体的适格性判断，在维权过程中专利保护范围的界定、与被控侵权产品的比对、侵权责任的承担等方面，仍然面临着巨大的难题和挑战。
为了维护公平竞争的市场秩序，适应经济发展新常态要求，制定和完善相关法律法规刻不容缓。
《专利审查指南》的修改与问题
现行《专利法》中，对于涉及计算机程序的发明和涉及商业模式的发明，并未直接做出规定。而对专利的有效性进行判断时，主要法律依据为《专利法》第二十五条“对下列各项，不授予专利权：……（二）智力活动的规则和方法；……”和《专利审查指南》（下称《指南》）中的相关规定。
为了及时解决上述列举的突出、迫切的问题，国家知识产权局对《指南》进行了修改，并将于2017年4月1日开始实施。
针对商业方法
修改前的《指南》第二部分第一章第4.2节规定，“商业实施等方面的管理方法及制度作为智力活动的规则和方法，属于不授予专利权的客体”。
修改后的《指南》明确规定：涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。
针对涉及计算机程序的发明
修改前的《指南》第二部分第一章第4.2节规定，“计算机程序本身”属于智力活动的规则和方法，不能获得专利保护。
修改后的《指南》在第二部分第九章第2节第（1）项中的“计算机程序”或者“程序”之后增加“本身”，澄清仅仅是“计算机程序本身”不属于专利保护的客体，“涉及计算机程序的发明”可以获得专利保护，进而也明确了允许采用“介质+计算机程序流程”的方式撰写权利要求。
修改后的《指南》删除第5.2节第1段中的“并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能”，并在第1段最后增加“所述组成部分不仅可以包括硬件，还可以包括程序”，明确“程序”可以作为装置权利要求的组成部分。此外，将第1段中“即实现该方法的装置”适应性地修改为“例如实现该方法的装置”，意味着涉及计算机程序的产品权利要求并不仅限于“实现该方法的装置”。
《指南》的上述修改，显著放宽了针对涉及计算机程序的发明及涉及商业方法等发明的专利的可授权主体的适格性要求，并增加了权利要求可授权的撰写方式。可以预见的是，修改后的《指南》在4月1日正式实施后，涉及计算机程序的发明和涉及商业方法的发明申请量、授权率将会大幅增长。发明专利的审查周期一般是2-3年。在2020年前后，将有大量的涉及计算机程序的专利被授予专利权。
这对于移动终端行业来说，势必激励发明人创新，通过申请专利而向公众公开创新成果，专利实施者在专利技术的基础上进行生产经营活动，节约大量时间、成本并显著提高效率。另一方面，企业知识产权的布局、保护、维护以及运营也将起到越来越重要的作用，完善的企业知识产权管理制度不仅能够防范可能的风险，提高企业的核心竞争力，还可能通过交易、许可、质押融资、投资入股等方式成为企业利润最大化的利器。这对于互联网、通信领域技术的发展无疑会起到应有的积极促进作用。
然而，修改后的《指南》虽然从整体上肯定了涉及计算机程序的发明及涉及商业方法的发明的可授权性，但并未给出任何详细、具体的示例，来指引专利代理人如何撰写“介质+计算机程序流程”或者“硬件+计算机程序”形式的权利要求。由此，在专利审查过程中，如何对这种专利的可授权主体适格性进行判断，如何界定某种涉及计算机程序的发明是否构成了技术方案、解决了技术问题，判断标准仍然是模糊的，这需要在《指南》后续的实际应用中不断实践和完善。
此外，这些涉及计算机程序的专利在授权后，也将面临着维护、运营、保护等一系列问题。目前，在我国加强知识产权保护力度的大环境下，鼓励专利权人积极行使自己的权利。根据北京知识产权法院公布的数据显示，其近期受理的专利案件数量大幅增加，专利侵权案件中的平均判赔金额已从2015年的45万元升高至2016年的138万元。在近期的司法实践中，涉及移动终端的专利案件中出现了一系列有争议的热点问题，例如：
说明书公开不充分、权利要求得不到说明书支持；
代表案例：“小i机器人”专利无效行政纠纷案。专利权人上海智臻智能网络科技股份有限公司起诉苹果公司侵犯其专利权，在并行的无效程序及行政诉讼一审程序中，专利权均被维持全部有效。然而，二审法院则给出完全不同意见，认为涉案专利的说明书公开不充分，权利要求不清楚、缺少必要技术特征、得不到说明书支持，应当宣告无效。最高人民法院已裁定对该案进行再审。
功能性限定；
代表案例：诺基亚诉上海华勤通讯公司专利侵权案。《指南》规定“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”，而对于说明书中是否应当记载对应于功能性特征的具体硬件结构，则并未做出具体要求。而一审、二审法院均认为，原告所主张的产品权利要求采用了“被配置为”的表述方式，属于功能性限定，应结合说明书和附图描述的具体实施方式及其等同方式确定其内容…说明书多数涉及的仍然是方法、步骤或者功能，而缺乏对装置本身的描述，并且进一步检查说明书全文，仍然不能发现关于装置本身如何“被配置为”的具体实施方式，因此，原告专利权利要求的保护范围不能确定，侵权不成立。
使用方法专利的权利用尽；
代表案例：Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc。美国法院认为，对于涉及包含专利方法或程序的设备或装置，专利权人通过出售产品已经得到合理报酬，方法专利包含在产品中，随着产品的售出而被用尽专利权。我国《专利法》仅明确规定了专利产品及依照专利方法直接获得的产品适用专利权利用尽。然而，涉及移动终端、计算机程序的专利，大多属于使用方法专利，如果使用方法专利的权利人在获得合理报酬后，仍然可以干预商品的后续流通，势必会阻碍科技及经济的发展。在今后的司法实践中，对使用方法的权利用尽问题会做出何种规制，我们拭目以待。
直接侵权及间接侵权；
代表案例：Akamai Tech v. Limelight Network。该案分别在美国地方法院、联邦巡回上诉法院(CAFC)及最高法院进行多次审理，CAFC最初认为诱导侵权无需以直接侵权为前提，而最高法院认为当不存在直接侵权时，不应认定存在诱导侵权，并发回CAFC重审；CAFC重审认为，当多个实体分别实施使用方法中的若干步骤时，需证明能够将一方的行为归咎于另一方时，方能认定共同侵权成立。在我国，虽然2016年颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第11条确立了间接侵权的法律依据，但其隐含了间接侵权仍然是以直接侵权为前提的，但在实践中对于专利权人是否需要证明一方主体实际实施了侵权行为，尤其在非生产经营目的的用户实施了若干步骤的情况下，如何处理用户行为与间接侵权的关系，仍然存在较大争议。
由于《指南》修改，必然使得涉及计算机程序的专利申请量以及后续的专利纠纷数量显著增加，这些热点问题也将频频出现，对于这些热点问题的争议也会进一步激化，在今后的审查过程及维权过程中，迫切需要做出相应的法律适用的具体规定或解释。此外，在专利诉讼司法程序中，如何保证对于同一问题衡量尺度与审查程序中的一致性，也是迫切需要解决的问题。
分析与建议
《指南》修改对于涉及计算机程序发明的鼓励促进作用，以及我国加强知识产权保护、鼓励知识产权运营的大环境，对于移动终端行业来说，似乎形势一片大好、即将迎来又一个春天。然而，企业在进行专利布局时仍然要持谨慎乐观的态度，对于专利在审查过程中以及授权之后所遇到的问题和风险也需要进行考虑和防范。尤其，针对现阶段司法实践中经常遇到的上述有争议的热点问题，例如说明书公开不充分、权利要求得不到说明书支持、功能性限定、使用方法的权利用尽以及直接侵权、间接侵权等问题，在撰写申请文件时也要充分考虑、合理规避风险。
现对涉及计算机程序发明的申请文件撰写提出以下建议，谨供参考：
充分描述技术性内容
为避免落入《专利法》第二十五条规定的不授予专利权的范围，在说明书中应详细描述该专利申请所要解决的技术问题，在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是遵循自然规律的技术手段，并且获得符合自然规律的技术效果。
同一发明同时以产品和方法进行保护
涉及计算机程序的发明大多以使用方法专利进行保护，使用方法专利的权利要求通常体现为能够实现某种技术效果或技术功能的流程或步骤，只有在实施者实际进行操作时方能体现，且涉及计算机程序的发明一般涉及数据流的传输和处理，只有借助于专业的分析工具方能拦截和分析。因此，与产品专利相比，当发现可能存在侵权行为时，使用方法专利的专利权人进行举证是相当困难的。
另一方面，目前在我国，使用方法尚不适用权利用尽，这也赋予了专利权人额外的保护，使其在相关产品售出后仍然可以在一定限度内干预该产品的后续流通。因此，产品权利要求和方法权利要求各有利弊，在专利布局时，对于同一发明，应当尽量采用两种形式同时进行保护。
对于装置权利要求，在说明书中充分记载该装置的各个组成部分及其各组成部分之间的关系
《指南》第二部分第九章第5.2节明确规定，“如果写成装置权利要求，应当具体描述该装置的各个组成部分及其各组成部分之间的关系”。另外，在诉讼程序中，装置权利要求中与方法步骤、流程相关的特征有可能被认为是“功能性”特征，从而在侵权判定时参照说明书的具体实施方式来确定其保护范围，因此，应在说明书中应详细记载对于装置本身的具体实施方式，尤其是与发明所要解决的技术问题密切相关的硬件组成部分及其相互关系，以避免权利要求被认定为不清楚，导致保护范围无法确定。
单侧撰写
在互联网、通信技术飞速发展的今天，涉及移动终端的使用方法通常由多个实体来共同完成，甚至其中的若干步骤是由非生产经营目的的用户来完成的。在专利侵权诉讼中，对于这种由多方实体共同完成同一专利方法的案件，如何认定侵权责任始终存在争议。因此，建议从单一实体的角度撰写方法权利要求。
未来与展望
《指南》的修改是改革和完善我国知识产权保护制度、促进科学技术进步和经济社会发展的重大举措，尤其针对计算机程序专利的修改内容，必然会积极促进互联网、通信领域技术的进一步发展。另一方面，互联网、通信技术的发展，也将导致在司法实践中出现更多有争议的问题，更加迫切需要做出进一步的法律适用的具体规定或解释。科学技术进步和社会发展与相关法律的制定、修改和实施是相互影响、紧密联系的。发明专利的保护期限为自申请日起20年，在接下来的20年里，专利保护的相关规定会做出何种修改，这种修改会给互联网、通信领域的技术、经济带来何种变化，会对移动终端生产制造企业带来何种影响，反过来又会如何影响相关法律规定的制定、修改和实施，都是未知的。这对于企业来说，如何进行全面、有效的专利布局，在专利授权后如何积极行使自己的权利方面，均提出了更高的要求。
为了有效应对将来可能出现的各种问题和挑战，国外的司法沿革及社会经济发展轨迹有重要借鉴意义。
在美国，1998年State Street Band and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc.案中正式确定了涉及计算机程序及商业方法的发明的专利可授权主体的适格性。这无疑对IT行业的发展有着积极的促进作用，而大量计算机程序相关专利的涌现，也造成了非执业实体（NPE）的兴起。这些NPE本身不生产产品，而是低价收购专利，再利用收购来的专利频频向执业实体发起诉讼。为了应付专利诉讼，受到攻击的执业实体需要付出大量的成本和精力，不得不降低企业的研发成本，显著地降低了创新速度，其对美国的经济发展和司法资源分配也起到了负面影响。
为了限制NPE造成的负面影响，美国政府及法院也对涉及计算机程序的发明的审判标准做出了调整。2014年Alice Corp. v. CLS Bank案，提高了涉及计算机程序的专利的诉讼门坎，给NPE带来沉重的打击，也使得美国的涉及计算机程序的专利申请授权率骤降，无效成功率创新高。涉及计算机程序的专利一度陷入低谷。
2016年的Enfish LLC v. Microsoft Corporation案中，美国法院认为很多重要的计算机技术的发明都涉及对软件和程序的改良，这些改良往往仅仅涉及逻辑架构或者处理方法，不应当将这些计算机领域的很多优秀发明成果想当然地全盘否定，而是应当参考说明书的内容，从整体上判断权利要求请求保护的方案的本质，是否属于抽象的概念。
由此可见，对于涉及计算机程序的专利，美国法院从鼓励、打压，到理性回归至相对正向的态度，其在审理案件过程中，一直努力地在经济与法律、保护与限制之间寻求着微妙的动态平衡。
推此及彼，我国《指南》修改对于涉及计算机程序的发明明显降低了专利的可授权适格性要求，势必激励发明人创新，通过申请专利而向公众公开创新成果，专利实施者在专利技术的基础上进行经营活动，节约大量时间、成本并显著提高效率。这对于互联网、通信领域技术的发展无疑会起到应有的积极促进作用。
然而，这些即将大量涌现的涉及计算机程序的专利是否会导致NPE行业的兴起，是否会对我国的执业实体带来冲击，是否对科技进步和社会发展起到负面作用，是否将来需要制定相关的法律法规来预防或限制可能的负面作用，而所制定的法律法规是否会对涉及计算机程序的专利提出新的要求，都是值得思考的问题。
希望立法机关能够对可能出现的风险进行合理预判并及时制定相应法律适用的具体规定或解释，尽量减少或避免NPE行业的负面作用，以保证我国技术、经济的持续、健康发展。
同时，企业在进行专利布局时也应持谨慎、理性的态度，对专利在审查、维护、运营、诉讼等阶段中可能出现的问题与风险进行及时防范，并对专利保护与企业的整体商业布局和发展的关系进行综合评估。
此文为LexisNexis律商联讯特约撰稿。
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作者简介：
北京办公室 知识产权部
合伙人 北京办公室
业务领域：知识产权，反垄断与竞争法
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