【律师视点】孟爱华：商标标志被认定具有欺骗性，如何逆转？

孟爱华

北京德和衡律师事务所合伙人律师

商标标志被认定具有欺骗性，如何逆转？

企业在设计自身品牌时往往希望加入能体现自身产品（或服务）有别于他人的高质量或特点的文字，也有时会把企业的愿景融入其中。这种标榜个性的词汇描述需在一定合理的范围之内，一旦超出合理界限，在申请注册商标时，可能会遭遇驳回的风险。

案情

瑞典著名的汽车制造企业—沃尔夫•帕森威格纳公司（以下简称沃尔夫公司），于2011年6月17日向国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)申请注册第9606509号“S80L”商标（下称申请商标），指定使用在第12类的“陆、空、水或铁路用机动运载器；陆地机动车辆；机动车辆引擎”等商品上。商标局以“申请商标与指定商品型号的表现形式相近，易使消费者产生误认，不得作为商标使用”为由，依据《商标法》第十条第一款第(八)项“不良影响”条款给予驳回。

沃尔夫公司不服，向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会以相同理由，对申请商标予以驳回。 

随后，沃尔夫公司向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。法院判决，撤销商评委作出的上述复审决定，并判令其重新作出决定。

商标评审委员会不服上述判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院于2014年12月作出二审行政判决。该判决认为申请商标“S80L”的标志本身不存在对社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的情形，因此不属于《商标法》第十条第一款第(八)项规定的具有其他不良影响的标志，从而维持原判。

2015年5月29日，商标评审委员会依法重新组成合议组对申请商标进行了审理，并作出被诉决定。决定认为：申请商标文字“S80L”指定使用在陆地机动车辆等商品上，因该标志与指定商品型号的表现形式相近，易使相关公众对指定商品的型号等特点产生误认，已构成《商标法》第十条第一款第(七)项规定的不得作为商标使用的情形。据此对申请商标不予核准注册。

沃尔夫公司不服该决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

法院判决

法院经审理认为，欺骗性是《商标法》第十条第一款第(七)项的重点考量要件。申请商标“S80L”标志本身不具有特定含义，故该标志本身不具有欺骗性。只有当“S80L”标志已经与某一特定的车辆型号之间建立起稳定的对应关系，并且就相关公众而言，该车辆型号代表了特定的质量特征时，如果使用在不具有该质量特征的商品上，才会使申请商标具有欺骗性，容易使公众对于质量特征产生误认。本案中没有充分证据表明数字加字母的组合已经成为表示陆地使用汽车商品的通用型号。即使伴随着行业的发展，数字加字母的组合已经成为表示该类商品的通用型号，申请商标有可能被作为汽车型号识别，也仅涉及显著性问题。因此，申请商标不构成《商标法》第十条第一款第(七)项禁止使用的情形。由此，做出一审判决，撤销了商评委的决定。

评析

《商标法》第十条第一款第(七)项规定，“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”，不得作为商标使用。该条款旨在制止使用或注册具有故意曲解商品（或服务）质量、功能、用途等,使公众对商品（或服务）的质量、产地、来源等产生错误的认识，误导消费，欺骗消费者的行为。适用该条款需同时满足两个要件：一、相关标识显示的信息具有欺骗性，二、使公众对商品质量等特点或产地产生误认。欺骗性和误认，两者缺一不可。如果一枚商标仅存在一定的夸大性，但依据有理智的大多数人的认知，其起不到使相关公众产生误认，误导消费的效果，此时不易进行扩张性适用该条款。比如“六个核桃”、“永和大王”、“理财嘉”等商标，虽最初被商标局驳回注册，但经法院审理，最终都予以核准注册。

对本案而言，申请商标“S80L”本身不具有特定含义，使用在指定商品上，亦不会对相关公众造成欺骗性，因此，法院认定正确。

此外，《商标法》第十条第一款第(七)项规定虽与第十一条第一款第（二）项规定都属绝对性条款，在具体案件中的适用也常常被混淆，但两者有着不同的适用要件和法律效果。前者为商标的绝对禁用条款，即如果符合该条款的规定，相关标识不但不予注册，也不得使用，即使使用了，也不能产生后续注册为商标的结果。后者为绝对禁注条款，该类标识一般都因在指定的相关商品上缺乏作为商标应具有的区别来源的显著性，而被禁止注册，比如标识是对产品质量、功能、用途等的直接描述时。但并不禁止该类标识在实际商业活动中进行使用。依据法律及申请商标时的情况，对后一类缺乏显著性的商标，如果有证据证明，经过大量使用获得了商标应有的显著性，可以被相关公众作为商标进行识别，符合了商标法第十一条第二款规定，作为例外情况，便可以核准注册。

鉴于上述两条款规定均为商标注册的绝对条件，属于行政机关依职权主动审查的范围。在商标授权审查过程中，为实现争议的实质性解决，行政机关需要对禁用条款和禁注条款一并审查，以避免授权程序不必要的重复循环，浪费行政、司法资源。

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孟爱华律师

■ 作者简介

孟爱华，北京德和衡律师事务所合伙人律师，资深知识产权律师，商标代理人。韩国首尔大学知识产权法专业在读博士。主要负责处理商标、版权、不正当竞争及商业秘密、特许经营等知识产权领域的行政、民事侵权案件以及各类法律咨询，能够为客户提供全面的知识产权战略制定和风险规避。

 从业以来，孟律师办理过近千件知识产权非诉法律案件和百余件诉讼案件，多起诉讼案件被评为典型案例或被媒体报道。主要服务的客户包括但不限于：网易公司、富安娜公司、香港修身堂公司、德国麦德龙公司，及韩国株式会社可么多么（COMOTOMO）、韩国株式会社ZOO COFFEE、韩国Macrograph特效制作公司、韩国PlayOnCast文化公司、韩国株式会社东医宝鉴农水产、韩国株式会社西艾姆（速度披萨）、台湾明跃国际健康科技股份公司、掌游天下（北京）股份有限公司、北京伟浩领先科技公司等国内外知名企业。

同时，孟律师曾在《法制日报》、《方圆律政》、《信息网络安全》、《中国知识产权评论》及《商法》、《中国知识产权报》、《检察日报》、《同济大学学报》等国内外多家知名专业报纸或学术杂志上发表过数篇论文（或评述），对商标、著作权、不正当竞争等知识产权领域均有独到的见解。

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