案例评析 | 职务发明的举证责任分配

导语：当争议发明创造涉及多个发明人，且发明人同时涉及原单位离职员工和非员工时，认定职务发明的举证责任分担上，原单位主张争议发明创造为其离职员工的职务发明进而主张专利权归属时，不但应举证证明涉案发明创造与员工在原单位接触的技术具有相关性，系员工离职后一年内作出，同时亦应证明其他发明人对此并无贡献可能性；而否认争议发明创造为职务发明的被告则可主张其他发明人具有相应技术研发能力、单位提供了研发的物质技术条件、相关的研发记录等证据予以反驳。供稿：戴纯箴

判决书原文请点击（2017）沪民终324号

随着我国技术型企业的不断增加，技术人才的流动日趋普遍，因员工离职后作出的发明创造带来的专利权权属纠纷案件呈快速上升趋势。此类案件的核心争议焦点就在于职务发明的认定标准，根据各个案件涉案专利的实际情况，在审理过程中需要全面分析并进行综合判断。

在上海微创医疗器械(集团)有限公司与上海纽脉医疗科技有限公司、虞某等专利申请权权属纠纷案件中【（2017）沪民终324号】，涉案专利记载的发明人有多人，其中既有离职员工又有非员工，而《专利法》第六条和《专利法实施细则》第十二条有关职务发明相关制度设计系针对于仅由离职员工独立完成发明创造的情形，并没有涉及离职员工与他人共同完成的情况。对此，法院审理认为，当争议发明创造涉及多个发明人，且发明人同时涉及原单位离职员工和非员工时，认定职务发明应当注意以下几点：一是相关性认定应适用技术方案相关标准。二是应当考虑非员工发明人对于发明创造研发的贡献可能性。三是举证责任分担上，原单位主张争议发明创造为其离职员工的职务发明进而主张专利权归属时，不但应举证证明涉案发明创造与员工在原单位接触的技术具有相关性，系员工离职后一年内作出，同时亦应证明其他发明人对此并无贡献可能性；而否认争议发明创造为职务发明的被告则可主张其他发明人具有相应技术研发能力、单位提供了研发的物质技术条件、相关的研发记录等证据予以反驳。

对于考虑非员工发明人对于发明创造研发的贡献可能性，上海市高级人民法院认为综合考虑本案在案证据，第一，虞某具有涉案专利申请所属领域的研发能力。虽然一审判决未采信虞某于一审中部分证据，但是虞某本人在一审诉讼程序中出庭对涉案专利申请的发明动机和所涉技术进行过陈述。此外，从在案证据看，虞某在涉案专利申请技术领域具有长期从业经历以及微创介入器械领域的研发经验，是多项微创介入器械发明或实用新型专利的发明人，其中多项专利虞某均为第一发明人；在微创公司工作期间，其曾是微创公司前沿技术部门的负责人，曾参与微创公司心脏瓣膜项目研发；离开微创公司后，虞某仍在医疗器材科技公司的研发部门就职，在此期间也曾参与多项专利的研发，其中也涉及瓣膜输送系统。虽然微创公司认为虞某大学专业涉及材料领域，故不具备研发涉案专利申请所属机械结构领域的能力，但是根据一审查明的事实，虞某还毕业于生物医学工程硕士专业，且某一技术领域的研发能力一般并非仅通过大学期间的专业学习就能具备，而是需要通过相关技术领域的专业知识、研发经验和长期实践的逐渐积累。因此，综合在案证据及当事人的陈述，本院确信虞某具有涉案专利申请技术领域的研发经验，并因此具有相应的研发能力。第二，涉案专利申请与王某某在微创公司就职期间参与的微创公司专有技术存在差异。首先，微创公司提供的反映部分技术特征的照片等证据无法识别具体技术内容。其次，根据微创公司在二审庭审中提交的技术比对意见，其认为涉案专利申请的各个技术特征均来源于微创公司专有技术、公开的微创公司专利、公知技术或其两两结合。对此，本院认为，在专利技术领域，通过结合公开技术方案形成的技术方案不能排除其具有实质性进步，即不能以此来否认涉案专利与微创公司技术之间的差异性。即便涉案专利申请的各个技术特征与前述微创公司技术方案有关，仍不足以证明涉案专利申请的技术方案完整来源于微创公司整体技术方案，即不能证明涉案专利申请与微创公司某一项技术方案完全相同。第三，微创公司为提交证据证明其主张的涉案专利申请主要技术方案与王某某离职前微创公司研发成果和研发思路相似，王某某有能力在微创公司基础上完成涉案专利申请的成果的上诉理由，本院不予认同。

编辑：任雪

往期精彩

长按识别杨宇宙律师个人微信二维码（yangyuzhou3342），了解更多

文章好看就点这里