案例评析 | 商标先用权抗辩中“有一定影响”的认定

导语：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。关于被告使用的被控标识是否构成在先使用并有一定影响的商标，取决于被告是否在该日期之前使用被控标识并具有一定的市场影响力，可以综合考虑被控标识的持续使用时间、区域、销售量、广告宣传情况等因素进行认定。

供稿：孔旗

判决书原文请戳（2018）沪0115民初77977号

在原告鼎爽科技浙江鼎爽科技有限公司（以下简称“鼎爽科技”）与被告易生文化易生文化传播（上海）有限公司(以下简称“易生文化”)侵害商标权纠纷案件中：鼎爽科技系第22938092号商标的注册人，核准使用在第44类美容服务等服务上。鼎爽科技认为，易生文化一直宣称其为祛斑美容专家，并一直自称其为“香港澜羽生物科技有限公司”，其经营的祛斑美容属于医疗美容服务，与鼎爽科技商标核定使用的系相同服务，而易生文化使用的商标与鼎爽科技注册商标是近似商标，故易生文化的行为侵犯了鼎爽科技的商标权。因此，鼎爽科技向上海市浦东新区人民法院提出诉讼请求，要求易生文化立即停止商标侵权行为；在《文汇报》登报消除影响；赔偿鼎爽科技经济损失。上海市浦东新区人民法院于2018年10月12日立案，后开庭审理，驳回了鼎爽科技的诉讼请求。本案现已审理终结。案件焦点之一：易生文化使用的被控标识是否构成在先使用并有一定影响的商标。针对上述争议焦点，法院认为：关于易生文化使用的被控标识是否构成在先使用并有一定影响的商标。鼎爽科技申请注册涉案商标的时间为2017年2月24日，易生文化的抗辩是否成立，取决于易生文化是否在该日期之前使用被控标识并具有一定的市场影响力，可以综合考虑被控标识的持续使用时间、区域、销售量、广告宣传情况等因素进行认定。根据易生文化提交的证据，其自2016年7月起开始发展“澜羽祛斑”产品和服务品牌的加盟商，至鼎爽科技申请注册涉案商标之前，已至少有33家加盟商，地域范围覆盖了全国多个城市，其中包括鼎爽科技住所地所在城市。鼎爽科技为上述特许经营活动的开展，定制了大量使用有被控标识的宣传册、广告衫及授权牌匾，至鼎爽科技申请注册涉案商标之日前定制了1000本宣传册、320件广告衫、300多个授权牌匾。2016年10月及11月起，还分别通过网站及微信公众号对其经营的“澜羽”品牌进行宣传推广，亦在宣传中大量使用了被控标识。此外，易生文化还以举办培训会的方式进行宣传推广。根据以上事实可以认定，在鼎爽科技申请注册涉案商标之前，易生文化已对被控标识进行在先的使用，虽使用时间只有八个月，但该期间内在全国的多个城市发展数十个加盟商，且区域覆盖范围较为广泛，还通过多种方式进行了有一定深度和广度的宣传。因此，在鼎爽科技申请注册涉案商标前，易生文化已在相同服务及类似商品上在先使用被控标识，且已经具有一定影响，鼎爽科技无权禁止易生文化在原使用范围内继续使用该商标。关于鼎爽科技提出的与加盟商签订加盟合同的主体并非易生文化的疑问。法院认为，首先，易生文化持有上述加盟合同及支付加盟费签购单的原件，加盟合同中列明的甲方经营地址系易生文化的实际经营地址，且易生文化的法定代表人及唯一股东系大部分合同的签约主体，签购单的商户号亦反映出收取加盟费的多系同一主体。其次，根据易生文化提交的证据，香港澜羽有限公司与易生文化存在关联关系，且存在共用工作人员马乐乐的情形。最后，易生文化委托他人就上述加盟合同所涉品牌制作授权牌匾、宣传册、广告衫，并通过网站、微信公众号、举办培训会等方式就该品牌进行宣传推广，且易生文化在其实施的宣传行为中多次以香港澜羽有限公司自称。根据以上事实，可以认定易生文化系前述加盟合同的实际履行主体，易生文化关于其以香港澜羽有限公司的名义发展加盟商后由易生文化实际履行合同的陈述与事实相符。因此，被控标识的前述使用、宣传行为均系易生文化实施。事实上，鼎爽科技提起本案诉讼，指控易生文化大肆使用被控标识并在全国大规模发展数百家加盟店的行为构成侵权，也从另一个角度印证易生文化确在我国使用了被控标识且已具备一定规模。鼎爽科技还称没有证据证明易生文化经过香港澜羽有限公司授权，但本案认定的关键在于易生文化是否在先使用被控标识及该标识是否具有一定影响，易生文化的使用行为是否经香港澜羽有限公司授权并不影响本案的认定。综上，鼎爽科技的诉讼请求不成立，法院不予支持。 附：相关法律条文《中华人民共和国商标法》第五十九条 商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

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