案例评析 | 无效宣告过程中关于“不得扩大原专利的保护范围”的理解

导语：从法律逻辑角度看，“不落入审查指南规定的修改方式”与“修改超范围”二者之间并无任何直接或间接的因果关系。归根到底，终极之问在于修改后的权利要求所请求保护的技术方案：（1）是否超出原专利独立权利要求所框定的最大保护范围，以及（2）是否属于本领域技术人员在阅读原专利权利要求书及其说明书与附图后可“直接、明确推导出”的技术方案。

供稿：董浩

判决书请戳（2020）最高法知行终246号

上诉人同方威视技术股份有限公司（以下简称同方威视公司）、清华大学因与被上诉人北京君和信达科技有限公司（以下简称君和信达公司）、原审被告国家知识产权局、原审第三人许昌瑞示电子科技有限公司（以下简称许昌瑞示公司）发明专利权无效行政纠纷一案【（2020）最高法知行终246号】：

对于无效程序中权利要求的修改方式，双方存在较大争议。

上诉人认为：《专利法实施细则》及《专利审查指南》均明确专利权人在无效宣告中修改权利要求后的比对对象是“原专利”的保护范围，而非“原权利要求”的保护范围。本案中，权利要求4、13等的修改完全符合前述《专利法实施细则》《专利审查指南》中的相关规定以及最高人民法院裁判要旨。此外，在原专利复审委员会在专利无效宣告阶段已经接受该修改方式、目前专利权人又无法再次修改的情况下，一审判决的认定将严重损害上诉人的信赖利益，给上诉人造成无法弥补的损失。综上，上诉人认为一审判决的相关认定不当，应予纠正。

被上诉人君和信达公司辩称：关于2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称2001年专利法实施细则）第六十八条第一款规定中的“原专利的保护范围”，其不应仅仅理解为“原独立权利要求的保护范围”，而应当理解为“作为修改对象的原权利要求的保护范围”。

二审法院认为：

一、关于“第一种修改方式”

2001年专利法实施细则第六十八条第一款规定，在无效宣告请求的审查过程中，发明或实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。本案中，以修改后的权利要求4为例，权利人通过改变从属权利要求引用关系，越过原有表述中引用的权利要求3，直接引用权利要求2，导致权利要求4删减了权利要求3中“所述第二检测器位于第一检测器和辐射源之间”的技术特征限定。原审法院认为，该修改方式既不属于审查指南所规定的修改方式，也不符合上述第六十八条规定，故不应得到支持。本院仅对此结论（即“修改后的权利要求4属超范围修改故不应得到支持”）予以认可，但对其所依据的理由不予认同，具体分析如下：

（一）关于权利要求4的比较基准

原审法院认为，将“原专利的保护范围”仅理解为独立权利要求的保护范围并不恰当，在无效宣告程序中修改权利要求应受到已授权公告的权利要求布局的限制，这样更利于保护社会公众的信赖利益，也有助于引导专利申请人谨慎布局权利要求；与原权利要求4相比，修改后的权利要求4相当于删除了原权利要求3中的技术特征限定，导致该从属权利要求的保护范围变大。原审法院该观点的实质是在无效程序中对权利要求修改是否超范围判断上引入新的参照体系，以替代目前司法实践，即应当以原专利权利要求1为划定原专利保护范围的重要基准。运用该新参照体系的关键与核心所在则是首先要确定权利要求修改前后的对应性，即：以本案为例，被修改的权利要求4应和与其最有对应关系的原权利要求4、而非原权利要求1进行比较，以判断修改是否超范围。本院对此不予认可，理由如下：

首先，尽管该“一一对应”式的体系性比对方法有其内在合理性，但不可否认的是，其暗含的对应性要求必然会实质性地限缩广大专利权人在无效程序中修改权利要求的自由度与技术表达空间，对于专利法激励保护创新的根本立法宗旨具有潜在但不可忽视的负面影响。

其次，实践中有相当数量无效程序所涉权利要求修改需将多个既有技术特征打散重新自由组合，某些情况下甚至需要补入其他技术特征。此类情形中将难以确定前述对应性，即难以准确认定新的某项权利要求是基于授权公告文本中哪一项权利要求所进行的修改，故该体系性比对规则的普适性存疑，尤其在面临复杂技术方案所涉权利要求修改的情形时会有局限性。

再者，虽然该体系性比对规则有利于提高社会公众预期的准确性，也有利于行政机关控制其无效审查行政成本，但至少从目前的专利无效宣告实践来看，相较于“赋予专利权人修改权利要求充分、合理自由度以激励保护创新”所带来的整体社会福利，并未出现明显的或不可控的专利权人滥用“以原专利独立权利要求作为确定专利保护范围重要基准”这一裁量规则、社会公众预期利益严重受损、无效宣告申请人程序或实体利益受到实质性损害，以及行政部门审查成本急剧上升以至难以承受等足以抵消前述社会福利的乱象。

综上，对于实践中新出现的修改方式，司法与行政部门及社会公众理应保持适度容忍，对于增加任何新的法律原则以跨越修改实质而直接限制或禁止某种具体修改方式的司法理念则应保持足够审慎与克制。因此，原审法院关于“在无效宣告程序中修改权利要求应受到已授权公告的权利要求布局限制”的观点缺乏法律依据，亦无现实的必要性或紧迫性，特别是考虑到该观点对于激励保护创新的负面影响，本院对其不予认可。本院进一步认为，权利人通过改变引用关系从而删除有关技术特征限定这一行为模式本身并未违反专利法及其实施细则的相关规定，本争议焦点的关键在于修改后的、未超原权利要求1保护范围、但又不同于任何原有权项的权利要求4是否属于本领域技术人员在阅读原专利权利要求书及其说明书与附图后可“直接、明确推导出”的技术方案。该问题将在后文予以详述。

（二）该修改方式是否符合审查指南相关规定

原审法院认为，本案中第一种修改方式不属于审查指南所规定的修改方式，并以此为由予以禁止。本院对此亦不予认可。根据审查指南第三章第4.6.2条的规定，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。第一种修改方式虽从表面看是对从权引用关系的调整，但究其实质，即作为一项新的权利要求内容来看，修改后的权利要求4仍是在原权利要求1所含全部技术特征基础上增加其他技术特征而形成的技术内容，故第一种修改方式可以视为上述第4.6.2条项下的“权利要求的进一步限定”。退而言之，即使该修改方式不落入第4.6.2条所列举范围，原审法院也不能直接据此认为修改超范围，理由如下：

首先，虽然审查指南对无效程序中如何修改权利要求列举了前述几种具体的修改方式，但应指出，该列举式表述内容仅是行政部门根据无效申请与审查实践总结提炼出的常见修改方式。尽管该列举式规定有助于协同专利权人、无效申请人与行政部门之间的行为模式并提升三者间的互动效率，但该规定本身并非判断修改方式是否合法的唯一裁量依据，且“一般限于”的表述也不应作“绝对排除其他修改方式”的理解。

其次，从法律逻辑角度看，“不落入审查指南规定的修改方式”与“修改超范围”二者之间并无任何直接或间接的因果关系。归根到底，终极之问在于修改后的权利要求所请求保护的技术方案：（1）是否超出原专利独立权利要求所框定的最大保护范围，以及（2）是否属于本领域技术人员在阅读原专利权利要求书及其说明书与附图后可“直接、明确推导出”的技术方案。因此，即便实践中新出现的某种具体修改方式不能明确落入上述第4.6.2条所列举修改方式的范围，也不能据此直接认定修改超范围。原审法院关于“第一种修改方式”不属于审查指南所规定的修改方式并以此为由予以禁止的处理意见不符合对专利法及其实施细则相关规定的准确理解，本院不予认可。

（三）该修改方式是否符合“直接、明确导出”原则

就专利无效程序中修改是否超范围判断而言，“直接、明确导出”原则已经司法实践得以确立，该原则与专利法及其实施细则相关规定之间的内在逻辑关系已有本院在先判决予以详述，此处不再赘述。本案中，修改后的权利要求4因删除了“所述第二检测器位于第一检测器和辐射源之间”的技术特征限定，其请求保护的技术方案扩展到了“所述第二检测器”位于其他位置的若干技术方案，具体而言，至少包括以下两种技术设置：（1）将第二检测器设置在辐射源所处位置，即与地面垂直方向上使第一检测器与辐射源相互重叠；（2）将第二检测器设置在辐射源的上游侧、距离辐射源或远或近等不同位置，即在移动目标尚未到达辐射源之前，已经启动部分检测器。

上述两种不同技术方案中，移动目标前端（如车头）在到达辐射源之前或正好处于辐射源处就使得第二检测器发出信号，使得辐射源高能射线自动发出的临界状态不同程度地前移。该等技术方案均未在原专利权利要求书及其说明书与附图中有明确提及或讨论，同时该修改也一定程度上偏离了高能辐射检测设备研发领域所秉持的技术审慎及安全原则，本领域技术人员在阅读该等技术资料后难以直接、明确地推导出以上所有新增技术方案，即该修改得不到说明书与附图支持，故修改后的权利要求4违反了上述“直接、明确导出”原则，不符合2001年专利法实施细则第六十八条之规定。

基于相同或相似理由，修改后的权利要求4-10；权利要求23-29；权利要求42-48；权利要求54-57；权利要求61-67均不符合2001年专利法实施细则第六十八条之规定。

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