案例评析｜专利侵权判定中关于功能性特征的注意事项

导语

关于功能性特征的排除，如本领域普通技术人员仅阅读权利要求即可直接、明确地确定实现所述功能或者效果的具体实施方式的，则不应该将该技术特征认定为功能性特征。在确定功能性特征的技术内容时，应从说明书和附图的描述中正确归纳出实现该功能或者效果所不可缺少的技术特征，与被控侵权技术方案的相应技术进行比对，对于那些并非实现该功能所必需的技术内容，不应被纳入到功能性技术特征的比对中。在对功能性特征适用等同原则时，应把从说明书和附图中所归纳出的实现功能性特征所表述的功能或者效果所不可缺少的技术特征作为一个整体，与被控侵权技术方案中的相应技术特征进行比对，从而避免因过度拆分技术特征导致不当限缩专利权保护范围的后果。

供稿：孔旗

裁判文书请戳

（2017）苏民终833号

上诉人东莞市翔度电子科技有限公司（以下简称翔度公司）因与被上诉人居永明侵害发明专利权纠纷一案，不服江苏省南京市中级人民法院（2016）苏01民初1090号民事判决，向二审法院提起上诉。二审法院于2017年5月12日立案，现已审理终结。

居永明向一审法院起诉请求：1.判令翔度公司立即停止侵权行为，销毁侵权产品；2.判令翔度公司赔偿经济损失人民币100万元及合理费用16113.16元；3.判令翔度公司承担本案的诉讼费用。

2002年3月8日，居永明向国家知识产权局提出涉案专利申请，于2007年6月6日被授予发明专利权（ZL02107209.4号专利）。权利要求1为：一种可反复充放电的锂离子动力电池，每个单体电池由盖板、负极极柱、安全阀、正极极柱、电解液，外壳组成，正极极柱与正极相连接，负极极柱则与负极相连接；正极选用铝箔，且铝箔的两面均匀涂布正极活性物质，负极选用铜箔，且铜箔的两面均匀涂布负极活性物质；其特征在于：内本体是由一对或多对正负极片组即正极片、负极片与隔膜共同构成具有盘状结构的电极集合体，正极或负极的极片均带有大叶单极耳或大叶多极耳，并通过集电夹板导出电流至极柱；正极有一个或若干个极柱，负极有一个或若干个极柱；极柱的形状为圆柱形或片状，安装于外壳的同一或不同的任何表面上；正极片与负极片须间隔层叠置放；内本体最外层两侧为负极片或正极片；内本体须以隔膜紧密包裹或以聚乙烯、聚丙烯框夹紧；正极极耳整齐排列并联于内本体的一端，负极极耳整齐排列并联于内本体的另一端，正极的活性物质选自钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂或镍钴酸锂；负极的活性物质选自天然石墨、鳞片石墨、人造石墨或石油焦炭；外壳（9）为方形或圆柱形；外壳内装入一个内本体或将若干个内本体并联装入外壳内。

经审理后，一审法院判决：一、东莞市翔度电子科技有限公司于判决生效之日起停止侵害居永明涉案ZL02107209.4号发明专利权，即停止制造和销售侵害该发明专利产品的行为；二、东莞市翔度电子科技有限公司于判决生效之日起15日内赔偿居永明经济损失80万元；三、驳回居永明的其他诉讼请求。

翔度公司后上诉请求：依法改判，驳回居永明的全部诉讼请求，并由其承担一、二审诉讼费用。事实与理由：被控侵权产品与涉案专利相比，存在5处既不相同也不等同的技术特征，因此不落入专利权的保护范围。

一审法院认定的事实均有相关证据证明，二审法院予以确认。二审法院认为，根据双方诉辩意见，本案二审争议焦点之一为：关于被控侵权产品在注液孔处设置钢珠，与权利要求1的“安全阀”是否构成相同或等同特征。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条规定：“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同”。

根据上述司法解释的规定，在专利侵权判定中，当权利要求中涉及以功能或者效果表述的技术特征时，应注意如下几个问题：第一，关于功能性特征的排除。并非所有以功能或效果表述的技术特征都属于功能性特征，如果本领域普通技术人员仅阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的，则不应该将该技术特征认定为功能性特征。如果教科书、工具书等公知常识性证据中已经记载了能够实现相同功能或者效果的具体实施方式，则此种情形即能够证明“本领域普通技术人员仅阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”，并且应当将教科书、工具书等公知常识性证据中所记载的实现相同功能或者效果的具体实施方式作为权利要求中相应技术特征的技术内容，用于侵权比对。第二，关于功能性特征技术内容的确定。如果权利要求中某一技术特征是以功能或者效果表述，且无证据表明本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的，则该技术特征即为功能性特征。在确定功能性特征的技术内容时，应当从说明书和附图的描述中正确归纳出实现该功能或者效果所不可缺少的技术特征，与被控侵权技术方案的相应技术进行比对，对于那些并非实现该功能所必需的技术内容，不应被纳入到功能性技术特征的比对中。第三，关于功能性特征适用等同原则的问题。在对功能性特征适用等同原则时，应当将功能性特征作为一个整体与被控侵权技术方案中的相应技术特征进行比对，也即应当把从说明书和附图中所归纳出的实现功能性特征所表述的功能或者效果所不可缺少的技术特征作为一个整体，与被控侵权技术方案中的相应技术特征进行比对，从而避免因过度拆分技术特征导致不当限缩专利权保护范围的后果。

本案中，权利要求1仅记载了可反复充放电的锂离子动力电池具有安全阀这一技术特征，并未进一步限定安全阀的结构，本领域普通技术人员仅阅读权利要求书无法获知专利是如何实现“安全”这一功能的，因此，根据专利法司法解释的相关规定，该技术特征为功能性特征，应当根据说明书中所记载的实现该功能的不可缺少的技术特征来界定该技术特征的内容，并在此基础上进行侵权技术比对。

关于侵权技术比对，翔度公司认为被控侵权产品的电池容量小，不需要安全阀，被控侵权产品只是简单地用封口钢珠将注液口封住而已，假设被控侵权产品发生短路，铝壳内部产生了气体，该气体的压力也不足以将封口钢珠吹出，而只会引起铝壳鼓胀变形；而涉案专利的安全阀是弹性件将钢珠压紧在注液口上，当电池内的压力大于弹性件的压力时，则钢珠被抬起而放气，当动力电池内的压力小于弹性件的压力时，钢珠则将注液口封闭。因此被控侵权产品的用封口钢珠将注液口封住的结构不等同于涉案专利中的安全阀。

二审法院认为，根据涉案专利说明书，设置安全阀的目的是为了在瞬间卸去由过充电、短路等其他意外事故所导致的电池内部的超出设计的压力，以确保安全。根据说明书及附图所记载的内容，实现上述卸压功能的不可缺少的技术特征是钢球、注液孔、将钢球压在注液孔上的压簧/压片，以及将钢球、压簧/压片配合在一起的保持架（调节螺栓内孔）；而被控侵权产品上实现卸压功能的相应技术特征为钢球、设置在盖板上的注液孔以及利用其自身材料弹塑性变形从而将钢球保持在注液孔内的盖板。两者相比较，为实现瞬间卸压功能，被控侵权产品的相应技术特征与涉案专利说明书所记载的不可缺少的技术特征相比，相同之处在于两者都是利用钢球作为阀芯来开启注液孔卸压，不同之处在于钢球的保持架以及钢球开启压力的设定方式不同，说明书中是由调节螺栓内孔作为保持架，使得钢球保持在注液孔处，并通过压簧/压片设定钢球的开启压力，即当电池内部压力克服压簧/压片施加在钢球上的力时，钢球开启卸压；而被控侵权产品是利用盖板的自身厚度和弹塑性变形，将钢球嵌入到盖板内部并同时占据注液孔的空间，开启压力则由盖板自身所能够提供的弹塑性力所设定，即当电池内部压力克服盖板包裹住钢球的弹塑性力时，钢球就会脱离盖板，从注液孔弹出，从而开启卸压。由此可见，关于权利要求1中所记载的“安全阀”这一功能性特征，被控侵权产品的相应技术特征与涉案专利说明书所记载的实现安全阀功能的不可缺少的技术特征相比，仅在于设定卸压压力的方式略有差异，但这两种卸压压力设定方式都是利用材料的弹性或者弹塑性特性，并无本质上的区别，本领域普通技术人员在知晓了说明书所公开的这种安全阀结构后，很容易联想到被控侵权产品的安全阀结构，因此，被控侵权产品由钢珠、注液孔以及盖板保持架所构成的安全阀，与涉案权利权利要求1中的安全阀技术特征构成等同特征。

同时，翔度公司认为被控侵权产品与涉案专利相比，存在的另外4处既不相同也不等同的技术特征的主张也不成立。综上，翔度公司关于被控侵权产品与涉案专利权利要求1相比，存在5个既不相同也不等同的技术特征的主张均不成立，而除上述5个技术特征之外，翔度公司对被控侵权产品具有与专利权利要求1相同的其余所有技术特征并无异议，故被控侵权产品具有与涉案专利权利要求1全部技术特征相同或等同的技术特征，落入涉案专利权利要求1的保护范围。综上所述，翔度公司的上诉理由不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

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