泰和泰研析 | 中国企业的海外知识产权布局与风险防范策略

引言

随着产业的迅猛发展和国际分工的不断深化，越来越多的中国企业将业务拓展到国外，例如借助国内的优势出海抢占国外市场份额，或者将业务转移到更合适的国家或地区实现降本增效等。二十多年前，中国加入WTO之后，中国的企业逐渐在欧美等发达国家崭露头角；十年前，随着一带一路战略的提出、持续推进与落地，中国企业逐渐在东南亚、中亚、中东、非洲等发展中国家和地区大放异彩。相应地，海外知识产权布局以及知识产权风险防范也日益重要，本文主要针对上述两方面做出探讨与建议。

一、知识产权的特点

知识产权（Intellectual Property，简称IP）虽然具有一定的人身属性，但更多程度上属于一种财产权利，如资产、房屋产权、股权等常见物权一样，属于切切实实的财产权利。常见的知识产权包括商标权、专利权、著作权等；更广义地说，商业秘密、字号、域名、装潢、商业外观（trade dress）也属于知识产权。

很多类型的知识产权都具有地域性、独占性、先申请制、期限性的特点。地域性是指某项知识产权仅在特定的国家或地区有效，例如某个国家核准通过的专利权、商标权就仅在该国家的辖区内有效。独占性是指某项知识产权属于某个主体之后，该主体往往就能独占该项知识产权，其他主体未经许可不能使用该项知识产权，专利、商标、著作权都有该特点。先申请制是指知识产权通常授予先申请该项知识产权的主体，这是大多数国家综合了公平、效率与可操作性而采取的制度，这个特点在域名与商标上体现得最淋漓尽致；美国的专利制度在2011年从先发明制变更为先申请制，这是顺应“先申请制”的全球趋势。期限性是指知识产权的有效期或独占期往往是有期限的，例如，专利的有限期往往在10至25年之间且期限届满就无法延长，而商标、域名的期限往往可续展，但每次续展的期限也是有限的。著作权虽然在完成作品时就自动产生，不需要申请，但著作权也具有相应的保护期限。

正因为知识产权的前述特点，所以，企业在国内享有的知识产权不代表在国外必然享有对应的知识产权，企业在国内开展某项工作不存在侵犯知识产权的风险不代表其在海外开展该项工作就不存在侵权风险。因此，企业在海外开展业务时，既要注重自有知识产权的布局，又要防范知识产权的侵权风险。

二、海外知识产权布局的策略

企业在进行海外知识产权布局时，要考虑很多因素。例如，哪些知识产权需要在海外进行布局，在哪些国家或地区布局？什么时候开始布局？如何落地执行？在有限的费用预算的情况下如何最大化布局效果等等。对此，我们从海外知识产权布局的原则、工作流程、落地执行进行探讨。

（一）

    海外知识产权布局的原则

海外知识产权布局有两大原则：市场未动，知产先行；把握当下，展望未来。“市场未动，知产先行”是指企业在海外开展业务之前，就应当进行海外知识产权的布局，这是由知识产权的“地域性”和“先申请制”决定的。例如，域名、商标都有非常明显的先申请制的特点，专利、商标具有很明显的地域性的特点。“把握当下，展望未来”是指进行海外知识产权布局时，不仅要考虑自己当下的需求，还需要考虑不远的未来或者更长远的未来自己的需求。

有些时候，进行知识产权布局还需要做到“知己知彼”，以争取“百战不殆”。例如，如果预计某个国家或地区在未来对某种产品会出现膨胀性的需求，但目前大部分同行都尚未进入该市场，就可以先在该国家或地区进行专利布局，以占据主动性。再例如，如果某家同行在某个国家的市场规模明显领先于自己，甚至专利布局也明显领先于自己，该种情况下，依然可以研究该同行的产品、技术、专利，并对此研发出更优的方案，将该种更优的方案在该国家申请专利，以逐渐创设、争取弯道超车的机会。

（二）

    海外知识产权布局的工作流程

海外知识产权布局的工作流程，通常包括调研、制定布局方案、落地执行、维护与更新这几个主要环节。

调研环节的主要目的是梳理企业的知识产权，了解企业的主营业务、核心优势、市场分布情况、中长期目标等，有时候还要了解同行乃至整个行业的情况。总体上，知识产权的角色是保驾护航，海外知识产权的布局依赖于企业核心业务的当下与未来的发展。调研之后，就可以根据企业的实际情况定制布局方案。

落地执行也是很关键的环节。相同的布局，往往有不同的落地执行方案。例如要在几个国家申请一件专利，可以借助巴黎公约直接到相应的国家申请，也可以先依据专利合作条约（PCT）提交PCT国际专利申请，然后再基于该PCT国际专利申请进入具体的国家。也许殊途同归，但费用、时效是存在差异的；有些情况下，结果还不尽相同，甚至不同的落地执行方案的成功率会存在差异。商标、外观也类似，既可以直接到相应的国家或地区进行申请，也可以借助一些国际条约例如马德里体系、海牙体系进行申请。总体上，在落地执行阶段，我们建议要借助国内专业团队的力量，并由国外当地的专业团队执行具体的工作。因为法律也具有地域性的特点，当地的专业团队往往会比国内团队更熟悉当地的相关制度与规定；而国内专业团队可以与国外当地的专业团队进行协同分工，并起到沟通的桥梁、信用背书的作用，以争取降低落地执行的总体费用。

海外知识产权布局的工作流程最好能制度化，以便于企业在发展过程中，有新的需求或新的知识产权时，能按照既有的思路更新相应的布局，以及进行必要的维护。所谓的维护，不应局限在对海外的知识产权进行续展，还应当进行必要的监控、更新等。例如，有些国家的商标局，在审核在后的商标注册申请时，并不会考虑其与在先的注册商标是否构成近似，而是将该项工作留给在先的权利人，若在先权利人认为在后商标构成近似，就应当提出异议；在先的权利人未提异议的，就视为其不认为构成近似或者同意两者共存，如此，可能导致他人获得一项与在先注册商标近似的商标，这无疑会影响到在先注册商标权人的业务。因此，监控该种国家或地区的在后商标注册申请，并及时提出异议，就是一项很重要的工作。

（三）

    侵犯海外知识产权的风险防范

目前，绝大部分国家对知识产权的保护力度都在不断加大，相应地，侵犯知识产权所付出的代价也不断提高。因此，企业在海外开展业务时，应当努力降低侵犯海外知识产权的风险。

海外知识产权的风险防范主要包括风险评估和风险控制。风险评估主要是指评估风险发生的可能性以及风险发生后可能带来的损失。通常，侵权规模越大、时间越久，产生侵权纠纷所带来的损失就会越大。因此，企业的核心业务、主打产品、畅销产品等，都应当进行相应的风险评估。此外，有些国家、行业的知识产权保护力度特别大，在这些国家、行业开展业务时，尤其需要进行相应的风险评估。

风险控制是指对风险进行识别与控制。通常，风险控制的工作应当贯穿某项业务或某项产品的整个生命周期。例如，在产品研发的每一个阶段都应该持续进行风险识别和控制，这些阶段包括在技术研发的立项阶段、设计阶段、投产阶段以及销售阶段，甚至报废阶段。可以通过专业的团队进行相应的检索、分析来识别并规避潜在风险。有条件的企业还可以建立完整的风险防控体系，具体包括建立固定的知识产权管理和法律团队、搭建合理的成果保护、知识产权布局的内部机制，以及整合包括外部律师事务所在内的外部资源等。

国家知识产权局、中国国际贸易促进委员会2021年底发布了《关于进一步加强海外知识产权纠纷应对机制建设的指导意见》，该指导意见对于企业海外知识产权的风险防范、纠纷应对颇有指导意义，例如，其中提到“实现展前培训和风险排查、展中驻会服务和维权指导、展后案件跟踪和总结反馈的全链条服务……开展重点产业领域海外知识产权风险防控体系建设，实时监测海外知识产权重点信息，加强重点产业海外知识产权保护模式研究”。有条件的企业可以参考该指导意见进行相应的制度建设和团队建设；而中小型企业则可以借助第三方专业团队完成相应的工作。

结 语

由于篇幅有限，本文仅对海外知识产权的布局、风险防范进行初步的探讨与建议，希望能给中国企业带来一定的启发，减少海外知识产权的侵权风险，让知识产权给中国企业的海外业务保驾护航。

作者简介

周才淇 合伙人

业务领域：知识产权、民商事争议、企业合规

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