克里斯蒂昂·迪奥尔“J’Adore”香水瓶立体商标案评析

 张仙 同济大学上海国际知识产权学院 

  一、案情简介  

1．案件发展始末

2018年世界知识产权日的主题为“变革的动力：女性参与创新创造。”伴随着这一主题，最高人民法院审理了克里斯蒂昂·迪奥尔公司“J’Adore”国际商标申请领土延伸一案。

2014年8月8日，克里斯蒂昂·迪奥尔公司（下文简称迪奥公司）为其产品“J’Adore”香水瓶申请了国际商标注册。并且经国际注册后，迪奥公司根据《商标国际注册马德里协定》等规定，通过世界知识产权组织国际局向澳大利亚、丹麦、芬兰、英国、中国等提出领土延伸保护申请，以便在这些国家获得商标注册。

2015年7月13日，中国商标评审委员会以迪奥公司为该香水瓶申请的商标缺乏显著性为由，驳回全部指定商品在中国的领土延伸保护申请。在法定期限内，迪奥公司向商标评审委员会提出复审申请，但再次以相似的理由被驳回。

2016年2月2日，迪奥公司对判决不服，向北京知识产权法庭提起行政诉讼，一审法院判决驳回迪奥公司诉讼请求，迪奥公司不服提起上诉。2017年5月23日，北京市高院驳回上诉维持原判。

最终，迪奥公司向最高人民法院提出再审申请，并于2018年4月6日，由最高人民法院副院长陶凯元大法官担任审判长审理此案。[①]该案件的审判对于国际商标注册申请领土延伸保护具有极高的指导价值。

2．争议法律焦点、法院判决及理由

本案的争议焦点有两个：

（一）被诉决定是否违反违法；

（二）争议商标是否具有显著性。

其背后所反应的法律问题首先是立体商标形式审查标准，主要审查迪奥尔公司是否依据《商标法实施条例》第13条第三款规定，提交了立体商标申请所需的相关资料。

其次是实质审查的标准，包括对立体商标显著性的判断和非功能性的判断。在显著性判断中，主要涉争议在于“J’Adore”香水瓶身作为三维标志，其本身是否具有显著性；其次是三维标志与平面标志的组合是否具有显著性。

北京市知识产权法院在一审中主张：申请商标不具有商标标志所应具有的显著特征，缺乏注册为商标所应具备的固有显著性。

迪奥尔公司提交的证据亦不能证明申请商标经使用已经具有区分商品来源的显著性。并且商标评审委员会对迪奥尔公司提交的证据进行了综合性评述，并未遗漏审查，迪奥尔公司的该项主张没有事实和法律依据。故判决驳回诉讼请求。[②]

北京市高级人民法院在二审程序中主张：迪奥尔公司并未在国际局国际注册簿登记之日起3个月内向商标局声明申请商标为三维标志并提交至少包含三面视图的商标图样，而是直至驳回复审阶段在第一次补充理由书中才明确提出申请商标为三维标志并提交三面视图。

在迪奥尔公司未声明申请商标为三维标志并提交相关文件的情况下，商标局将申请商标作为普通图形商标进行审查，并无不当。

虽然迪奥尔公司证明“J’adore”香水系列商品在中国市场上进行了较为广泛的销售，但不足以证明在申请商标作为普通图形商标的情况下，相关公众能够在该商标指定使用的香水、香料制品等商品上将其作为标示商品来源的标志进行识别从而获得显著特征。[③]

最终法院判决，驳回上诉，维持原判。最高人民法院主张商标评审委员会将“J’adore”立体商标作为平面商标进行审查违反法定程序，对于该商标显著性的判断也应按照立体商标审查标准重新进行审查。最终判决撤销一、二审判决书以及商标评审委员会做出的商标驳回复审决定书。判决国家工商行政管理总局商标评审委员会重新做出复审决定。

  二、该案形式审查是否合法  

立体商标，是指仅由三维标志或者含有其他要素的三维标志构成的商标。立体商标可以是商品本身的形状、商品的包装物或者其他三维标志。立体商标的审查主要包括两个方面：形式审查和实质审查。

《商标法实施条例》第13条第3款规定：“以三维标志申请注册商标的，应当在申请书中予以声明，并提交能够确定三维形状的图样”。

在《商标法审查及审理标准》也对立体商标申请的形式要件进行了更为详细的规定：

（一）对声明提出特别要求。申请人应当在申请书中予以声明。申请人未声明的，将该立体商标视为平面商标。

（二）对提交的三维形状图样进行了具体规定。提出需要提交多视图的图样，并且应当放在同一张商标图样中，最多不得超过6幅。[④]并对商标图样的大小做了明确规定。

在迪奥一案中，双方当事人就形式审查的内容展开了激烈的辩论。迪奥公司主张其在知识产权组织国际局提出申请即为立体商标的申请，并且有国际局的备案证明。

其未提供多视图的图样，是由于向国际局申请立体商标的保护仅要求提供正面视图的图样。再者由于域外立体商标申请领土延伸保护本身存在诸多困难，以至于其无法及时提供符合形式要求的三维图样。

商标评审委员会则主张其未在申请书中明示声明，并且未在规定期限内提供多视图的图样，对于立体商标审查依法应当按照平面图形的审查标准来审查。[⑤]

法院主张，迪奥尔公司主张立体商标申请领土延伸保护虽未在提交的申请书中明示其申请的商标为立体商标，但其在国际局的备案及国际局转交的申请材料等证据应当视为其做出了声明，手续基本齐备。

依据《马德里协定》第三条之三规定：“在国际注册后提出的领土延伸申请，应按实施细则规定的格式，通过原属国主管机关提出。国际局应立即注册领土延伸申请，随即将之通知有关主管机关。”[⑥]

陶凯元法官在庭审中指出，《马德里协定》及其议定书制定的主要目的是通过建立国际合作机制，确立、完善国际商标注册程序，减少和简化注册手续，便利申请人以最低成本，在所需国家获得商标保护。[⑦]

因此，在国际商标申请领土延伸的案件中，商标评审委员会应当遵守平等、充分保障国际申请认定人利益以及履行国际公约义务的原则。迪奥尔公司依据国际商标注册程序向国际局提出商标申请，手续齐备。虽然其欠缺三面视图的形式审查要件，但后续积极补交三面视图，商标局应给予合理的补正机会。因此，商标局将迪奥尔公司申请的立体商标依照平面商标进行审查明显不符合法律规定。

  三、该案实质审查是否合法  

实质审查的要点除了审查商标是否具有显著性，包括固有显著性和获得显著性，还要进行非功能性判断。

首先，申请注册的立体商标非由商品自身的性质决定的；其次，商品的立体形状并非为获得某种技术效果所必须的；最后，并非是具有某种实质性价值的立体形状。

在迪奥尔“J’Adore”立体商标议案的再审审理过程中，法院并未对“J’Adore”立体商标的显著性和非功能性做出实质性的判决，仅判决商标评审委员会依据立体商标的审查标准重新进行审查。那么“J’Adore”立体商标是否具有显著性和非功能性，可以从以下几个方面进行分析。

1．“J’Adore”立体商标显著性判断

立体商标显著性审查首先应当符合《商标法》第11条的规定。其次，在《商标审查及审理标准》中，明确规定了商标不具有显著性的情形，其中包括对不具有显著特征的立体形状、商品自身的立体形状、商品包装物的立体形状、三维标志和其他平面要素的组合是否具有显著性的判断标准。迪奥尔“J’Adore”一案中涉及的主要是商品包装物的立体形状与三维标志和其他平面要素的组合是否具有显著性的判断。

（1）独创性的瓶身设计是否可以用以证明显著性

《商标审查及审理标准》中对商标固有显著性和获得显著性做出规定：立体商标为基本的几何立体形状、简单和普通的立体形状、装饰性的立体形状，不能起到区分商品来源作用的，或者行业通用或常用包装物的立体形状，不能起到区分商品来源作用的，将被视为缺乏显著特征。但是有足够证据证明行业通用或常用包装物的立体形状通过使用获得显著特征的除外。[⑧]

在迪奥尔“J’Adore”立体商标案中，迪奥尔“J’Adore”立体商标是呈圆锥形的香水瓶，瓶颈部分缠绕有金色丝线，顶端镶嵌有珍珠形状。迪奥尔公司主张其“J’Adore”立体商标具有极高的美学价值以及独创性，具有固有显著性。

但是商标评审委员会主张，虽然其立体商标具有独创性，但独创性并非商标显著性审查的考虑因素，将玻璃作为调味品和香水的包装容器是固有习惯，并不会产生商标识别的作用，因此不具有显著性。

法院认为独创性无助于证明显著性的观点是不当的。商标的显著性条件就是要求用于指定商品的标识必须是不同于目前用于该商品上的现有标识，而独创性中的创造性认定就是要将有关作品或设计与现有的作品或设计进行对比，只有不同于现有作品或设计的创作才能被认为具有独创性，因此著作权法上的独创性认定可以用于证明商标法上的显著性，但需注意的是独创性作为商标显著性的证明因素时，应从外在方面进行考量。[⑨]

迪奥“J’Adore”的设计具有的美学上的价值、内在的设计灵感并不是证明其显著性应考量的因素。但是其长颈锥形瓶、缠绕的金丝线以及顶端镶嵌珍珠形状的独特的设计使其区别于“常用或惯用标识”，因此可以作为其具有固有显著性的证据。

再者迪奥尔“J’Adore”系列产品自1999年登陆中国，近20年持续的宣传、推广，迪奥系列产品广受中国消费者推崇，并在中国各省市广泛销售。“J’Adore”作为立体商标足以使相关公众将其与其他香水通用包装相区别，因此，应视为其通过持续使用获得了显著性。

（2）三维标志和其他平面要素的组合是否具有显著性的判断

迪奥尔“J’Adore”商标案中，显著性判断的另一争议点便是瓶身与平底“J’Adore”的平面标志组合是否具有显著性。三维标志和其他平面要素的组合显著性的判断存在三种情形：

（1）商标由具有显著特征的三维标志和具有显著特征的其他平面标志的组合而成，该立体商标具有显著特征。

（2）商标由具有显著特征的三维标志和不具有显著特征的其他平面标志组合而成，该立体商标具有显著特征。

（3）商标由不具有显著特征的三维标志和具有显著特征的其他平面标志组合而成，该立体商标具有显著特征，但该商标注册后的专用权保护范围应仅限于具有显著特征的平面标志部分。并在初步审定公告和商标注册证上予以加注。[⑩] 

依据上文所述，迪奥尔“J’Adore”瓶身的三维标志具有固有显著性和使用显著性。因此，其底部“J’Adore”的平面标志组合是否具有显著性均不影响该立体商标整体显著性的判断。

2．“J’Adore”立体商标非功能性判断

《商标法》第12条规定：“以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。”具体包括以下几种情形：

（1）立体形状是为实现商品固有的目的和用途所必须采用的或通常采用的立体形状；

（2）立体形状是为使商品具备特定的功能，或者使商品固有的功能更容易地实现所必需使用的立体形状；

（3）立体形状是为使商品的外观和造型影响商品价值所使用的立体形状。[11]

商标法保护的是识别商品和服务来源的标志，如果一个三维形状是为获得技术效果而须有的形状，那么将不能作为商标进行注册。[12]

在迪奥尔“J’Adore”商标案中，商标评审委员会驳回其商标申请的另一重要理由便是香水容器的设计独特美观，可以增加使用价值，相关公众因为该容器的使用价值而购买香水产品，而非基于商标的识别作用。并且玻璃瓶容器属于常见形状，对该形状给予商标权的保护难免妨碍市场竞争。

迪奥尔公司辩称其“J’Adore”立体商标并非香水的性质产生的形状；并非为实施香水散发香氛技术效果所必需的商品形状；并未达到使商品具有实质性价值的程度，因此可以起到识别商标来源的作用。

“J’Adore”立体商标是否具有功能性的判断，主要体现在第三点：立体形状是为使商品的外观和造型影响商品价值所使用的，即美学功能性。如果一个具有美感的形状与其产品价值无法分离，则被成为具有美学价值。

在商业活动中，很多的立体商标外观特征兼具实用性、美感性以及识别性，如仅仅要求立体商标必须具有单一的识别功能，亦不利于立体商标注册、保护。

美国《美国侵权法重述（第二次）》中规定“如果消费者购买商品很大程度上是因为商品所具有的美学特征，那么，这些美学特征就具有功能性，因为它们促成了美学价值的产生，有助于实现商品所要达到的目标。”《反不正当竞争法重述（第三次）》进行了限定，当该特征不能通过替代设计来实现的情况下该项设计才具有功能性。[13]这体现了以竞争论来判断美学功能的标准。

所谓竞争论下美学功能判断的标准便是：赋予一项美学性设计特征商标权垄断性保护是否会严重地阻碍市场竞争。[14]我国对于立体商标功能性审查仍以列举式为主，并且没有明确的标准。借鉴美国的经验以阻碍市场竞争作为认定美学功能的标准具有一定的合理性。

在本案中，“J’Adore”立体商标的独特设计具有艺术上的美感。但其是否构成美学功能仍需进一步讨论。依据竞争论的观点，应当以垄断市场竞争作为判断美学功能的标准，以赋予该独特设计以商标权对竞争的影响为考量。

商标评审委员会主张玻璃瓶身属于常用容器，如对其赋予商标权难免限制竞争。但是“J’Adore”的独特设计不仅仅在于其水滴形瓶身设计，其独特之处更多地体现在颈部的金丝线、顶部镶嵌的珍珠形状。并且，与市面上香水瓶设计进行对比存在显著差异。因此，可以认为即使给予“J’Adore”立体商标权的保护，也不会限制市场上的有效竞争。由此看来，“J’Adore”立体商标不属于《商标法》第12条规定的情形，可以起到识别商品来源之作用。

[①]Admin：参见http://www.qgip.net/plus/view.php?writer=admin&tid=11&aid=1030，

《最高法院陶凯元大法官今日开庭审理并宣判“迪奥立体商标案”》，2018年4月26日，最后浏览时间2018年6月1日。

[②]中华人民共和国北京知识产权法院行政判决书，（2016）京73行初3047号。

[③]中华人民共和国北京市高级人民法院行政判决书，（2017）京行终744号。

[④]《商标审查及审理标准》2017年版第四部分：参见http://www.cta.org.cn/zcfg/xzgz/201703/W020170315577221074667.pdf。

[⑤]中国庭审公开网：参见http://tingshen.court.gov.cn/live/2091046，最后浏览时间：2018年6月1日。

[⑥]商标国际注册马德里协定：参见http://www.wipo.int/treaties/zh/text.jsp?file_id=283530#a3ter，最后浏览时间：2018年6月1日。

[⑦]同注③。

[⑧] 同注④。

[⑨] 冯术杰：《论立体商标的显著性认定》，载于《法学》2014年第6期42-51页。

[⑩] 同注④。

[11] 同注④。

[12] 王迁：《知识产权法教程》2016年8月第5版，中国人民大学出版社，第419-421页。

[13] 高阳：《论商业外观的功能性判定——以美国司法判例为中心的比较分析》，载于《中南大学学报(社会科学版)》 2016年第5期26-32页。

[14] 凌宗亮：《论立体商标的非功能性——兼谈我国<商标法>第12条的完善》，载于《电子知识产权》 2010年第3期19-27页。

（本文为授权发布，未经许可不得转载）

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