专利审查意见的一些答复技巧

文 / 浩然鸿鹄

专利审查意见答复，是作为一名合格的专利代理师的必备技能。《专利审查指南》里指出，评价发明有无创造性，应该以专利法第22条第3款为基准，并给出了突出的实质性特点的一般性判断方法和显著的进步的判断标准。对于突出的实质性特点的判断，《专利审查指南》指出，判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对于本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。如果要求保护的发明相对于现有技术是非显而易见的，则具有突出的实质性特点。

也就是说，在审查意见答复的过程中，不管是修改或不修改权利要求书（即增加或不增加技术特征），我们最终的落脚点都是论述区别技术特征是非显而易见的（显著的进步比较好论述）。那么在论述区别技术特征是非显而易见的，具体有哪些策略呢？

1、 对比文件没有公开本申请的区别技术特征

在较多的情况下，审查员会指出对比文件公开了本申请的区别技术特征。这个时候专利代理师应该仔细阅读本申请和对比文件记载的内容，对比一下对比文件的技术特征和本申请的区别技术特征，具体是不是相同或等同的，所解决的技术问题是不是相同的，带来的技术效果是不是相同的。而不能在没有仔细研究对比文件和本申请的请况下，就认同审查员的观点。经过分析后，区别技术特征与对比文件的技术特征不同，或者与对比文件的技术特征相同、但是解决的技术问题和带来的技术效果不同，则不能认为对比文件公开了本申请的区别技术特征。

2、公开原理不代表公开技术方案

同样，在审查员指出对比文件公开了本申请的区别技术特征时，代理师要仔细甄别，对比文件（更常见是的论文、期刊等）是公开了本申请的原理，还是公开了具体的技术方案。如果对比文件只是公开了原理，没有公开具体的技术方案，本领域技术人员将该原理应用到具体的技术方案里，是付出了创造性劳动的，审查员不能因为对比文件公开了原理，就否定本申请的创造性。

例如软件方法中，通常会用到逻辑判断（是/否），逻辑判断（是/否）是很常见的原理，但是应用到具体的技术方案中，审查员是不能否定其创造性的。具体如在一导航方法中，逻辑判断结果为是，则直行；是否，则向右拐。审查员不能因为逻辑判断（是/否）是很常见的原理，就否定该导航方法的创造性。

3、领域不同，难以结合，有结合障碍

在审查员指出对比文件2（对比文件1为最接近的现有技术）公开了本申请的区别技术特征时，代理师要分辨对比文件1和对比文件2所属的技术领域。即使对比文件2确实公开了本申请的区别技术特征，但是如果对比文件2和对比文件1分属不同的技术领域，本领域技术人员将对比文件2的技术特征与最接近的现有技术（对比文件1）结合，具有结合障碍，或者说本领域技术人员很难将对比文件2的技术特征与最接近的现有技术（对比文件1）结合。

4、反向教导、反向启示

有时候，审查员会认为，对比文件2（对比文件1为最接近的现有技术）给出了技术启示，或者将对比文件2的技术特征与对比文件1结合来解决本申请的技术问题是容易想得到的。这个时候要分析一下，对比文件2的技术特征解决的技术问题是什么，带来的技术效果是什么，给出技术启示是什么，如果对比文件2给出的是反向教导、反向启示，则本领域技术人员在阅读对比文件2后，得不到本申请的技术方案，而是得到另一种方案。

5、区别技术特征不是惯用手段

有些时候，审查员会认为区别技术特征是惯用手段，在这种情况下，代理师应指出本申请解决的技术问题是什么，解决该技术问题的本领域惯用手段是什么，从而下结论说明本申请的区别技术特征不是惯用手段。同时还需说明，如果审查员坚持认为是惯用手段，请给出证据。

6、技术方案是一个整体，不能被割裂

例如，本申请包括多个步骤，审查员将多个步骤分割成一个个技术特征，然后分别用对比文件1、对比文件2、对比文件3等来评价本申请的技术特征，这个时候代理师可以答复，本申请的技术方案应该看做一个整体，而不能被割裂，本申请的多个步骤（技术特征）相互关联，相互协同，起到了XXXX的效果。同时指出，本领域技术人员将对比文件1、对比文件2、对比文件3等结合，本身就付出了创造性劳动。

审查意见的答复形式多变、灵活多样，并不限于上述几种形式。审查意见的答复应结合具体的实际情况，寻找突破口；在陈述意见时摆明观点、说明理由，据理力争，有条有理的作答。笔者一直认为，答复审查意见与专利文本的撰写一样重要。一个专利文本撰写地再好，但是在审查意见答复时，胡乱修改权利要求书和撰写意见陈述书，不仅会导致最后保护的技术方案脱离发明人最初的发明构思，而且会极大缩小保护范围，最后导致即便专利被授权，也只是一张废纸。同时，在专利侵权认定中有“禁止反悔原则”，代理师在审查意见答复中所陈述的意见，都有可能在以后的侵权认定中，起到至关重要的作用。所以代理师在答复审查意见时，一定谨慎小心，严谨作答，切不可为了自己的薪资提成，草草作答，让申请人的权利严重丧失。

来源：IPRdaily中文网

（本文为授权发布，未经许可不得转载）

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