商标“撤三”制度若干法律问题研究（下）
商标“撤三”制度若干法律问题研究（下）
文 | 张蕾 北京京国联知识产权代理有限公司
上篇详见：
商标“撤三”制度若干法律问题研究（上）
03
我国“撤销连续三年不使用商标”制度的不足
3.1制度设计上的漏洞
3.1.1 程序启动条件过于宽松
《商标法》和《商标法实施条例》均没有对商标“撤三”申请人的身份、申请提出次数、申请间隔时间等做任何限制，也没有对撤销申请人主张撤销的理由要求充分的举证责任。基于前述各种实务中的情况分析，现有制度对“撤三”程序的启动条件规定的过于宽松，对现有的品牌造成了一定的“错杀”、“滥杀”情形。
新修改的《商标法》没有对“撤三”的规则作出明确的修改，司法解释和相关指导案例中，也表达了一些相关观点。但从整个“撤三”制度的设计上来说，依旧存在诸多问题。比如启动流程的规范、相关使用证据的认定等发明，较为宽泛。认定标准主观裁量性较大，当事人、行政管理部门、司法机关之间的分歧较为突出。
此外，撤三制度所规范的打击“非真实使用目的的商标注册持有”同新《商标法》中“不以使用为目的”的商标申请为恶意申请，在法律定义上有所重叠。“商标撤三”与“注册商标无效宣告”、“商标异议”等程序在功能上实质已经造成了混同，而鉴于“商标撤三”的成本低廉、操作方便、无须撤销理由等优势，往往导致商标撤三行为的滥用。
3.1.2 过分强调“使用功能”而忽略“善意保护”
《商标法》中规定商标权利人有正当理由，可以对撤三申请进行抗辩。所谓的正当理由包括：不可抗力、破产清算、政府政策限制等情形。然而，大部分商标持有人很难获得法律中规定的相关正当理由。而在商标局的撤三审核中，一旦商标持有人没有及时答辩，就会直接导致品牌被撤销。
由于我国商标申请采用“注册保护制”，而一些商标持有人主体又很难通过驰名商标等其它途径进行保护。比如：知名品牌的基础商标、公益机构的名称、知名景点、高校的名称乃至传统行业的民族品牌等等，这些商标权利人往往无奈而采取多类、全类申请的方式，进行延伸性注册保护，以期阻遏他人的不良使用对自身品牌的损害。但这些商标权利人，不可能在多类、全类产品上进行使用，从而陷入一旦遭遇撤销申请，就会肯定立于被撤销的境地。
尽管《商标法》给予了撤销复审、商标异议、商标无效宣告等救济手段，但一旦自己的商标被撤销，就会陷入被动的局面。消耗大量精力、财力去阻止他人申请，也不一定能获得很好的效果。这对保护推广民族品牌、知名品牌、优质本土品牌，无疑起到了不良的影响。
3.1.3 可能导致对“诚实信用原则”的破坏和“不正当竞争”的保护
新《商标法》等相关法律法规甚至进一步弱化了驰名商标在跨类别、跨产品上的保护力度，从而给部分具有“不良企图”的申请人以合法的手段、利用规则，获得某个驰名品牌在其他类别的商标专用权。从而达到“搭便车”、“傍名牌”的目的，甚至利用这种形式进行恶意抢注、倒卖商标。
《商标法》的立法宗旨之一，就是阻止恶意抢注、不以使用为目的的商标申请。而利用商标“撤三”规则进行的重复多次撤销，再进行抢注的行为，损害的往往是市场中较为知名、公益性、弱势商主体的利益，侵扰了很多企业的正常经营秩序。“恶意撤三”以合法手段掩饰非法目的，不仅不符合“诚实信用原则”，也导致了大量的“不正当竞争”行为。而初衷为促进商标积极使用目的的“撤三”制度，沦为商标随意撤销手段的保护伞，这与《商标法》的立法目的背道而驰。
3.2具体行政行为中的机械性审查
3.2.1 机械性审查
中央电视台曾经红极一时的栏目——《同一首歌》，创立于199年。该栏目在国内甚至国际上都取得了不错的口碑，综合收视率一度高达5.18%，具有极高的品牌价值。然而在2017年4月，就有人向商标局发起商标撤三申请，最终不论是由于地址原因央视没有收到答辩通知，还是央视没有进行答辩，该商标于第41类的节目制作等项目上被成功撤销。
央视这样的事业单位尚且因为没有答辩而导致商标被撤销，普通的经营者更是缺乏商标证据保留意识，即便消费者可以证实其该品牌的真实使用，也因为其在答辩流程上不符合要求，导致其品牌无效。
实务中，因相关法律法规没有规定有关撤三证据审核的具体流程和参考标准，因此对于证据的真实性、合理性、合法性，商标局在行政审查行为中，鉴于技术手段和专业性的限制，往往只能主观去心证，审查本身也只能停留在形式性、流程性、机械性的模式上。
此外，由于撤三答辩的制度设置原因，不答辩、超期答辩就意味着未使用，而不能去考虑客观实际因素。假设存在这一情形：审查人员一边吃着“麦当劳”一边审核因为“麦当劳”没有答辩而对其核准撤销的申请，这一情形既让人无奈又让人难以接受。正如芝加哥Faegre Baker Daniels的合伙人James J.（J.J.）Saul所说：想想奶酪汉堡包，想到了什么？麦当劳，温迪，汉堡王。这就是商标的意义所在：它是一个代表产品或服务体验的词或符号。[11]而长期使用带来的品牌识别度是事实状态，而不能通过规则流程任意加以否定。
从另一方面，对于一些被提出撤销的商标权利人，其公司主体早已注销，不可能答辩甚至收到答辩通知。此时商标局仍然发出答辩通知，并且等待答辩时效的经过再进行决定，流程上过于机械，往往也是导致行政审核效率较低的原因之一。
3.2.2 商标局阶段质证流程的缺失
设立“撤三”制度的立法目的在于促使商标注册人积极使用其注册商标,避免商标资源的闲置浪费。所谓“撤销”只是手段而非目的，而处于商标局行政审核阶段的“撤三”并无证据交换程序，所以该阶段的审查程序并不十分严格。
商标局在审核答辩人提供的使用证据时，仅从其提交的相关证据材料，进行主观证据采信。撤三申请人却无法接触到证据，既无法得知对方答辩内容又无法进行质证。撤三申请人只有经历撤销复审和行政诉讼阶段，才可能接触到答辩所提交的相关证据。此种制度设置方式，无形中又增加了申请人的成本，同时进一步造成了行政、司法资源的浪费。而商标局审核人员主观判断证据材料的真实性、合理性、合法性，缺乏专业性，例如何为“撤三”答辩中的“使用”，何为有效的“答辩证据”等，并非仅通过商品名称简单认定，需要结合商品销售市场和消费者的一般观念的要素来判断。该规则对于专业性要求较强，非专业人士、实际经营者、业内人士，则难以通过主观判断予以合理认定。
04
完善“商标撤三”制度的一系列建议和方案
4.1设立防御性商标特殊保护制度 增加商标不使用的合理理由
所谓防御性商标特殊保护制度，既是赋予某些具有较高知名度或者公益性质、民族品牌性质的商标一种特殊保护,其目的不能仅仅认为商标权需要通过使用来维持，而是进行保护性注册。允许这些商标持有人合理合法的持有并不使用的产品或者服务类别的品牌，进而组织一些企图傍名牌、投机分子不正当的抢注或使用，不仅导致消费者的混淆，也极大的减损了相关品牌的效益和名誉。
防御性商标申请保护，从防止品牌价值遭到稀释同化、培养具有较强影响力的民族品牌的角度来说，具有重要的意义。从美国、日本以及中国香港、台湾地区的商标保护制度上来看，建议防御性商标的保护制度，也具有可行性和必要性。应认可防御性商标和联合商标的作用,将其作为商标使用义务的例外情形,但应对防御商标和联合商标的申请作出规制,谨防滥用商标使用权的情形。[12]
防止滥用商标使用权，不仅仅应该限制原商标权利人的使用，更要考虑他人通过合法手段对已有商标权的滥用、妨害。
然而在中国大陆，防御性商标的申请保护，与现阶段商标法中的“撤三”制度难以共存。对知名基础商标、公益性质商标、高校名称、知名景点名称、传统民族品牌等商标进行跨类别跨产品的合理保护，可以让其提供合理持有的理由，并根据情况予以特殊保护，从根本上防止恶意撤三申请人的抢注行为。
商标法中规定的注册商标三年不使用即被撤销制度,致使大多不投入使用的防御性商标具有被撤销之嫌,而两者的目的和作用截然不同,如何调和两者的矛盾,使其各自发挥作用是我们需要思考的问题。[13]
4.2综合考虑申请人的实际意图，适当对其权利加以限制
4.2.1 排除恶意申请人的主观恶意性
（1）撤三申请人本身就持有大量不以使用目的而申请的商标，可以考虑其具有主观恶意性，应阻止其继续“恶意撤三”；
（2）撤三申请人反复多次对同一商标提出撤销，或者同时对多个商标进行撤销，可以考虑其具有主观恶意性，应阻止其继续“恶意撤三”；
（3）撤三申请人经常性针对知名度较高、公益性、民族性较强的品牌进行撤销，可以考虑其具有主观恶意性，应阻止其继续“恶意撤三”。
当然，为了防止申请人利用不同名义去申请“撤三”和新申请，还需要综合考虑关联性要素，对本身就已被恶意抢注的商标的撤三，应当重点考察该撤三行为是否存在恶意性。
4.2.2 适当限制申请人的权利、增加举证义务、提高撤销成本
（1）适当限制申请人的权利：撤三申请人如果根据上述分析，可以得出其具有撤三的主观恶意性。则可以设置类似商标恶意申请的黑名单制度，阻止其继续行驶“撤三”权利；一般来说，撤三的目的必然伴随着新申请，因此可以考虑提高撤三申请人的申请资格，将其自身具有合法使用目的，作为其提出撤三申请的资质证明之一。将现有的打击商标恶意申请制度与撤三制度进行衔接。
（2）增加举证义务：目前，“撤三”的申请人资格为“任何时间及任何人”。但依照诚实信用原则和合理原则，撤销一个已有的商标权利，应当提供相对充足的相关理由。现行《商标法》对于商标异议申请和注册商标无效宣告申请，均要求有明确的请求和事实根据，并且需要将相关材料一式两份，送达对方当事人以副本。而“撤销注册商标连续三年不使用”规则，尚属于纯粹的举证责任倒置。据此，在“撤三”申请材料上可以参照商标异议、商标无效宣告的申请标准，要求“撤三”申请人阐述一定的理由、事实或者提供相关的证据。
在Anosh Toufigh v. Persona Parfum, Inc., 2010 WL 2783900 (TTAB)撤销一案中，被告签署且提出使用陈述，声明已将商标使用于指定的商品上。原告未提交任何证据声明，在声明书完成之日期時，被告之商标未使用在商品上。既然原告未能证明被告使用陈述书上的声明有误，因此原告指控被告期满未使用商标不成立。委员会撤销了以放弃和欺诈为理由撤销商标的决定，裁定申请人未能证明其放弃主张，而且没有提交任何证据证明持有人的商标在其使用声明之日未在其商品上使用。[14]
（3）提高撤三成本：依据国家商标局的商标业务规费收费标准，一件“撤三”申请，仅需500元。申请人只需提供申请书、委托书（委托代理机构时）、身份证明文件，就可以随时提出申请。不仅十分便捷而且没有任何法律风险或者说是责任后果。而带给被申请人的答辩成本、给行政审查、司法审查人员带来的工作量，确是不成比例的。因此，建议可以适当的提高商标撤销的相关成本，阻却一些恶意利用规则的撤三申请。
4.3设置相关制度避免行政、司法资源的浪费
4.3.1 设置“撤三保护期”规则
现行商标法对注册商标三年不使用撤销的法律性质规定不明确，主要涉及以下两个方面:第一，注册商标无正当理由连续三年不使用是否直接导致商标权消灭；第二，商标权人在连续三年不使用后又恢复使用，他人提出撤销注册商标申请是否有时间限制。[15]
对于前期已经经过答辩，被商标局、商评委、法院决定、裁定、裁判而继续维持有效的商标：可以设置一些特殊的制度，如撤三保护期制度、末次证据有效期间等。
（1）设置撤三保护期制度：经过商标权利人答辩之后，被认定继续有效的商标，从商标局认定继续有效之日起，重新计算满三年方可提出“撤三”申请，对期间新的“撤三”申请不予受理或者予以驳回。而现有的“撤三”制度，对注册公告日之后满三年的均予受理，造成了大量的重复申请、重复答辩、重复审核。而撤三保护期制度的设置，即合法又合理，符合“一事不再理”原则，对行政司法资源进行极大的节约，同时也保护了商标持有人的合法利益。
（2）设置末次证据有效期间：“撤三”规则中，要求的是近三年中只要有使用，即可认定为有效使用商标。因此，经过被申请人答辩后，在最终商标局认可的有效使用证据中，最后使用的证据日期可以延续保持三年，期间内新的“撤三”申请不予受理或予以直接驳回。此种设置同样符合“撤三”的立法目的，有效阻却了重复处理、恶意申请的情形。
4.3.2 健全“恶意撤三”侵权责任制度及惩罚性条款
对于恶意撤三申请人，如果被认定为具有“恶意性”“或构成“不正当竞争”行为的，可以赋予被撤销人侵权损害赔偿的请求权，以维护自己的合法权益；行政、司法部门亦可以依职权，在相关案件的查处和裁判中，针对“恶意撤三”的行为，适当的增加侵权成本，引入侵权惩罚性赔偿责任规则。对“恶意撤三”行为后又抢注成功的商标认定为以“欺骗手段或不正当手段取得商标注册”允许原商标权利人进行救济，并依申请或者依职权使该类行为人承担侵权赔偿责任、合理损失补偿责任或进行相应的处罚。
4.4引入司法鉴定制度的必要性和可行性探讨
在涉及商标"撤三"诉讼的相关数据显示：利用正当理由抗辩成功的概率很低。研究一下相关判例,这既与正当理由规则立法模糊、正当情形举证难有关,更受商标行政机构和司法机关对正当理由规则的适用意见不一的影响,得从立法上予以完善才能让商标权人正确认识和援引正当理由规则。[16]
而在认定现实中使用的证据时，应当对客观具情况加以细致分析，对于合理应当保留的商标专用权不应当轻易撤销。
一方面，在商品或者服务中，很多都不常见、不容易区分和判断，有的商品或者服务具有很强的专业性，可能或者远远超过了一般裁判者的生活经验和知识范畴。为使判断结论更科学、更符合客观，有必要探索引入相对先进的鉴定手段，帮助裁判者进行专门技术事实的判断，以便更好地进行法律适用。随着生产力和科技的发展，商品和服务种类的日趋增多，《类似商品和服务区分表》中未涵盖的“非规范性”商品或服务也越来越多。而对于这类商品、服务名称与已经核定的商标范围是否属于相同或类似的判断，是事实认定的一个重要步骤。
另一方面，答辩人提供的使用证据材料是否符合法律关于证据的合法性、真实性、关联性要求，在商标局阶段既缺乏专业的鉴定也缺乏必要的质证。对于证据本身的问题，也需要引入司法鉴定的相关流程和制度，在裁判的准确性方面加以约束。
因此，对于专业性较强的商品服务判断和使用证据判断规则，引入司法鉴定制度有助于帮助行政人员、执法者在产品功能用途、材质、消费对象、销售场所等要素的事实层面，统一规范的认定标准等方面，进行科学、客观判断，进而准确适用法律。
4.5设置商标撤三速裁模式，节约行政司法资源
在占有商标资源的很多主体中，有很大一部分主体处于注销状态。这部分主体的存在，导致了商标资源的进一步浪费。而现有的商标制度，使得这部分注册商标，只有在商标权到期未续展时，才会导致商标权无效。并且基于商标法第五十条的规定，还给予这类商标以一年保护期，导致有实际需求的商标申请人无法获得注册。
而商标持有人主体资格被注销后，该商标无法办理任何许可、变更、转让、续展甚至答辩等相关业务，成了名副其实的“僵尸商标”。而向这些商标提出“商标撤三”申请时，商标局依然会按照普通商标的流程，向此类商标的申请人、代理人发出答辩通知，并等待答辩时效的经过，大大延缓了撤三申请的裁定周期。
而实质上，该商标持有人已不可能进行答辩，可以直接依据工商系统中的持有人状态，直接裁定其商标权无效。此种情况，也是属于本文中阐述的有关“具体行政行为中的机械性审查”的情形之一。
设置商标撤三速裁模式也是发挥行政行为主动性的要求，例如主动核实被撤销人是否实际经营、是否依据现有技术查证被撤销人的推广使用状态等，避免简单机械性的判断后即将后续流程推给复审机关、司法机关和当事人救济程序。因此，设置商标撤三速裁模式，可以加快审核速度，节约行政、司法资源，也能更好的减轻相关当事人的负担。
参考文献（上下滑动查看）：
[11]Julie Deering- Trademark Talk .《Seed World》-2019年 Jan.期
[12]钟芷馨.联合商标和防御商标与商标使用义务的冲突 《法制与社会》 2017年23期
[13]袁佩.浅析商标撤销制度下的防御性商标[J];法制博览;2019年23期
[14]Nathan Pollard- 《BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal》-2010年 TN.1974期
[15]周平.注册商标三年不使用撤销的法律性质探讨 中国知识产权报 2016-11-18
[16]陈红兰.商标“撤三”正当理由规则的适用与立法完善 《上海政法学院学报(法治论丛)》 2016年04期 期刊
（本文为授权发布，未经许可不得转载）
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