论商标恶意抢注行为的损害赔偿责任
一、引言
“商标恶意抢注”并非法律概念，而是指恶意抢注他人的有一定影响的未注册商标，或者抢注他人姓名权、肖像权、著作权、外观设计专利权等在先权利等一类行为。[1]商标恶意抢注行为不仅会对在先权益人造成损失，而且破坏商标注册秩序，是各国商标法规制的重点之一。在先权益人依法可以提起商标异议和无效宣告。随着商标恶意抢注行为的增多，我国加强了立法、执法和司法的相关规制。2013年修订的《商标法》特别明确“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”；2019年修订的《商标法》规定了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”。国家知识产权局在2019年、2021年先后出台了《关于规范商标申请注册行为的若干规定》和《关于打击商标恶意抢注行动专项行动方案》。
但一直以来，我国《商标法》并没有规定商标恶意抢注行为的民事赔偿责任，这就导致司法实践“逃逸”向不确定性较强的《反不正当竞争法》和《侵权责任法》的一般条款。值得期待的是，这种状况很可能在新一轮商标法修法之后得到改变。2023年1月13日，国家知识产权局发布了《商标法修订草案（征求意见稿）》（下称《草案》）。《草案》第八十三条第一款规定：“违反本法第二十二条第四项规定，恶意申请商标注册给他人造成损失的，该他人可以向人民法院起诉，请求赔偿损失。赔偿数额应当至少包括该他人为制止恶意申请商标注册行为所支付的合理开支。”本文认为，《草案》规定充分注意到了商标恶意抢注行为的致损性，也吸收了我国以往的司法经验，但在赔偿主体、赔偿范围、民事行政诉讼程序衔接等方面仍有不明确之处，需要进一步探讨澄清。
二、规定商标恶意抢注行为承担损害赔偿责任的必须性
（一）商标恶意抢注行为本身足以对在先权益人造成经济损失
商标恶意抢注行为会占用有限的商标资源，排除其他人的相同、相似商标的注册。在先权益人必须通过成功的异议或撤销程序，才有可能将其被抢注的未注册商标或承载在先权利的商业标识注册为商标。为此，在先权益人必须付出额外的时间、金钱等成本，且短期内无法实现维权目标，在这段时间还可能因为没有注册商标专用权而被削弱竞争优势。例如，他人碍于其权益的不稳定状态，可能会拒绝、停止或减少与在先权益人的合作；在先权益人的交易机会可能减少，正常市场行为也可能会受到阻碍而无法开展。因此，即使恶意抢注人在获准注册后没有恶意行权的情况，恶意抢注行为自身也会给在先权益人造成经济损害。
（二）在先权益人无法依据《商标法》的规定获得赔偿
商标恶意抢注的对象是未注册商标和在先使用的商业标识，《商标法》除了行政确权的救济之外，在侵权救济方面规定了侵犯注册商标权的责任，其适用以注册商标受到侵害为前提条件。商标恶意抢注行为不构成商标侵权，其民事赔偿责任也就无法通过商标侵权的有关条款解决。司法实践中就有法院明确商标申请注册行为不属于侵犯商标权的行为。例如，在雅富顿化学公司等诉北京微鑫科技有限公司等一案（下称“雅富顿”案）中，北京知识产权法院、北京市高级人民法院均认为，商标申请注册行为不属于《商标法》规定的侵犯商标权的行为，针对注册行为所提起的诉讼不属于民事诉讼的受案范围，原告可以通过法律规定的商标授权确权审查程序及商标行政诉讼程序寻求救济。[2]也即在现行《商标法》之下，恶意抢注行为的最严重后果仅是丧失恶意抢注的商标，抢注者无须对在先权益人承担损害赔偿责任。
三、商标恶意抢注行为承担损害赔偿责任的司法实践与规制路径
（一）从被动保护到主动出击
在恶意抢注人提起的商标侵权诉讼中，如果涉案注册商标是以损害他人在先权益的方式恶意取得的，法院通常会以原告的起诉违反诚实信用原则、构成权利滥用为由驳回其诉讼请求。例如，在深圳歌力思服饰股份有限公司、王碎永与杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷一案中，法院认定，王碎永以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用，驳回其诉讼请求。[3]在2017年的82号指导案例中，最高人民法院将恶意抢注和维权定性为“违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场竞争秩序”的行为。在优衣库商贸有限公司与广州市指南针会展服务有限公司侵害商标权纠纷一案中，最高人民法院指出，指南针公司以不正当方式取得明确指向优衣库公司的商标权后，意图将该商标高价转让，未成功后又分别以优衣库公司等侵害该商标专用权为由，以基本相同的事实提起系列诉讼，主观恶意明显，明显违反诚实信用原则。[4]
如果在先权益人以遭受经济损失为由，针对恶意抢注人的一系列不正当行为组合（包括恶意抢注、恶意投诉、恶意警告、恶意诉讼、滥用异议等）主动提起民事诉讼，追究恶意抢注者的民事责任的，法院也会受理并支持其诉讼请求。例如，在拜耳消费者关爱控股有限责任公司等与李庆等不正当竞争纠纷一案（下称“拜耳”案）中，法院认为：“李某明知原告对涉案图案享有在先权利以及在先使用于涉案产品上，仍然利用原告未及时注册商标的漏洞，将其主要识别部分申请注册为商标，并以该恶意抢注的商标针对涉案产品发起投诉以谋取利益……该种通过侵犯他人在先权利而恶意取得、行使商标权的行为，违反了诚实信用原则，扰乱了市场的正当竞争秩序，应认定为《反不正当竞争法》第二条规定的不正当竞争行为。”[5]在美国宝拉珍选有限责任公司与重庆开门红商贸有限责任公司确认不侵害商标权纠纷一案（下称“宝拉珍选”案）中，法院认为：“开门红公司恶意抢注宝拉珍选公司在先使用并具有一定影响的商标，并据此滥用权利，向宝拉珍选公司商品销售平台发出侵权警告，造成宝拉珍选公司经济损失，商誉减损。开门红公司过错明显，已侵害宝拉珍选公司民事权益，依法应当承担赔偿损失、消除影响等民事责任。”[6]在这些案件之中，法院通常认为，被告通过恶意抢注后又以此为基础滥用商标异议、无效宣告等程序，干扰、阻碍原告正常行使在先权益，这些系列行为是被告大规模、综合性侵权行为的一部分，服务于侵权的总体目的，其实质在于攀附竞争对手原告及其品牌的商誉，设置障碍配合其他侵权行为干扰原告正常经营活动，意在破坏原告的竞争优势，建立自己的竞争优势，具有明显的主观恶意。这些组合行为既扰乱了市场竞争秩序，又损害在先权益人的合法权益，其行为具有不正当性。[7]
（二）从针对组合行为到针对恶意抢注行为本身
然而，如果恶意抢注人没有实施后续的组合行为，在先权益人能否针对恶意抢注行为本身，提起民事诉讼并主张赔偿？在上述“雅富顿”案中，北京知识产权法院和北京市高级人民法院都认为，针对商标申请注册行为所提起的诉讼不属于民事诉讼的受案范围。但在同时期的艾默生电气公司诉厦门和美泉饮水设备有限公司等一案（下称“艾默生”案）中，法院得出不同的结论。[8]该案被告仅存在持续模仿原告商标进行恶意申请的行为，但无实际使用商标或者基于其恶意注册的商标行使商标权的行为，原告针对被告的恶意商标申请行为提起民事诉讼。法院经审理之后，认定被告的恶意抢注商标行为违反了诚实信用原则，破坏了公平竞争的市场秩序，损害了原告的合法权益，违反了《反不正当竞争法》第二条规定。此外，法院还认定抢注者的实际控制人为共同侵权人，协助实施抢注的代理机构构成帮助侵权人，共同承担法律责任。“艾默生”案是全国首例法院仅基于被告恶意批量抢注原告在先使用的具有一定知名度的商标而认定被告行为违反《反不正当竞争法》一般条款并需要承担赔偿责任的案例，给在先权益人提供了针对商标恶意抢注行为的维权新思路。
（三）从《侵权责任法》到《反不正当竞争法》
针对“商标恶意抢注+随后不当行为”的组合行为，在《民法典》实施前，有法院曾适用《侵权责任法》的相关规定认定恶意抢注行为的民事责任。例如，在“宝拉珍选”案中，法院认为，被告恶意抢注原告有一定影响的在先商标，并滥用权利发侵权警告函，造成原告经济损失和商誉减损。根据《侵权责任法》第六条第一款和第十九条规定，法院支持了原告的赔偿损失诉讼请求。
针对单独恶意抢注行为，由于其既没有对商标进行使用而导致商品来源混淆，也没有恶意投诉或高价转让商标导致主体关联关系或认可关系混淆，现行《商标法》和《反不正当竞争法》第六条（禁止仿冒混淆行为条款）都无法适用。在这种情况下，在先权益人和法院只能转而依赖《反不正当竞争法》第二条一般条款。
曾经的《侵权责任法》第六条（现见《民法典》侵权责任编第一千一百六十五条）和《反不正当竞争法》第二条都有一般条款的属性，适用时不确定性较强。例如，在恶意抢注行为的不正当竞争认定中，法院必须审查商标注册申请行为是否属于“在生产经营活动中”的行为以及当事人之间是否存在竞争关系等。此外，法院在认定恶意抢注行为违反诚实信用原则和商业道德时考虑的因素也不统一，未形成明确的裁判标准。例如，在“拜耳”案中，法院考虑的因素包括“恶意抢注的商标是否侵犯他人在先权利”和“抢注人的注册、投诉行为是否存在恶意”；在“碧然德”案[9]中，法院主要是基于恶意抢注后的不正当行为认定这一组合行为整体上违反了诚实信用原则和商业道德，与“艾默生”案中法院仅就恶意抢注行为本身作出认定形成了鲜明的对比。过多依赖一般条款不利于提升市场主体为自己行为负责的法律预期，对此业界已经提出不少批评。可以认为，《草案》第八十三条的出台正是吸收了最新司法实践的经验和业界反对过分依赖一般条款的意见。
四、《商标法》框架下的损害赔偿责任承担：《草案》第八十三条的具体适用
不同于之前的司法实践，《草案》第八十三条提出在《商标法》框架下解决商标恶意抢注行为的损害赔偿责任承担问题。《草案》提议的方案在请求赔偿条件和赔偿范围方面更加明确，但某些细节仍有待进一步细化。
第一，从请求赔偿的主体资格来看，有权提起民事赔偿诉讼的主体为因他人恶意申请商标注册遭受损失的主体。结合《商标法》相关规定，这些主体可以是享有姓名权、肖像权、外观设计专利权、字号权等在先权利的主体，也可以是有一定影响的未注册商标的权利人。
第二，从规制的行为来看，《草案》列举了三种具体情形：恶意抢注驰名商标，代理人（代表人、利害关系人）恶意抢注，以及损害在先权利或权益的恶意抢注行为。《草案》并没有将囤积商标、申请损害国家利益商标和申请重大不良影响商标恶意申请等行为纳入规制范围，因为规制这类行为的目的是其侵害了商标注册秩序，并不着眼具体私人利益的保护。但如果这类行为同时符合《草案》第八十三条规定的，在先权益人同样可以主张救济。
第三，从损害赔偿义务人的范围来看，恶意抢注的具体实施者当然难咎其责。但即便《草案》第八十三条没有明确规定，赔偿责任主体也理应包括恶意抢注者的实际控制人和帮助者，特别是故意协助实施抢注的代理机构。从“艾默生”案裁判观点来看，追究这两类主体的民事责任具有法理依据和现实意义。这两类主体虽然没有直接实施抢注行为，但主观上明知且与恶意抢注者存在意思联络。实践中，实际控制人为规避违法认定，经常利用多个主体作为“马甲”进行抢注，这对他人合法权益和公共利益的危害更大，理应被认定为共同侵权人并承担连带责任。根据《商标法》第十九条，代理机构对恶意抢注行为负有注意义务，就其帮助恶意抢注的行为应当承担相应的民事责任。明确帮助实施恶意抢注的代理机构承担连带责任也有助于震慑抢注产业链条中的不良机构，整治商标代理行业的乱象。
第四，关于损害赔偿的范围和计算，《草案》明确规定，“赔偿数额应该至少包括该他人为制止恶意申请商标注册行为所支付的合理开支”，但并未明确在先权益人的其他经济损失如何获得赔偿。如前所述，恶意抢注行为除了会给权利主体带来维权开支损失，还可能附带产生其它损害，包括交易机会丧失等竞争性损害。这些损害需要法院结合个案事实加以确认。例如，在“拜耳”案、“碧然德”案和“艾默生”案等判决中，法院就综合考虑了侵权行为性质、主观过错程度、为制止侵权所支出的合理费用等因素，酌定确定赔偿数额。此外，法院在酌定赔偿数额时，还应考虑恶意抢注的商标是否已获准注册。如果已成功抢注，相比处在异议阶段，在先权益人的公平竞争权益会遭受更大的损害。后续司法实践必须在个案中逐渐明确损害赔偿的范围，在合理填补在先权益人其他损失的同时，也避免损害赔偿主张范围的过度扩张。
第五，该条还涉及民事诉讼与行政程序的衔接问题。根据《反不正当竞争法》第十七条和最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第一款的规定，在恶意抢注人已经成功抢注和尚未抢注成功的情况下，在先权益人以注册商标或抢注行为侵犯其在先权利为由提起诉讼且符合起诉条件的，法院应该受理。实践中，如果在先权益人不以无效宣告为前置程序，径直向法院请求民事赔偿，法院将面临在民事诉讼程序中直接认定被诉行为是否构成商标恶意抢注行为的情况。如果法院直接对注册商标效力作出判定，则变相剥夺了行政机关审查商标权效力的法定职能。
从目前司法实践来看，对商标恶意抢注进行索赔的民事案件审理，多在商标无效行政程序结束后进行。虽然业界有观点认为，注册商标与他人民事权益的冲突在本质上系民事争议，判断这类争议属法院专业优势所在而非行政机关之专长，因此在民事案件中应当赋予法院一并审理商标不当注册争议的权限，但应当以“恶意注册行为是否显而易见”“依行政确权程序是否也会必然产生相同的结论”为限。[10]然而，目前“明显恶意”的认定缺乏明确标准，这类不确定性可能导致法院和行政机关作出不一致的判断，造成程序混乱和司法资源浪费。本文认为，在民事诉讼与行政程序的衔接问题上，应充分考虑民事认定与行政审查标准的统一，避免民行裁判的冲突，防止当事人滥用在先民事权益干扰正常的商标注册秩序。因此，《草案》宜明确，如果在先权益人径直针对商标恶意抢注行为提起损害赔偿的，法院在受理后如果发现行政确权程序仍未提起或仍在进行之中的，可基于避免裁判冲突和重复审理的考量，裁定中止审理。最后，有必要厘清《草案》第八十三条与《民法典》以及《反不正当竞争法》相关规定在规制恶意抢注商标的民事责任方面的关系。特别是，如果前者被正式纳入《商标法》，是否意味着《民法典》和《反不正当竞争法》就不再有用武之地？本文认为，并非如此。《草案》第八十三条以穷尽式列举的方式规定了三种类型的恶意抢注行为，但市场经济活动的复杂性决定了商标恶意抢注会在形式上不断花样翻新。从理论上讲，在恶意抢注行为不落入《草案》第二十二条第（四）项列举的情形，但违反诚实信用和商业道德的情况下，在先权益人仍然可以依据《反不正当竞争法》一般条款主张损害赔偿。同理，在不构成不正当竞争行为但符合一般民事侵权责任要件时，在先权益人仍可依据《民法典》的规定寻求损害赔偿的救济。
注释
[1] 北京市第一中级人民法院民五庭课题组.恶意抢注商标现象的特点、成因及危害[J].中华商标，2013（1）：29-32.
[2] 北京市高级人民法院（2021）京民终497号民事裁定书.
[3] 最高人民法院（2014）民提字第24号民事判决书.
[4] 最高人民法院（2018）最高法民再394号民事判决书.
[5] 浙江省杭州市余杭区人民法院（2017）浙0110民初18627号民事判决书.
[6] 上海市浦东新区人民法院（2017）沪0115民初66480号民事判决书.
[7] 上海市闵行区人民法院(2017)沪0112民初26614 号民事判决书.
[8] 福建省高级人民法院（2021）闽民终1129号民事判决书.
[9] 上海市闵行区人民法院(2017)沪0112民初26614号民事判决书.
[10] 高翡，张丽颖.民事程序一并审理“商标不当注册”争议之规范化模式构建——以中国裁判文书网128 份文书为分析样本.国家法官学院科研部. 审判体系和审判能力现代化与行政法律适用问题研究——全国法院第32届学术讨论会获奖论文集（下）[M].北京：人民法院出版社，2021：13.
作者单位：同济大学
排版：刘颖（实习）
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