专利战的地下战场 | 论专利公众意见

在2018年底，福州市中级人民法院一纸关于iPhone的在华临时禁售令在业内掀起轩然大波，也让高通与苹果进行了多年的专利战浮出水面并进入了公众视线。

其实，在全球市场范围内，伴随着企业的专利意识的提升和市场竞争的日益激烈，专利纠纷如今早已日常化，“专利战”已成企业之间最为常见的竞争模式。

专利战是专利权人将其专利权作为发展技术或经济的竞争手段而进行的斗争。专利权人可对其产品或技术进行专利布局，利用专利权抢先占领市场，降低竞争对手的市场份额。另外，为了降低竞争对手的专利的对自身的威胁，也可以对竞争对手已经授权的专利提起专利无效，对其专利的稳定性发起冲击。

与专利诉讼相类似，专利无效程序也是专利权无效请求人与专利权人两方的正面战场，二者必须短兵相接，而无效请求人在挑战一个专利的稳定性的同时，也是在挑衅给该专利授权的专利局的权威性。

为了提高专利被无效的概率，无效请求人要提供明显不利于该专利的稳定性的证据和理由，在搜集证据和无效理由提出的过程中需要花费大量人力物力，无效程序进行中也会耗费较多时间，往往结果是伤敌一千自损八百。

其实，在专利战中还有一个常常被人忽视的地下战场，与硝烟弥漫的正面战场不同，在这里不必与专利申请人进行正面对抗，也可在专利审查过程中有效的降低发明专利授权的概率。这一地下战场就是发明专利申请过程中的公众意见程序。

01

 何为公众意见

“公众意见”是发明专利申请过程中的众多环节之一，我国法律法规目前没有对公众意见的撰写、提交等作出明确规定，导致这一环节常被人忽视。

在我国专利法中尚未对公众意见进行明确记载，但是在专利法实施细则第四十八条规定了：自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止，任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见，并说明理由。

另外，《专利审查指南》第二部分第8章第4.9节中“对公众意见的处理”做了进一步规定：任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见，应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的，就不必考虑。专利局对公众意见的处理情况，不必通知提出意见的公众。

按照上述规定，任何人都可以在发明专利申请公布到授权的期间内，向专利局提交不利于该发明专利申请授权的证据和理由供审查员参考。审查员在进行专利审查的过程中，受专利数据量和检索手段的影响，需要花费较多时间和精力来准确的找出所需的对比文件，法律赋予公众对已公布的发明专利申请提出意见的权利，在一定程度上辅助了审查员的专利审查工作，有利于提高专利审查工作的效率。

02

 提出公众意见的作用

提出公众意见一方面可降低发明专利申请授权的概率，如果公众意见内提出的发明专利申请不符合专利法规定的证据和理由确实可行，审查员一般都会接纳该证据和理由，并有可能据此下发审查意见，甚至驳回该发明专利申请。

另一方面，提出公众意见与无效程序相比隐蔽性更强，且成本更低。公众意见可以由任何人提出，在提交公众意见时不需提供请求人的详细信息，并且，被提出公众意见的发明专利申请的申请人也不会收到有关公众意见的通知。

提出公众意见的请求人的身份可以被有效隐藏，避免了与专利申请人发生正面冲突。另外，提交公众意见不需要向国知局缴纳费用，所需的成本更低，与无效程序相比也少了答复权利人方意见和口审的程序，整个流程相对更加简单。

03

 提出公众意见的流程

提出公众意见一般需要经过检索、撰写和递交三个步骤。

检索是提出公众意见中重要的一步，如果能准确检索到不利于目标专利申请的对比文件，将有效影响到该专利申请的授权概率。检索工作可以由请求人自己完成，也可委托专利代理机构或向专利局检索处申请。

在检索出合适的对比文件后，即可开始公众意见的撰写。国知局目前尚未对公众意见的撰写格式和内容进行规定，一般可参照专利无效宣告请求书或答复审查意见的意见陈述书的形式进行撰写。

公众意见内需要写明提出公众意见的目标专利申请的著录信息，比如申请号、发明名称等基本信息，还需写明专利申请具体不符合专利法或专利法实施细则的哪些条款，并给出分析论证的过程，此外也应在公众意见中附上相关的证据，例如对比文件等。

撰写完公众意见后需要向专利局递交，目前递交公众意见的方式只有一种——向专利局递交纸质件。递交时可以去专利局受理处面交，也可邮寄到受理处。在提交公众意见时可以实名，也可以匿名，实名提交时也不需要提交人的详细信息，仅提供名字即可。

04

 提出公众意见的注意事项

提出公众意见时，为了更有效的达到阻止目标专利申请授权的目的，应注意以下事项：

注意提出公众意见的客体：提公众意见的客体仅限于已经公开但未授权的发明专利申请。针对已授权的发明专利、实用新型专利、外观设计专利，应该采取无效宣告程序来挑战其专利性。

注意提出公众意见的时机：公众意见可在发明专利申请的审查意见通知书发出之前提出，也可在审查意见通知书发出之后提出。根据实践经验来看，如果在审查员发出第一次审查意见通知书之前提交公众意见，且给出的证据和理由有较强的说服力，则审查员参考公众意见提供的证据和理由的可能性较大，更有利于达到阻止目标专利申请授权的目的。而在审查员已经发出审查意见通知书后，由于审查员已检索到相关的对比文件，且目标专利申请可能会修改权利要求以答复审查意见，在该阶段提交的公众意见应针对审查意见的内容，判断目标专利申请授权的概率以及其可能进行的修改，以确定公众意见中的证据和理由，或是否还需提出公众意见。如果发现审查员采用的对比文件比自己的对比文件更加不利于目标专利申请授权，则可考虑不提交公众意见。

注意公众意见的证据和理由：在专利审查过程中，审查员通常只检索专利文献、期刊杂志文献和书籍来寻找对比文献，在证据搜集方面有一定的局限性。公众意见的请求人如果对目标专利申请所属的技术领域具有一定的了解，能够找到其他的可影响目标专利申请授权的证据，则该证据的说服力更强，更易被审查员认可。公众意见中的证据和理由主要应考虑对目标专利申请的新颖性和创造性的影响。另外还可考虑权利要求是否清楚、是否得到说明书支持等理由，需要注意的是，在考虑提此类理由时，务必要详细分析目标专利申请的权利要求和说明书，如果目标专利申请的权利要求中的缺陷可通过说明书中记载的实质性内容进行修改，则目标专利申请有可能通过后续的修改提高其稳定性，此时应慎重提出此类理由。

注意提出公众意见的方式：公众意见目前只能递交纸质件，没有在线递交的渠道，而且只能递交到专利局受理处，各专利代办处目前不负责接收公众意见。为便于审查员的阅读，在递交公众意见时建议将公众意见和相关证据进行打印和装订，如有必要也可利用光盘或闪存附上公众意见和证据文件的电子版本。

建议委托专利代理机构提出公众意见：公众意见提交过程中，证据的检索和公众意见的撰写是重要的工作环节。另外在需要多次提交公众意见时，鉴于发明专利的审查期限较长，且可能会收到多次审查意见，还需对目标专利申请的审查状态进行定期监控，并且需对审查意见进行分析，还要预估目标专利申请可能进行的修改。因此，建议将提出公众意见的工作委托给专利代理结构进行，专利代理机构在专利数据检索、专利稳定性评价、专利审查状态监控方面具有专业优势，可保证公众意见的证据和理由具有一定的说服力，可更好的发挥公众意见的效力。

在专利战中，合理利用公众意见，提早将战场转入地下，可以在审查阶段有效阻止不符合专利法规定的发明专利申请的授权，提早消除市场竞争隐患，避免了专利无效程序中与竞争对手产生冲突，其过程更加隐蔽，成本和时间更少，不失为在专利战中一种有效合理的战术。

作者简介：张宁，集慧智佳专利咨询师，科技发烧友。

推荐阅读

 

用知识产权的眼光

看世界

 

欢迎原创投稿，稿件一经采用，支付稿费

投稿邮箱：[e-mail]