可深了 | 专利中处理技术问题的“隐”道

很多专利代理师对发明所解决的技术问题有重视的意识，但因为认知并不全面而多止于“显”而不会“隐”，相应的过度披露给大量专利申请埋下了祸患，对权利要求的保护范围甚至有效性造成重大损害。本文所述的技术问题连带包含与发明所解决的技术问题相关联的全体概念。

专利代理师普遍存在显有余而隐不足的过度披露问题，很大程度上先天源于 “专利审查指南”传统套路的长久影响。依专利制度的初衷，专利保护范围原本只应由新创性制约、限制，而审查指南的套路在保护范围上又额外多加了技术问题这一锁链，将专利权利人应得的保护范围捆扎得更小。专利代理师应当修习隐道来去除技术问题这道锁链对保护范围的束缚。

技术问题在申请文件中应当慎显多隐，尽量当隐则隐，即遵从“隐”道，披露的分寸和方式要非常讲究，才利于避免权利要求保护范围和有效性的损失。当然，对于技术问题，如果不应当隐的也隐了，即披露不足，也可能使创造性难以获得支撑，亦给权利要求带来致命伤害。所以施用“隐”道也不可过度。

从实务角看，技术问题尽管常隐于创造性的阴影中，但是对权利要求的有效性和保护范围起着四两拨千斤的作用：

1. 技术问题对权利要求的保护范围有解释和限制的作用；

2. 技术问题直接定义了权利要求中的必要技术特征，并由此延伸性地限制了保护范围的弹性，为修改超范围划出了分界线；

3. 技术问题直接关系着权利要求能否够获得支持、发明能否实现，从而影响权利要求有效性；

4. 专利审查中，如何确定技术问题，直接关联着发明创造性能否成立，从而影响权利要求的有效性。

以上总结未必全面，但已经足够复杂。专利代理师要在上述复杂关联的问题中寻求使委托人权益最大化的平衡点，也就是显与隐的披露平衡点，非常微妙。

此外，技术问题的披露还可能关联到专利权人在专利侵权之外的其他侵权赔偿责任，对权利人的利益也能构成重大影响。

总之，对于技术问题，专利代理师应当懂得隐道：说明书中任何描述均构成对己方权利的限制，因而，专利申请件应在必要所允许的范围内尽可能简洁；应弹性化，不应僵化、绝对化；应虚化，不应过于具体化；可以适当加入有利于委托人的误导性内容。不说、虚说、误导性地说均属于“隐”。

专利代理师应当铭记：说明书中对技术问题的描述，当其对申请人有利时，审查员和公众可以弃之不顾，完全不受其约束；而当其对申请人不利时，申请人的权利要受其完全束缚。因而，对之的披露如若高于授权所需的程度定然对申请人有害而无益。除非那些披露是实质无效的，或可将审查员和公众的认识误导到对申请人有利的方向。不仅只是技术问题、技术原理，说明书对其他很多内容的披露也可能造成这种情形，亦应依慎显多隐的隐道来处理。

其中最关键的撰写技巧是避免周延性限定，技术问题、技术效果的介绍应有主有次，有具体有虚泛，丰富而有层次，而同时又不给保护范围带来实质性限定。

基于说明书内容能够明确、无疑议推出的内容，包括涉及有益效果的内容，应按隐道不再写入说明书。

因技术领域及案情千差万别，具体的处理技巧和分寸常常不可能跨案套用，亦经亦权是王道。

关联定义

发明所解决的技术问题在专利撰写中存在很多关联概念，它们有各自的形态和定义，但本质上存在相关联、相统一的一面，可以相互推出。它们大体包括：现有技术的缺陷、本发明目的、本发明解决的问题、本发明的优点（有益效果）、本发明的技术原理。

尽管这些关联概念各自角度、性质不同，但它们高度统一的方面是本文所关注和研究的重点：技术效果是针对和改善现有技术缺陷的，这也体现了本发明的优点，也就是要解决本发明所解决的问题，这也就完成本发明的目的了达成了有益效果，而技术原理则说明了某某技术特征组合之技术手段达成了该有益效果。

以一个涉及揉面机的发明为例，发明技术方案是改进的揉面机，其技术效果是揉出的面团均匀，所针对和改善的就是现有技术中面团揉不均匀的缺陷，能把面团揉均匀就是本发明的优点和有益效果，本发明要解决的技术问题就是现有技术中面团揉不均匀，本发明的目的就是要把面团揉均匀，本发明的技术原理就是某某技术特征组合之技术手段达成了将面团揉均匀的有益效果。

应注意，本文提及上述关联概念之一时，实际上指统一在一起各关联概念全体。因为动了其中一个，其他一串都要跟着走的。

保护范围

发明所解决的技术问题，即使没有直接出现在权利要求中，仍然会对权利要求的保护范围有一定的解释和限制作用。即使一些情形下技术问题对保护范围的限制作用看来并不明显，专利代理师也应审慎地防范这种可能。因而，撰写时，在可能的范围内，代理师应当施以隐道，慎显多隐，简洁、弹性化、虚化地描述技术问题。

对于一些技术方案，确实需要部分技术问题、有益效果作为权利要求的部分技术特征而直接加入对保护范围的限定，只有这样处理时，技术方案才可能具备创造性。就已知药物新发现适应症而产生的第二次医药用途发明，即属此类典型之一。此时，无论是否将技术问题或效果等相应部分直接写入权利要求，都应当在满足创造性要求的安全范围之内，再尽量依慎显多隐的原则简洁、弹性化、虚化地处理技术问题。

基于说明书内容能够明确、无疑议推出的内容，包括涉及有益效果的内容，应按隐道不再写入说明书。

不能实现发明目的或不能解决发明技术问题的技术方案不应被纳入专利保护范围。此原则已经较为广泛地在各国司法实践中成为共识，即使该原则尚未明确地体现在一些国家的立法当中。如果还有分歧，分歧也仅在于这种限制作用达到何种强度，而已经不在于这种限制作用是否存在。归根结底，专利说明书对权利要求有解释作用。而发明目的或技术问题是解释作用中效力非常强的部分。

最高人民法院【（2009）民申字第1562号】专利侵权案即是诠释技术问题对专利保护范围之限制的一个典型案例。涉案专利涉及一种揉面机。权利要求中一个关键技术特征为“面斗的底部与所述出料口相连通”，即出料口设于面斗底部。而被控侵权的揉面机将出料口设在了面斗顶部。尽管设置出料口的位置存在如此明显的差别，最高法院在考虑了专利技术方案的技术效果、技术手段等因素后，仍认定该组特征构成等同。

笔者认为，本案之所以能够得到利于专利权人的等同结论，应当归功于代理师在专利撰写中并没有将专利技术方案的效果和达成该效果的技术手段更为清晰地在专利说明书中加以阐明，即对披露分寸有所控制，适度做到了“隐”。否则，最高法院不可能就这组特征得到于专利权人有利的等同结论，而只可能认为其既不相同也不等同。等同不能成立，就意味着专利保护范围不能覆盖被控侵权产品，保护范围因此被缩小。相关详细法理分析可参考：铁案翻盘之三：（2009）民申字第1562号 我好在哪里？就不告诉你！

需要对技术问题、技术效果做出必要交待而又希望尽可能避免对保护范围带来不必要的限定，其中最应注意的关键是在撰写中避免周延性限定。应当，例如，将技术问题、技术效果归于部分实施例，而不是周延式地写成本发明之下所有技术方案均能解决某一具体技术问题，均具备某一特定技术效果。

美国联邦巡回上诉法院2007年Verizon Services Corp. v. Vonage Holdings Corp. 判例确定：“本发明”（present invention）这种说法形成对发明的周延性限定，从而其引导的内容对权利要求的保护范围有限制性作用。此后，美国专利律师大体放弃了“本发明如何如何”这种说法，继而使用类似于“本发明某些实施例如何如何”的说法。

与之配合，在慎显多隐的隐道之下，技术问题、技术效果的介绍应有主有次，有具体有虚泛，丰富而有层次。应当明白，虚泛、丰富而有层次并不必然与简洁相矛盾。专利代理师应当明了个中技巧，其中调和的关键是使这些虚泛、丰富而有层次的描写不会给保护范围带来实质性的限定或损失。

必要技术特征与修改超范围

技术问题直接定义了权利要求中的必要技术特征，并由此延伸性地限制了保护范围的弹性，为修改超范围划出了分界线。

上节讨论了技术问题自身直接对保护范围的限定。而我们从本节讨论还可以看到，技术问题或技术效果通过锁定与之相应的解决这些技术问题、达成这些技术效果所必不可少的必要技术特征，已经大体限定了独立权利要求应包括的技术特征，也就限定了可能争取的最大保护范围。

而依照专利制度的基本原理，申请人可能争取到的保护范围应由创造性来限定。当技术问题处理不当，描述过于僵化时，则会在创造性之下给保护范围又紧紧捆上了一道锁链。我们所要做的是通过施行隐道保证技术方案享有弹性，使技术问题藉由必要技术特征引入的这条锁链可以扩展到与创造性带来的限定大体相当。

如果减少权利要求中的一个必要技术特征，而技术方案仍能满足创造性要求，申请人当然希望做出这样的修改并获得授权以获得更大的保护范围。但在技术问题被过度披露的情形下，这种修改将不被允许，理由是“修改超范围”。其背后的原理是，缺少必要技术特征之后，技术方案就不能达成本发明应有的技术效果，不能解决本发明的技术问题，也就不是本发明了。

即使减少一个必要技术特征之后的技术方案，其中的每个技术特征在专利说明书中也都有所交待，该技术方案仍会被认为是一个新的技术方案，是说明书中原本不包含的技术方案，因而构成“修改超范围”。这一正确论断乍听之下似乎违背常理和逻辑。这其中的原理与笔者前文就专利奇案说撰写“绝对”大忌 ——兼解优先权的成立中所分析的原理一致，可作为参考。

欲使必要技术特征摆脱锁链，以隐道处理技术原理，即对之尽可能少做交待是重要一环。专利授权的基本要求可以简化总结为：清楚交待如何实施，虚泛介绍有益效果，确保有创造性。对达成技术效果的技术原理的交待和解释其实不在法定要求之内。如此，当有益效果因技术原理不清晰而无法锁定到某些技术特征上时，这些特征就无法被定性为必要技术特征，申请人就有自主空间根据创造性的需要加以取舍了。此即慎显多隐、当隐则隐的隐道的积极作用。

慎显多隐的隐道之下，避免周延式描述永远是关键，还应虚化技术问题、技术效果，使之有主有次，有具体有虚泛，丰富而有层次。兜底的有益效果是：提供了一种新的解决方案，让商业使用者多了一种选择，利于降低成本。

专利代理师应当注意，尽管实施某一技术方案的技术成本可能高于其他已有的替代方案，但由于其为实施人提供了更多的替代选择，对促进商业实施成本的降低仍将有实际作用。现实中广泛存在实施人因为综合商业考虑而弃用单纯在技术角度上成本低、效率高的技术路线反而选用成本较高的较劣技术路线之情形。

支持和实现

技术问题直接关系着权利要求是否能够获得支持、本发明能否实现。

对于特定技术领域中的某些发明，在专利代理师合理概括保护范围之下，还可能遇到“坏点”问题。坏点指在保护范围之内存在少量技术方案不能解决本发明技术问题、不能达成本发明技术效果。这种情形则可能导致权利要求不能够获得支持、本发明不能实现的问题。最高人民法院的裁定【（2009）知行字第3号】即属此典型案例。

此类问题可借助上节针对必要技术特征锁链的解决策略。

创造性

专利审查中，如何确定技术问题，直接关联着发明创造性能否成立。技术问题的确定实质上是创造性审查三步法中的第二步中的核心工作。技术问题是创造性审查的手筋。现有技术之对比文件是客观存在的，技术问题决定着该有什么样的启示来结合现有技术对比文件，即该如何组织对比文件之结合而得到本发明以攻破其创造性。

笔者将创造性审查中如何确定技术问题定义为“选择性”问题，对之进行了系统性分析，可参考：专利创造性中的选择性问题。

撰写时，在可能的范围内，代理师仍应当依慎显多隐的隐道简洁、弹性化、虚化地描述技术问题。对于技术原理的处理亦复如是。

此外，应避免在背景技术部分对技术问题、现有技术之缺陷等内容做出交待。这些内容应在本发明内容或实施例的有关部分中披露，否则，将对专利申请进入美国非常不利。相关内容亦可参考上述引文。

很多专利代理师认为，应当较为清楚地交待技术问题和技术原理。技术原理中尤其包括特定技术特征与发明有益效果的关联 。这样做的理由是，有利于审查员理解技术方案从而利于使审查员对本发明的到创造性产生正面观感。而实际情形很可能并非如此。

如果说清楚地交待技术问题和技术原理对专利审查有积极作用，它主要体现在利于维护审查员的积极情绪，得到感情加分，从而使审查更为顺畅。当然，这非常重要。而仅从法理角度而言，或者审查员不使审查受自己情绪的干扰，其实非常有害。

代理师基于经验，倾向于认为审查员常因为不能准确理解技术方案而否定其创造性。但是这种审查意见的答复难度通常较小。如无其他因素，纠正审查员错误认识并不太难，则创造性易于得到维护。

相反还存在有利的另一方面：审查员也可能因为不能理解技术方案而高估创造性。如果技术方案、技术原理、有益效果被交待得过于清楚易懂，或审查员在技术方面很强，能够很好地理解技术方案，实际上容易使技术方案的创造性被低估、被否定。这将是代理师的大不幸。

对于我们自认为对创造性较有信心的技术方案，也不能放心地详细交待技术问题、技术原理。从法理角度，详细的信息不会使审查员或第三方更倾向于认为技术方案有创造性。尽管依照申请人提供的技术问题、技术原理，确可能感到本发明得之不易，使得发明看似有创造性。但是，审查员不受申请人所提供的技术问题的限制，他将根据情况重新定义技术问题，原则是找到击破创造性最为容易的路径。

因而，从创造性和三步法审查的法理，我们可以得出，对于确定的技术方案，申请人对技术问题、技术原理及其他信息的详细描述从来就不会增加审查员击破其创造性的难度。即，申请人不可能从这个角度使情况对自己更为有利。

相反，申请人对技术问题、技术原理及其他信息的详细描述，便于审查员高效理解技术方案从而稳准狠地进行创造性审查。丰富的资料会为审查员提供找到相关现有技术对比文件的线索，从不同角度方便了审查员的审查和挤压专利保护范围。

此外，如前所述，对技术问题的详细描述还可能进一步限定和缩小专利可能获得的保护范围。

专利代理师应当铭记：说明书中对技术问题和技术原理的描述，当其对申请人有利时，审查员和公众可以弃之不顾，完全不受其约束；而当其对申请人不利时，申请人的权利要受其完全束缚。因而，对之的披露如若高于授权所需的程度定然对申请人有害而无益。除非那些披露是实质无效的，或可将审查员和公众的认识误导到对申请人有利的方向。不仅只是技术问题、技术原理，说明书对其他很多内容的披露也会造成同样情形。

例如，笔者前文好专利之新瓶旧酒中深入分析的第一个案例US6578329B1堪称误导性撰写的巅峰之作。这篇专利在背景技术中引用了一篇对比文件EP0323285A1，并且就本发明与对比文件的区别做了手法极端老到的“客观”分析。专利在各主要国家通过了实质审查并获得了专利权。而实际上，单单使用其引用和披露了的这篇对比文件EP0323285A1就可以打破权利要求1的新颖性。该专利对技术效果的描述是：结构变化使拆装更为方便。而所谓的“拆装更为方便”并不能获得业内专业人士的认可，但这一效果却几乎无法通过证伪来驳倒。这一技术效果放之四海皆准，不会对保护范围有实质损害的同时，还利于把审查员的思路引入歧途，为专利授权从侧面打了掩护。在商业运用中，该专利切实起到威慑对手的作用，实际上给对手带来了巨大的麻烦。

因而，撰写时，在可能的范围内，代理师应当依照慎显多隐的隐道，简洁、弹性化、虚化地描述技术问题。对于技术原理的处理亦复如是。交待技术原理并非专利授权的法定要件。

此外，应避免在背景技术部分对技术问题、现有技术之缺陷等内容做出交待。这些内容应在本发明内容、实施例的有关部分中披露。否则，将对专利申请进入美国非常不利。具体原由可参考前文：专利创造性中的选择性问题”

侵权赔偿

技术问题的披露还可能关联到专利权人在专利侵权之外的其他侵权赔偿责任。此问题性质不同，不属于通常专利实务问题。这是支持慎显多隐之隐道的附加理由。

理论上，存在这样一种情形：专利披露的现有技术缺陷如果属于申请人商业化提供的产品的实际缺陷，则这种披露可能成为申请人明知这种技术缺陷存在的证据。倘若申请人由于产品的这一缺陷导致他人权益受到损害，这种证明“明知”的证据可能大大加重申请人的赔偿责任。

上述情形，专利代理师在撰写时应加以注意并协助申请人依慎显多隐的隐道来规避风险。

总结

综上，对技术问题及与之等价的诸多概念，专利代理师应当依照慎显多隐的隐道来处理，以使专利保护范围不会因受到技术问题的不当限制而缩小，从而使委托人避免损失。

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