郭吧 | 专利保护范围的确定——可预见性规则（1）

北京市高级人民法院于2017年4月20日发布了《专利侵权判定指南（2017）》，其中第60条规定：

对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。

本条是此次指南修订新增加的条款，目的在于对等同原则的适用范围进一步作出合理限缩，使等同原则的适用更加合乎这项制度设置的本意，并通过司法导向作用促进专利撰写和授权质量的提高。

自2014年以来，北京、上海、广州先后成立了知识产权法院，全国各地纷纷成立知识产权法庭，最高人民法院知识产权法庭也于2019年1月1日揭牌成立。在此格局下，专利案件的管辖发生了重大变化。其中最重大的变化是，专利授权确权二审行政案件、发明和实用新型专利二审民事案件全部归最高人民法院知识产权法庭管辖。这对于统一裁判标准、提高案件审理质量具有重大的意义。

目前，北京市高级人民法院知识产权审判庭虽然不再管辖北京地区的发明和实用新型专利二审民事案件，但是仍然管辖诉讼标的额在2亿元以上且当事人住所地均在北京的第一审知识产权民事案件，以及诉讼标的额在1亿元以上且当事人一方住所地不在北京或者涉外的第一审技术类知识产权民事案件和第二审外观设计民事纠纷案件。

综上，《专利侵权判定指南（2017）》对专利民事纠纷的裁判仍然具有重要的参考和借鉴意义。

产生背景

专利侵权判定应该以全面覆盖原则的字面侵权适用为主，适用等同侵权认定为辅，这也是各国适用专利侵权认定的惯常手段。

一般来说，等同原则主要是针对专利权人在申请专利过程中，由于各种原因而难以使其撰写的权利要求在字面上全面覆盖，在专利申请后出现的侵权产品而给予专利权人超出字面侵权认定的一种补救措施。

最常见的情景是，在专利保护期内由于科技发展产生了新的等同技术手段，这种等同技术手段为专利权人在撰写权利要求时难以预见而无法写入保护范围的，如果不允许专利权人将上述等同技术手段纳入专利保护范围，专利权将难以得到有效的保护，对专利权人也有失公平。等同原则要求以侵权行为发生时作为等同判定的时间点，就是为了解决专利权人在申请专利时无法预见由于科技的进步而产生新的等同技术手段的情形。

但在实践中，等同原则会经常面临另外的情形，即专利权人在撰写权利要求时，因为各种原因没有把本领域内公知或足以预见到的替代性技术特征写入权利要求，导致权利要求的保护范围过窄。等到涉及专利侵权纠纷时，专利权人又主张适用等同原则，将这些替代性技术特征纳入专利保护范围。

在我国的专利侵权判定实践中，针对上述撰写缺陷而适用等同原则，具有一定的普遍性。但是，这样的等同原则适用，实际上是针对专利权人自身撰写失误进行的补救。这种做法往往被诟病为将专利权人撰写失误的后果转移给社会公众承担。随着我国专利制度的发展和完善，专利代理行业发展的如火如荼，要求限缩等同原则的适用范围，专利权人“文责自负”的呼声越来越强烈。

捐献原则的补充

2001年7月1日施行的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条第2款确立了等同原则以来，最高人民法院一直在努力纠正和防范等同原则的扩大化适用的倾向。

2005年，最高人民法院在大连仁达VS大连新益的专利侵权纠纷再审案的（2005）民三提字第1号民事判决中，排除了多余指定原则在专利侵权纠纷中的适用。

2010年1月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（一）》第6条正式确立了禁止反悔原则，禁止反悔原则属于对等同原则的限制，禁止反悔的扩大适用必然导致等同原则适用范围的缩小。

同时，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（一）》第5条确立了捐献原则：对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

根据捐献原则，对于仅在说明书或附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，不能通过适用等同原则而将其纳入专利保护范围。

上述禁止反悔和捐献原则的确立表明，人民法院越来越倾向于专利权人对于申请文件的撰写和审查意见的答复修改应该文责自负，不应该通过扩大适用等同原则变相的让社会公众承担专利权人自身的失误后果。

最高人民法院知识产权法庭的成立标志着我国加强专利保护审判机制基本完善，但是，对专利实行强保护应该建立在高质量专利的基础上。加强对高质量专利的保护，才有利于激励创新，促进科技成果的转化。否则，如果放任专利权人对权利要求的等同解释，可能会破坏社会公众对专利保护范围的信赖利益，引发社会公众对专利制度的不满。

随着大家对我国专利质量的持续关注，特别是对于年申请量已经超过两百万件的实用新型来说，权利要求书和说明书的内容往往非常简单，而且又没有实质审查档案可以从禁止反悔角度予以约束，导致实用新型专利权人在权利要求的解释方面拥有比发明专利更大的自由度。在这种情况下，如果不适当收紧等同原则的适用标准，使专利的保护范围更加清晰且可预期，那么对专利加强保护的预期将会落空。

因此，北京高院在《专利侵权判定指南（2017）》第60条中引入可预见性规则，这是与当前强调专利保护的大形势相呼应的，不仅可以避免大量低质量专利压缩社会公众自由实施现有技术的空间，还可以充分发挥司法导向作用，倒逼专利权人和专利代理人重视并提高专利撰写质量。

可预见性规则的补充

引入可预见性规则也是对捐献原则的有益补充，捐献原则排除的是描述在说明书或附图中而未在权利要求中记载的等同技术方案，该规则的运行固然可以倒逼专利权人及代理人重视并提高从说明书中概括权利要求的能力。但也可能出现一个有悖于制度设置初衷的负面导向后果，即专利权人及其代理人在撰写专利申请文件时，为了规避捐献原则，可能会尽量缩减说明书公开的内容。

“以公开换保护”是整个专利制度建立和运行的基石，专利领域中各项具体制度的设置和运行应当整体上有利于促进专利技术方案的充分公开。所以，引入可预见性规则，就可以与捐献原则相辅相成，堵住实践中可能出现的通过缩减说明书公开内容来规避捐献原则的漏洞。这样，捐献原则从专利文件内部的角度，可预见性规则从专利文件外部的角度，分别对等同原则的适用空间予以合理限缩，对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，只要专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其写入专利权利要求，在未来的侵权判定中，就剥夺了专利权人认定上述替代性技术特征为等同技术特征的权利。

图片来源丨壹伴

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