大邦丨即使挑选企业上市期间，以合法专利起诉举报维权不是犯罪！

——“专利敲诈勒索第一案”二审同时驳回抗诉、上诉

（附二审裁定书、二审辩护词）

2021年10月27日，有“专利敲诈勒索第一案”之称的李某文案，由上海市第一中级人民法院作出终审裁定。本案自2019年9月30日一审判决以后，二审已延宕两年有余，而李某文已被实际羁押近4年时间。终审裁定驳回抗诉、坚持一审“依据合法授予的专利起诉、举报并和解的行为不构成敲诈勒索罪”的理由令人印象深刻，二审裁定强调：刑法应保持谦抑性、补充性，对能够以民法等其他手段实现权利保护目的时应限制刑罚适用，即使专利权人挑选上市融资等敏感时间，抑或辅之以举报等其他手段，其诉权及专利权仍应依法予以保护。

本案终审裁定，厘清了国内NPE专利诉讼被指控为犯罪的司法乱象，为专利权人合法行使专利立定了根基。即今后，只要是合法专利诉讼，不存在虚构伪造专利权利基础，任何的专利诉讼行为，无论专利权人挑选在什么时机，专利权人的责任，都将限制在民事范围。而违背诚实信用原则，根据我国法律则可能构成恶意诉讼，但不至于构成敲诈勒索刑事犯罪。这种刑事司法的谦抑，加强了对专利权人的保护，对过于扩张的刑事手段，划出了红线。该判决的主旨，和国际上知识产权保护的处理标准基本一致，这是本判决的积极意义，也体现了上海知识产权司法的底线坚守，对国内相关的司法实践，有很好的借鉴意义。

令人遗憾的是，就个案而言，在驳回上诉部分，针对一审认定的唯一一节，构成犯罪的10万元所谓“敲诈勒索犯罪”，上诉人、辩护人认为，该10万元的取得，既有倒签合同虚构的因素，也有实际存在合法权利基础、合法行使权利的因素，取得10万元的一揽子和解协议，包含一个倒签合同的诉讼，也包含两个合法诉讼。合法行为和瑕疵行为的混合共同导致被告人取得了财物，“合法取得的财物应当排除敲诈勒索”，如果不能排除，“根据疑点利益归于被告人原则，本案不能定罪”。

对此观点，二审裁定只是直陈掌阅公司未将李某文的专利再次许可给OPPO、VIVO等，李某文对专利使用行为的诉讼，也不合法，故不存在混合因素。

      这点或许是对专利制度的不熟悉，李某文与掌阅一开始签订的是专利普通实施许可协议，其质疑OPPO、VIVO等并未获得专利许可，或掌阅违规再许可，同样包含行使合法诉权的因素，在无法区分合法行为与瑕疵行为，何者导致“被害人”支付和解款以及款项金额的情况下，应当宣告李某文无罪。因此，在正确的、普适性的论述之外，本案就个案公正而言，依然存在疑问？！

一、二审法院认为，李某文依据合法授予专利起诉、举报并和解的行为不构成敲诈勒索罪。

二审法院驳回了检察院抗诉，认为李某文基于合法的权利基础，与掌阅公司、盈趣公司、古北公司、鸿雁公司等之间的诉讼、举报、和解不构成犯罪，并对不构罪的理由进行了充分的论述。

二审认为刑法应保持谦抑性、补充性，对能够以民法等其他手段实现权利保护目的时应限制刑罚适用，即使专利权人挑选上市融资等敏感时间，抑或辅之以举报等其他手段，其诉权及专利权仍应依法予以保护。对以损害他人利益为目的提起专利侵权诉讼的，可以通过民事恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷予以规制，要求其承担相应的民事责任。具体理由如下：

1、专利诉讼败诉不能倒推起诉行为本身具有违法性。

“国家知识产权局按照法定程序授予专利后，专利权人系以技术公开换取法律保护，其有权以诉讼等方式保护专利权不受他人侵害。司法机关可依法裁决专利权是否真实遭受侵害，但不宜对诉权进行过度干预，也不宜直接从败诉后果倒推起诉行为本身具有违法性。”

2、专利权事后宣告无效不能否定部分诉讼行为、专利许可或转让行为的法律效力。

“根据专利法之规定，虽然宣告无效的专利权视为自始即不存在，但宣告无效的决定对已执行的专利侵权判决、已履行的专利实施许可或专利权转让合同等不具有追溯力。据此，专利权事后宣告无效不能否定部分诉讼行为、专利许可或转让行为的法律效力。究其实质，专利复审是实质性地审查被授予专利权的技术、设计是否真正具备新颖性、创造性和实用性，是否应当进行专利保护。宣告专利权无效既不是确认专利申请、授予程序的违法性，也不是认定与无效专利有关的诉讼、许可、转让等均不合法。”

3、李某文以专利许可与对方进行价值交换，存在一定的对价关系。

“李某文系将其所持300余项专利全部或其中多项许可给对方，并以专利许可费等名义收取5万元至80万元不等的费用。专利权一经授权，即可对外许可，即使事后被宣告无效亦不能完全否定许可行为的法律效果。”

4、刑法具有补充性，在能够以民法等其他手段实现权利保护目的时应限制刑罚适用。

“民法有保护权利人合法权益和规制权利滥用的双重机能，被诉方可以选择民事途径进行权利救济。民法典、专利法虽然未对恶意诉讼及专利恶意诉讼作出明确规定，但在法理层面，恶意申请并利用应认定为自始无效的专利，以损害他人利益为目的提起专利侵权诉讼的，可以认定为专利恶意诉讼。”

5、对滥用诉权的行为应分情况处理，伪造权利基础，构成犯罪的，依法追究刑事责任；违背诚实信用原则，以恶意诉讼等民事手段予以规制，仅在民事手段确实不足以实现保护目的之时，才考虑刑法。

二、关于二审驳回上诉部分。

二审裁定认为：针对上诉人李某文及辩护人所提李某文系因掌阅公司违约在先而与其第二次和解的意见，经查，掌阅公司未将李某文的专利再次许可给维沃公司、欧珀公司。李某文因其已将全部专利普通许可给掌阅公司，故编造掌阅公司侵犯步岛公司专利独占许可，以及掌阅公司违约向他人进行专利许可等事实，其目的均是为了寻找借口进一步向掌阅公司索取钱款，并不影响敲诈勒索罪的认定。

而被告人、辩护人的一个核心无罪理由是：李某文与掌阅的第二次和解，基于混合因素，包括有合法基础的两起诉讼，而不止是倒签许可协议的诉讼和举报，且步岛的举报并未对掌阅上市产生实质影响，反而是科斗起诉VIVO、OPPO的两起合法诉讼，才是双方第二次自愿和解、掌阅支付和解款的实质原因。不论根据疑点利益归被告，还是依据协议看10万元的对应关系，倒签合同没有违法所得金额，应宣告李某文无罪。

质言之，OPPO、VIVO等确实使用了掌阅的阅读软件，这种使用是否属于掌阅公司将李某文的专利再次许可给OPPO、VIVO等，既是一个事实问题，也是一个法律问题。《专利法》第十一条规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利……。OPPO、VIVO等并未从李某文处直接获得专利许可，其使用有侵权争议的掌阅软件，到底属于掌阅公司违规再次许可，还是权利用尽下的合法使用，并非不可争辩丧失诉权。而《专利法》第十二条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。

总之，合法行为和瑕疵行为的混合共同导致被告人取得了财物，“合法取得的财物应当排除敲诈勒索”，如果不能排除，“根据疑点利益归于被告人原则，本案不能定罪”。

（详见二审辩护词和补充辩护意见。）

后附二审裁定书、二审辩护词、补充辩护意见

二审裁定书

二审辩护词

二审补充辩护意见

地址：上海市南京西路819号中创大厦21楼

电话：[phone]

传真：[phone]

电邮：[e-mail]

主页：www.debund.com

长按二维码关注

本文内容仅供读者参考，不构成律师正式法律意见。