大邦丨职务发明创造发明人、设计人奖励报酬纠纷案件实务问题探讨

根据《专利法》第十五条之规定，职务发明创造的发明人或设计人在专利获得授权后，根据专利的实施情况，有权获得相应的奖励和/或报酬。这一制度安排旨在促进职务发明创造发明人、设计人的积极创造性，促进各行业领域创新技能的蓬勃发展，从而推动国家技术水平的总体进步。

笔者对近年来各级法院审理的职务发明创造发明人、设计人奖励报酬纠纷类案件展开了检索，并对案件的整体情况、关注焦点、实务困惑做了如下总结：

一、职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬的定义及性质

1

新旧专利法的对比

根据《专利法》第15条规定，奖励是指职务发明创造得到授权后，发明人或设计人应当获得的奖励；报酬是指职务发明创造投入实施后，根据推广应用的范围和取得的经济效益，发明人或设计人应当获得的报酬。与2008年修正版本相比，2020年版本增加明确了奖励与报酬的形式包括产权激励、股权、期权、分红等收益。

2

专利法实施细则中的相关规定

根据《专利法实施细则》第76条的规定，尽管法律已经对奖励报酬的数额与比例有了基本规定，但并不限制授权单位与发明人、设计人进行单独约定或规定，这一点明确了专利奖励报酬制度“约定优先、法定为辅”的基本原则。授权单位可以通过签订合同或制定制度的方式与发明人设计人约定奖励报酬的支付数额与方式，但不能够显失公平。具体支付数额与方式可以参考《专利法实施细则》第77条、第78条，以“合理性”为判断基准进行制定。

二、奖励、报酬的主体身份认定

根据《专利法》第15条，奖励报酬的支付义务人是“被授予专利权的单位”，而并非“发明人或设计人所在单位”。但实践中发明创造的研发单位、专利权利的归属单位以及专利收益的接收单位可能并非同一主体，进而导致发明创造奖励报酬的支付主体存在确认上的争议。

1、“授予专利权的单位”并不等同于发明人或设计人完成发明创造时所在的单位。

企业在发明创造完成后可以将专利申请权转让给第三方公司，且专利申请权转让协议不一定向公众公开，由此获得专利授权的专利权人与研发单位无直接联系。根据范军生与深圳太平洋绝缘材料有限公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷一审民事判决书中，一审法院认为涉案专利的权利人与被告为不同的法律主体，因此原告向被告提出支付奖励或报酬的诉讼请求没有法律根据¹。在专利申请权转移的情况下，专利文件上记载的专利权人作为授权单位与发明人或设计人并没有事实上的劳动、雇佣、委托等关系，发明人或设计人无权要求授权单位支付奖励报酬，也不能提供专利著录信息等有效的法律依据向研发单位主张奖励报酬，在权利主张上会存在一定困难。

2、“授予专利权的单位”并不等同于在起诉时持有专利权的单位，即“专利权人”。

由于专利在授权到起诉的时间中，并不一定为原始权利人持有，原始权利人可能抗辩在诉讼时并不有效持有涉案专利，但这种抗辩并不会被法院支持。“根据法律的立法目的解释原则，职务发明的奖励、报酬的支付系发生于雇主与雇员之间的法律关系，而专利权的受让人以及被许可人等其他专利持有、实施主体与职务发明人一般不具有劳动关系从而不承担相应的义务”²。因此，原始权利人不会因为专利权的受让或转移而免除支付奖酬义务。

3、“授予专利权的单位”并不等同于涉案专利技术的实际实施者以及实施技术的受益单位。

授权单位在转让或授权第三方实施专利技术后，发明人或设计人无权从第三方处请求支付奖励报酬。专利人或设计人的奖励来源只能来自授权单位，报酬基础只能比照授权单位在专利转让协议或授权协议中约定的对价按照比例计算。

三、奖励报酬案件的诉讼时效

1、支付奖励报酬是授权单位的法定义务

根据专利法、专利法实施细则的相关规定，支付奖励报酬是授权单位的法定义务，发明人或设计人在职、离职等工作状态不会影响其按照法律规定行使请求授权单位支付奖励报酬的权利³。若授权单位在制度或约定中变相限制或排除发明人权利的，属于“免除自己的法定责任、排除劳动者权利”的情形，该制度或约定当然无效。

2、司法实践中对诉讼时效的几种观点

在实践中，如果发明人或设计人在完成发明创造后、授权前离职的，可能无法及时获得奖金报酬，而只能通过诉讼方式要求授权单位完成义务。由此引发的实务中最大的争议是职务发明奖励报酬纠纷的诉讼时效的起算问题，不同法院在诉讼时效的计算上也提出了不同的观点。主要存在以下四种看法⁴：第一种认为发明人有权在专利权有效期内请求支付奖励报酬，而不会超过诉讼时效；第二种认为奖励报酬请求权作为债权请求权适用诉讼时效规定，为发明人或设计人知道或应当知道可得到奖励报酬之日两年内⁵；第三种认为应当适用知识产权侵权的特殊规定，当发明人或设计人超过两年起诉的，若侵权行为仍在继续，法院计算损害赔偿数额自权利人向法院起诉之日起向前推算两年⁶；第四种认为诉讼时效自专利实施的每一年度末日起算⁷。

3、笔者对奖励报酬类案件诉讼时效的理解

结合有关学者研究以及司法实践中有参考价值的案例，笔者认为目前关于诉讼时效可以做如下理解：如果单位在合同或规章制度上约定支付条件的，按照约定优先的原则，自条件成就时开始计算诉讼时效。

如果没有约定的，对于奖励，根据《专利法实施细则》的规定，单位可以在授权公告后三个月内支付奖励，即权利人只有可能在授权公告三个月届满后才“知道或应当知道”侵权事宜的发生。那么原则上权利人请求支付发明创造的奖金的诉讼时效自专利权公告之日起三个月开始起算。实践中各法院可能还有不同考虑，由于权利人与授权单位存在劳动关系、雇佣关系等依附性质的法律关系，在上述关系存续期间，权利人通过诉讼形式主张权利可能会存在一定顾虑，因此部分法院在诉讼时效认定上会适当考虑这种特殊性，而不仅仅按照权利公告的时间计算⁸。例如部分法院认为诉讼时效可以自依附性质的法律关系终结之日起算，如权利人离职的，自离职之日起计算诉讼时效⁹。

对于报酬，由于职务发明创造取得经济利益的时间是无法确定的，授权单位可以自行决定如何处理授权专利或者维持或放弃涉案专利，权利人并不被推定了解涉案专利的全部动向，因此在没有证据表明权利人知道或应当知道自己权利收到损害的情况下不应当起算诉讼时效¹⁰。有关学者与法院倾向于将其视为履行期限不能确定之债，诉讼时效则可类推适用与未约定履行期限的合同一样的确定方式¹¹，自权利人向授权单位要求履行义务的宽限期届满之日起计算。

如果权利人对涉案发明专利定义不清的，可以在申请法院认定职务发明专利或认定为发明人或设计人身份后开始起算诉讼时效¹²。

四、专利状态对奖励、报酬支付的影响

由于奖励、报酬的获取前提是发明创造获得授权，且报酬要求发明创造取得经济效益。那么发明创造的权利状态以及经济效益状态势必会影响奖励、报酬的获取与计算。如果涉案专利被宣告无效的，对于涉案专利在宣告无效之前所获得的收益，发明人或设计人请求获得奖励报酬的权利会受到限制。对此，近年来司法观点逐渐统一，根据专利法第四十七条，“宣告无效的专利权视为自始即不存在”，因此权利人无权从自始不存在的专利实施中获益。

上海市高级人民法院在翁立克诉上海浦东伊维燃油喷射有限公司、上海柴油机股份有限公司职务发明设计人报酬纠纷一案中，认为尽管专利无效，但是专利权人应当支付专利权被宣告无效之前已经发生的专利实施行为应当支付的发明人或设计人的报酬¹³。即法院认为尽管专利已经被宣告无效，但可以基于专利无效前的获益支持权利人的诉请。

但四川省高级人民法院在2019年的判决中提出了相反的观点，在四川瑞能硅材料有限公司与吴梅职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷上诉案¹⁴中，四川省高级人民法院认为该案争议焦点在于涉案专利被宣告无效后，涉案专利自始不存在，一切以专利权为基础的权利请求都不应该得到人民法院的支持，因此发明人或设计人无权就原专利权人在专利权有效期限内实施涉案专利而获得收益请求奖酬。最高人民院在该案的再审程序中肯定了四川省高级人民法院的观点，认为专利无效为自始无效，“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力”，发明人或设计人不能从涉案专利的推广应用或经济效益中取得报酬。

综上，根据最高人民法院的观点，专利权处于无效状态的专利，发明人或设计人无权要求获得奖励、报酬。

1 参见（2016）粤民终1357-1360号民事判决书。广东省高级人民法院：即刘贻锦在完成本四案涉及的4件发明专利时，与其存在劳务合同关系的企业是海洋王技术公司。虽然与刘贻锦之间并没有劳务合同关系的海洋王科技公司基于其他法律关系取得了专利授权，但其并不负有给付刘贻锦职务发明奖励的义务。

2 参见（2016）京民再38号民事判决书。

3 参见（2016）粤民终1357-1360号民事判决书。广东省高级人民法院：海洋王科技公司于2010年8月30日公布的《专利管理奖惩细则》第九条规定，“专利奖励与报酬每半年度集中发放一次，集中发放日之前已离职的，专利奖励与报酬不对该发明人发放”。海洋王科技公司该“专利奖励不对已离职人员发放”之规定，违反了法律明文规定，应属无效。

4 参见王凌红：《职务发明奖酬纠纷的诉讼时效》，载《知识产权》2015年第5期，第76页。

5 参见（2012）云高民三终字第59号民事判决书。

6 参见（2004）鄂民三终字第10号民事判决书。

7 参见（2004）鄂民三终字第10号民事判决书。湖北省高级人民法院：薛利民1998年、1999年、2000年三年的获取报酬请求权的诉讼时效应分别从当年12月31日起算。

8 参见（2018）闽01民初1056号民事判决书。福建省福州市中级人民法院：法院认为劳动关系具有依附性质，因此要充分考虑当事人在劳动关系存续期间无法主张权利的可能性。参见（2016）京民再38号判决书。

9 参见（2019）闽民终864号民事判决书。

10 参见（2019）沪民终497号民事判决书。上海市高级人民法院：职务发明创造是否以及何时提出专利申请以及对专利申请和专利权的维持和放弃等，公司有权自行决定，本案中没有证据表明2015年8月前原告知道或者应当知道自己的权利受到侵害。

11 参见（2019）苏05知初1041号民事判决书。参见王凌红：《职务发明奖酬纠纷的诉讼时效》，载《知识产权》，2015年第5期，第76页。

12 参见（2020）鲁02知民初137号民事判决书。

13 2009年《最高人民法院公报》的翁立克诉上海浦东伊维燃油喷射有限公司、上海柴油机股份有限公司职务发明设计人报酬纠纷案中，法院认为：“涉案两项专利权已于2005年12月 23日被宣告无效，在原告翁立克没有证据表明该两项专利仍处于有效法律状态的情况下，原告只能要求被告伊维公司支付专利权被宣告无效前基于专利许可使用费的收取所应提取的相应报酬”。

14 参见（2019）川知民终182号民事判决书。

孙成

高级合伙人/专利代理师

Tel：[phone]

Email：[e-mail]

徐晨莹

实习律师

Tel：[phone]

Email：[e-mail]

相关阅读

点击以下标题即可跳转

地址：上海市南京西路819号中创大厦21楼

电话：[phone]

传真：[phone]

电邮：[e-mail]

主页：www.debund.com

长按二维码关注

本文内容仅供读者参考，不构成律师正式法律意见。