由司法实践看滥用商标权的应对策略
我国商标制度实行注册主义，既不要求申请人证明已实际使用该商标，也不要求证明其具有实际使用该商标的意图，只要符合法定申请条件，就可以获得商标注册，由此导致大量恶意抢注囤积商标牟利的滥用商标行为。2019年《商标法》第四次修改增设了对恶意注册商标的规定，明确了注册商标必须以使用为目的，同时规定了不以使用为目的属于商标的无效理由，大大加强了对恶意注册商标的打击。
然而通过行政程序虽然可以剥夺滥用商标权人的商标权利基础，从而根本性地排除商标滥用行为，但在我国司法实践中，商标授权确权案件和民事侵权案件实行双轨并行审查方式，并且该注册商标能否最终被无效宣告存在不确定的因素，无效宣告之后也还可能伴随行政诉讼一审、二审，导致诉讼周期过长，严重影响结案效率。[1]因此在商标民事侵权案件中，针对被告因已经启动无效宣告程序而要求法院中止审理或驳回原告请求的主张，法院虽然理解，但往往不会支持。此种无奈之举从客观上助长了恶意注册商标及以恶意维权为唯一牟利手段者的滥用商标权之风，变相纵容了其通过滥用商标权来谋取不正当利益。
针对上述问题，本文将首先对滥用商标权的行为本质进行明确，并在此基础上总结司法实践中针对滥用商标权的裁判规则，梳理在不提出或提出的商标无效评审尚未终结的情况下，直接在司法程序对抗商标权滥用的策略。
随着商标法制度的日趋完善和商标在市场竞争地位的日趋重要，商标违法行为也日渐多样，除了《商标法》第57条规定的商标侵权行为之外，还包括滥用恶意抢注取得的商标从而获取不正当利益的行为。且与侵犯商标行为相比，滥用注册商标权建立在经商标局形式确权后合法有效的商标之上，从根本上危及了我国先申请制为主的商标注册制度，具有更强的可责难性。
滥用注册商标行为首先体现为商标的恶意抢注，并且两者往往互为因果，即商标权人滥用商标权往往以恶意抢注获得的瑕疵商标权为权利基础。而所谓商标恶意抢注，是指他人违背诚实信用原则，以攫取或不正当利用他人市场声誉，损害他人在先权益，或者侵占公共资源为目的的商标注册行为。其具体形式多样，涉及侵犯多种权利或权益，包括抢注他人在先使用的未注册商标[2]、将他人的注册商标恶意抢注在其他商品或服务类别之上[3]、抢注他人的企业字号[4]、抢注他人的作品图案[5]等。
其次，商标权人通过恶意抢注取得商标权后的滥用行为主要包括两种方式，一是利用该商标权进行恶意攀附行为。具体体现为商标权人在其所提供的商品或者服务上使用恶意抢注取得的商标，不正当地利用了他人在先权益、权利的市场声誉或者其对公众的吸引力，从而获取了不正当的竞争利益。如在广东伟雄集团有限公司诉佛山市顺德区正野电器有限公司等不正当竞争纠纷案中，被告明知“正野”是三原告创立的知名商标和字号，仍注册“正野ZHENGYE”并使用，引起相关公众的误认，利用了原告已经具有的市场知名度。[6]
二是商标权人通过恶意抢注取得商标后，不以使用为目的，而是通过要求实际权利人高价回购、或者滥发侵权警告函、进行行政举报投诉，甚至恶意提起商标侵权诉讼等方式来获取不正当的利益。如在优衣库商贸有限公司、广州市指南针会展服务有限公司侵害商标权纠纷案中，原审原告指南针公司、中维公司在取得第25类服装、鞋等商品的“UL”商标权后却不实际使用，而是企图通过诉讼索取高额的商标转让费。[7]
正如上文所述，滥用注册商标权背后存在着注册取得的有效商标。为维护我国的商标注册取得制度以及商标民事侵权案件的顺利审结，法院并不会中止审理或轻易否定抢注商标的商标权利，并且通过商标行政程序只能无效商标权利人恶意抢注的商标，但无法填补实际权利人因此遭受的损失。但是根据商标应当以使用为目的的本质要求和对商标权人诚实信用的要求，针对他人滥用商标权的行为，被控侵权人可以直接通过司法程序否定商标权人滥用商标维权的主张，维护自身的合法权利。
（一）针对商标权利人恶意攀附
商标专用权的本质是禁用权，商标权人享有商标并不代表其使用该商标必然合法，仅是意味着该商标权人有权禁止他人在相同或者类似的商品或服务上使用相同或者近似的商标。[8]若该商标的取得及使用侵犯了他人权利或者权益，则该商标权人仍需承担停止使用、赔偿损失等侵权或不正当竞争的责任。因此，针对他人注册商标使用的文字、图形侵犯了相关权利人著作权、外观设计专利权、企业名称权或者他人的注册商标系复制、模仿或者翻译驰名商标，恶意攀附相关经营者商誉或者潜在市场价值的，实际权利人可以根据前述权利或权益为基础提起诉讼，要求对方承担停止侵权、赔偿损失的责任。
具体而言，若商标权人使用恶意抢注商标侵害了实际权利人的具体权利，权利人可以以侵权损害赔偿为请求权基础起诉；若侵害了实际权利人尚未权利化的权益，则可以不正当竞争为请求权基础起诉，如在广东伟雄集团有限公司诉佛山市顺德区正野电器有限公司等不正当竞争纠纷案中，原告的在先“正野”字号具有一定的市场知名度并为相关公众所知悉，而被告擅自注册和使用“正野ZHENGYE”商标。最高院指出受《反不正当竞争法》保护的企业名称本质上属于一种财产权益，被告使用与原告企业字号相同的商标及字号足以使相关公众对商品的来源产生误认，侵犯原告在先字号权益，构成不正当竞争。[9]
（二）针对商标权利人恶意投诉
针对他人恶意威胁，滥发律师声明或者进行行政举报投诉，相关经营者可以提起确认不侵权之诉来维护自身合法利益的稳定性。在知识产权纠纷案件中提起确认不侵权之诉应当满足以下三个条件：1、权利人发出了侵权警告；2、被警告人发出书面催告要求权利人行使诉权；3、权利人在合理期限内未撤回警告也未提起诉讼。[10]
如上海蚂蚁天地投资管理有限公司诉美国马里奥特环球公司确认不侵害商标权纠纷案中，法院认为被告通过函件明确提出要求原告撤回注册和停止使用含争议标志的商标，原告在收到被告函件后及时回复被告，要求被告一个月内撤回警告或行使诉权。但被告却仅对原告的商标注册事宜提出异议，而未在规定期限内撤回警告或向法院提起侵权之诉，造成原告行为是否侵害被告商标权的法律关系不明，原告据此提出确认不侵权之诉符合起诉的条件。同时原告的商标与被告的商标不构成相同或者近似，因此，原告的商标使用行为不构成对被告注册商标的侵权，并判决被告应当支付原告因维权支出的合理费用。[11]
（三）针对商标权利人恶意起诉
1、商标未实际使用的不赔偿抗辩
商标最基本和最重要的功能是识别商品和服务的来源，并且对该功能的破坏也是判断商标侵权与否的首要原则。但商标与商品或服务的结合并不是仅注册就可以产生的，商标识别作用发挥的前提是商标的实际使用。因此，从实质意义上来讲，未在商业活动中使用的商标背后不存在可以指代的商品或服务，本质上只是一个符号。但未实际使用的注册商标在未经法定程序撤销前，仍为有效注册的商标，受商标法的保护。侵权人未经许可在相同商品上使用与注册商标相同的商标，仍然侵犯了商标权人的专有权，需要承担如停止侵权、排除妨碍的法律责任。
但是，如果商标权利人起诉维权的商标未实际投入商业使用，则商标权人无权请求赔偿。[12]因此，若商标权人以其恶意抢注且未实际使用的商标进行侵权维权，被告可以以该商标未实际使用主张不承担赔偿责任。如在北京恒天亚讯网络科技有限公司诉北京许愿树国际教育科技有限公司商标侵权案中，法院明确指出商标权保护的本质是对商标所承载的商誉给予的保护。仅获得注册而未实际使用的商标，商标并未累积商誉，他人在同一种或类似商品上使用相同或近似商标的行为，不会对商标权利人的商誉造成损失，也未实际造成相关公众的混淆或误认，故商标权利人要求赔偿经济损失的诉讼主张不应得到支持。[13]
2. 未商标性使用的不侵权抗辩
恶意抢注的商标往往存在他人在先的权利或者权益基础，针对他人滥用商标权恶意起诉，企图通过诉讼获取不正当利益的，被告可以进行不侵权抗辩，即抗辩案涉侵权行为仅是对其在先权利或权益的合理使用，或未对诉争商标进行商标性使用，并未造成公众的混淆来进行抗辩。
如在深圳歌力思服饰股份有限公司与王碎永侵害商标权纠纷案中，最高院指出被告歌力思公司拥有合法的在先权利基础，其作为企业字号和注册商标的“歌力思”已经具有了较高的市场知名度，因此歌力思公司在该案中的使用行为系基于合法的权利基础，使用方式和行为方式均具有正当性，其在被诉侵权商品上使用“歌力思”文字代指商品的生产者做法并无不妥，普通消费者不会因此产生误认。因此，综合考虑歌力思公司的在先权利状况、使用行为的正当性以及王碎永取得和行使权利的正当性等因素，其行为并未构成商标侵权。[14]
3. 滥用商标权的不侵权抗辩
虽然我国商标权采用注册取得原则，当注册商标专用权的取得在实质上遵循商标法规定的条件时，商标权人以有效的商标作为请求权基础提起维权诉讼，司法就应当给予充分的保护。但是，由于囤积商标牟利的行为在商标注册和商标维权上都实质上违背了商标法的规定。在这种情况下，若仍按照传统观念和规则去处理滥用商标权的行为，将会出现实质上违背商标法理念的结果。[15]
因此，如果权利人滥用商标权主观恶意明显并且在客观上也并未实际使用该注册商标权，相关经营者可以依据《商标法》第7条第1款规定的诚实信用原则进行抗辩，请求法院驳回原告提起的商标维权诉讼请求。如在优衣库商贸有限公司、广州市指南针会展服务有限公司侵害商标权纠纷案中，最高院指出诚实信用原则是一切市场活动参与者均应遵循的基本准则，任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并实行权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权力滥用，其相关主张不应得到法律的保护和支持。在该案中，指南针公司、中唯公司以不正当方式取得商标权后，进行全国范围内的批量诉讼用并索取赔偿，主观恶意明显，其行为明显违反诚实信用原则，对其借用司法资源以商标权谋取不正当利益之行为，构成恶意诉讼，依法不予保护。[16]
（四）针对滥用商标权直接提起诉讼
即便被恶意维权人并不存在可以据以起诉维护自身合法利益不受损害的在先权利或权益基础，如姓名权、著作权、字号权益等。若商标权人恶意投诉或者恶意起诉的行为破坏了该经营者正常的经营活动，对其造成了实际的损失，相关经营者也可以针对该恶意维权行为直接提起诉讼或者反诉，以填补损失，更好地保障自身利益。
在请求权依据的选择上，相关经营者可以依据《反不正当竞争法》起诉对方构成不正当竞争。如在拜耳消费者关爱控股有限责任公司、拜耳消费者护理股份有限公司于李庆等不正当竞争纠纷案中，法院认定被告将原告享有合法在先权利、在先且持续性使用并具有一定影响力的标识抢注为涉案商标，后利用涉案商标发动大规模、持续性的投诉行为不可避免地破坏了原告的竞争优势而使其个人获益·，且其注册和投诉行为都存在明显的恶意。因此，被告的行为属于典型的不劳而获行为，违反了诚实信用原则，扰乱了市场的正当竞争秩序，属于《反不正当竞争法》第2条规定的不正当竞争行为。[17]
此外，针对他人恶意维权提起知识产权诉讼所造成的损失，被恶意维权人亦可以以侵权损害赔偿作为请求权基础提起诉讼。如在新昌县共利新颖建材有限公司、绍兴市科顺建材有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案中，法院以被告行为符合侵权责任四要件，即其实施了侵害行为、具有主观上的过错、造成原告的财产损失以及具备因果关系，认定被告起诉原告商标侵权的行为以及向工商局进行举报，要求工商局查封原告涉案货物的行为侵害了原告的合法权益，应当承担损害赔偿责任。[18]
商标的核心功能在于区别商品或者服务的来源，消费者利用商标作为工具识别自己所需要的商品，从而使得生产者获取了竞争利益。但竞争优势的形成需要漫长的过程，以及巨大的财力、物力和人力的投入，因此导致了大量商标侵权和恶意维权行为的产生。本文集中讨论的滥用商标权主要包括以下两个方面：首先，商标权的取得具有不正当性，主要源自于商标恶意抢注；其次，该商标注册人不适当地主张权利，具有损害他人利益的主观恶意[19]，即商标注册人基于缺乏正当性基础的商标权，攀附原权利人的商誉、市场吸引力，或者要求实际权利人高价回购、滥发侵权警告函、行政举报投诉，甚至恶意提起商标侵权诉讼以获得不正当的竞争利益。
面对此类滥用商标注册权的行为，相关经营者应当善用现有制度，根据自身的需求以及具体的事实情况采取不同策略，从而在高效地维护自身合法利益的同时有效打击商标权滥用行为。具体包括在他人恶意诉讼案件中提出不赔偿、不侵权抗辩及商标标权滥用抗辩，也包括针对他人滥用商标权直接提起诉讼。相对于商标权滥用抗辩而言，主动提起针对商标权滥用的诉讼可以使得实际权利人得到更加全面的补偿，同时对于规制恶意抢注和商标权滥用也起到更重要的作用。在面对他人滥用商标权恶意维权时，可以结合实际情形，依据不同的请求权基础提起诉讼，包括请求确认不侵权、侵犯在先权利、滥用商标权侵权、不正当竞争等。
[1] 参见郭东科：《商标权滥用的司法规制演变与发展》，载《中华商标》2021年第1期。
[2] 参见北京市第一中级人民法院 (2011) 一中知行初字第1043号行政判决书。
[3] 参见北京市第一中级人民法院 (2012) 一中知行初字第776号行政判决书。
[4] 参见北京市第一中级人民法院 (2011) 一中知行初字第3136、3137、3138、3139、3140号行政判决书。
[5] 参见最高人民法院（2007）民三监字第14-1号民事裁定书。
[6] 参见最高人民法院(2008)民提字第36号民事判决书。
[7] 参见最高人民法院(2018)最高法民再396号民事判决书。
[8] 参见王迁：《知识产权法教程》（第六版），中国人民出版社2019年版。
[9] 参见最高人民法院(2008)民提字第36号民事判决书。
[10] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。
[11] 参见上海市浦东新区人民法院（2018）沪0115民初17008号民事判决书。
[12] 《商标法》第64条：注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。
[13] 参见北京市朝阳区人民法院(2014)朝民(知)初字第41251号民事判决书。
[14] 参见最高人民法院（2014）民提字第24号民事判决书
[15] 祝建军：《囤积商标牟利的司法规制——优衣库商标侵权案引发的思考》，载《知识产权》2018年第1期。
[16] 参见最高人民法院(2018)最高法民再396号民事判决书。
[17] 参见浙江省杭州市余杭区人民法院(2017)浙0110民初18627号民事判决书。
[18] 参见浙江省高级人民法院(2018)浙民终37号民事判决书。
[19] 参见宋健：《商标权滥用的司法规制》，载《知识产权》2018年第10期。
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