两稻相争，香源何处 ——“稻香村”商标争议简析

近来，北京知识产权法院、苏州工业园区人民法院分别对“南北稻之争”作出了两份看似矛盾的判决，引起社会关注。所谓“南北稻之争”，即发生在苏州稻香村食品有限公司（以下简称“苏稻公司”）与北京稻香村食品有限责任公司（以下简称“北稻公司”）之间商标及不正当竞争系列纠纷。本文拟就上述两个判决以及由最高人民法院作出的一份相关的商标行政裁定书（（2014）知行字第85号，以下简称“第85号裁定”）中涉及的商标法律问题作一解读。首先，为便于读者参考，我们将以上法律文书涉及的商标列示如下：

“两稻相争”的源起

本文涉及的三份法律文书均记载了苏稻与北稻的历史与发展。根据法院的认定，苏稻源起清代乾隆年间坐落于苏州观前街的“稻香村茶食糖果店”，北稻起源于清代光绪年间坐落于北京前门观音寺的“稻香村南货店”。两家老字号后分别演变为上世纪80年代的苏州稻香村食品厂、北京市稻香村南味食品店（后来改制为北稻公司）。直至上世纪末，北稻、苏稻作为北京、苏州两地的老字号，各自耕耘着起源地所在的地域市场，像两条平行线一样相安无事。2004年，苏州稻香村食品厂、保定新亚食品有限公司、北京新亚趣香食品有限公司合资成立苏稻公司。2006年，苏州稻香村食品厂的经营活动由苏稻公司完全接管。自此，苏稻公司逐渐打入北方市场，两家稻香村开始出现交集。

关于“稻香村”，最早的注册商标是184905号商标和352997号商标，均注册于上世纪80年代，注册人是保定市稻香村食品厂。2003年，保定市稻香村食品厂将两个商标转让给了保定新亚食品有限公司；2004年苏稻公司成立后，保定新亚食品有限公司又将上述两个商标转让给了苏稻公司。而北稻公司所持与“稻香村”相关的最早的商标是1997年注册的1011610号商标。

“两稻相争”始于2006年苏稻公司申请5485873号商标之时。此时，苏稻公司已开始在北方市场与北稻公司竞争，并且希望对“稻香村”字样不明显的184905号、352997号商标进行优化，遂向商标局就糖果、饼干、面包、糕点、年糕等商品提出了“稻香村及扇形”（即5485873号商标）的注册申请。北稻公司不希望苏稻公司通过优化商标增加竞争优势，遂用已注册的1011610号商标作为武器，全力发起了阻碍5485873号商标注册的商标异议程序，直至最高人民法院作出第85号裁定。5485873号商标的最终结果是不予注册。 

双方正式开火后，战事愈演愈烈。北稻公司、苏稻公司分别提起了数个针对对方的商标异议或申请宣告无效行政程序，并各自在北京和苏州发起了多个民事侵权诉讼。比较典型的即近期北京知识产权法院、苏州工业园区人民法院判决的两个案件。接下来，我们将对这两个判决以及相关的第85号裁定做简要分析。

裁判摘要

我们节选两个判决以及第85号裁定中关于商标的认定，简要概括如下：

北京知识产权法院第（2015）京知民初字第1606号判决（“北知案”）（判决日期：2018年9月10日）：苏稻公司在粽子、月饼、糕点、面包、饼干等商品上突出使用“稻香村”文字标识，与北稻公司注册的1011610号商标属于近似标识，且上述商品与1011610号商标核定使用的商品构成类似商品。该等行为侵犯了北稻公司1011610号注册商标专用权。

苏州工业园区人民法院第（2018）苏0591民初1277号判决（“苏州案”）（判决日期：2018年10月12日）：北稻公司在糕点商品包装上突出使用的“稻香村”文字，与苏稻公司352997号商标近似，且352997号商标核定使用的商品类别亦包含糕点，因此北稻公司在糕点商品上使用“稻香村”文字标识容易使相关公众对商品来源产生混淆，该行为侵犯了原告第352997号注册商标专用权。

最高人民法院（2014）知行字第85号裁定（裁定日期：2014年12月19日）：苏稻公司申请注册的5485873号商标与北稻公司已注册的1011610号商标构成使用在相同或者类似商品上的近似商标，属于《中华人民共和国商标法（2001年修订）》第二十八条规定的应予以驳回的情况，因此5485873号商标不应予以核准注册。

商标近似与商品类似

北知案、苏州案法院判决商标侵权的法律依据均为《中华人民共和国商标法（2013修订）》第五十七条第（二）款：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”；第85号裁定的法律依据是《中华人民共和国商标法（2001年修订）》第二十八条：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。” 

根据以上法律条款的规定，不论商标异议程序还是商标侵权诉讼，商标是否相同或近似、商品种类是否相同或类似均是商标行政管理机关与法院重点审查的内容。 

1. 商标近似的审查标准

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（“商标民事纠纷司法解释”）第九条、第十条，商标近似是指文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，使相关公众对商品的来源产生误认或者认为两者有特定的联系；认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

苏州案判决中，法官认为：苏稻公司第352997号注册商标曾于2009年12月被评为江苏省著名商标、2013年12月被国家商标局认定为驰名商标，说明该注册商标在相关公众中具有较高知名度。从该注册商标构成看，其主要由中文文字“稻香村”和稻香村拼音首字母“DXC”组成，从中文称呼习惯和消费者辨识角度来看，该商标中的文字部分“稻香村”起到显著识别作用。北稻公司在其生产销售的糕点商品的拎袋及包装盒上使用的“稻香村”文字，与苏稻公司第352997号注册商标相比，标识外观上虽存在一定差异，但北稻公司使用的“稻香村”文字的读音、含义与苏稻公司第352997号注册商标中的“稻香村”文字完全相同，鉴于苏稻公司持有的该注册商标具有的知名度及“稻香村”文字在该注册商标中的显著地位，两者应认定为近似标识。

苏州案法官判断商标近似的主要依据即是商标民事纠纷司法解释，尤其是将第352997号商标的知名度纳入考量因素。我们看到，苏稻公司第352997号商标的外形类似一枚印章，整体近似一个图案，与北稻公司使用的“稻香村”文字外观的确存在差异。假设第352997号商标没有较高的知名度，则很难认定该商标与“稻香村”纯文字之间构成近似商标。

2. 商品类似的审查标准

根据商标民事纠纷司法解释第十一条、第十二条，商品类似是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系，容易造成混淆的商品；认定是否类似应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断，《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。

在同种商品或类似商品或服务上不得使用相同或近似商标，是国际上对商标保护的共识。申请商标注册时，申请人需要确定该商标应用在哪种或哪几种具体的商品或服务上，商标行政管理部门针对不同的商品或服务需要分别审查商标能否注册。为解决各国自行制定的商品分类表差异问题，一个由多国共同签署的《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》（“《尼斯协定》”）应运而生。《尼斯协议》的成果是形成了《商标注册用商品和服务国际分类表》（“《国际分类表》”），中国自1988年开始采用。同时，为了解决中国特有的商品种类问题，国家商标行政管理部门结合《国际分类表》制定了《类似商品和服务区分表》（“《区分表》”）。《区分表》与《国际分类表》一样，也将商品与服务分为45个大类，相同的商品编号是相同的，只是在每一类项下根据需要增加了部分中国特有的商品类别。

北知案中，苏稻公司被诉侵权的“芝麻瓦片、糕点、月饼、面包”等商品属于《区分表》第30类“食品米面”项下的3006群组“面包、糕点”，北稻公司1011610号商标核准注册的商品“馅饼、饺子、年糕、粽子、元宵、豆包”等均属于《区分表》第30类项下的3007群组“方便食品”。那么不同群组的商品能否被认定为类似商品呢？北知案参考了第85号裁定中的观点，即饼干、面包、糕点等与馅饼、饺子、年糕、粽子、元宵、豆包等在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面密切关联，应当认定为类似商品。最高院上述认定的依据即为商标民事纠纷司法解释第十一条、第十二条。由此可见，《国际分类表》《区分表》的群组只是认定商品是否类似的参考，最终仍需要法官结合商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等因素，以及相关公众的理性认知，综合予以判断。

3. 商标审查的个案差异

按照北知案与苏州案的认定标准，在苏稻与北稻各自拥有的与“稻香村”相关的注册商标之间即存在商标近似、商品类似的情况。为什么相互近似或类似的商标能够注册成功，而后又构成侵权呢？我们认为，原因主要有以下几点：

第一，由于商标注册审查、商标侵权纠纷属于不同的法律程序，所追求的目的、认定结果的影响、审查人员的工作性质均有所区别。注册审查中，商标局为了给申请人较为明确的预期，基本按照《区分表》的群组来认定商品是否类似，对于其他权利人来说，可以通过异议程序、无效宣告程序作为救济方式对商标局的审查结果提出挑战，商标局的审查更关注商标所涉的官方公开信息，而非商标的使用情况等事实背景；而民事审判涉及商标侵权与否的认定，对当事人的权利义务有较大影响，且当事人只能通过上诉程序进行救济，因此法官需要根据商标民事纠纷司法解释规定的标准及商标所涉的事实背景进行综合分析判断。

第二，如果商标注册审查与侵权纠纷的发生相距较长时间，人们对同种商品之间的分类观点可能发生变化。随着经济的迅速发展，商品的种类日益丰富，同种商品的销售渠道、消费对象等可能随着时间发生变化。比如，某些西式或中式的糕点在上世纪人们很少消费，属于在特定地方才能买到的高档食品，但在今天可能是随时随地都能买到的普通食物。所谓的中式、西式在今天也不像二三十年前那样泾渭分明。而且，《国际分类表》《区分表》本身也在不断地更新，随着经济发展、社会变化添加了很多新的细分商品类别。

第三，商标知名度的高低影响商标近似、商品类似的判断，商标知名度随着时间的变化可能导致认定结果发生变化。1997年北稻1011610号商标注册时，352997号商标虽然早在1989年已注册，但在当时352997号商标还不属于苏稻公司，商标的知名度较低。直到2004年苏稻公司受让352997号商标并进行推广使用后，352997号商标才逐渐达到今天的知名度。所以，1997年时北稻1011610号商标能够注册，与20年后苏州案认定北稻使用“稻香村”文字与苏稻352997号商标构成近似，彼此并不矛盾。

商标审查发生在商标异议、无效宣告、行政诉讼、民事诉讼等多种程序中，每一个程序都需要独立审查，不能直接适用其他程序的结论，在商标近似、商品类似的认定上，具有明显的针对个案一事一议的特性。与此类似，认定驰名商标时，除非对方认可，商标评审委或法官不能直接适用之前案件的认定，也要遵循一事一议的原则。

两稻待破的僵局

由于苏稻、北稻两家公司历史悠久，各自拥有与“稻香村”有关的字号与系列商标，且均在食品市场具有很高知名度。这种情况下，对于都希望扩大市场份额的两家公司来说，采取何种应对策略需要慎重考虑。北知案与苏州案均为一审判决，据了解两案中的被告均提起了上诉。假设二审法院维持了北知案与苏州案的判决，以糕点商品为例，两公司则只能严格按照各自注册的糕点商标的内容及形式使用相关“稻香村”商标，对“稻香村”文字做任何的突出使用都可能构成商标侵权。如果要求两公司对“稻香村”的使用严格限定在其注册商标的内容和形式，显然商业上缺乏可行性。因此，这种僵局的破解，也许需要在既有的法律程序之外寻求更具灵活性的解决办法。

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张光磊律师为竞天公诚合伙人，毕业于中国政法大学，获得法学学士和民商法学硕士，此外，获得美国乔治华盛顿大学法学硕士，为哥伦比亚大学法学院访问学者。

张律师的主要业务领域为争议解决，曾代表境内外客户处理过中国国际经济贸易仲裁委员会及其分会、上海国际仲裁中心、深圳国际仲裁院、北京仲裁委员会、香港国际仲裁中心等仲裁机构及中国不同层级法院的逾百宗案件。张律师尤其擅长处理投融资领域的争议，曾为客户成功处理业绩对赌、公司控股权、公司管理权、合伙财产分配、一人公司股东责任、员工股权激励等投融资领域的多种争议。张律师也擅长在跨境交易纠纷中为客户制定整体解决方案，并曾在美国、新加坡、香港等地的诉讼和仲裁程序中担任中国法律顾问及专家证人。

张律师拥有中国律师资格及美国纽约州律师资格，工作语言为中文普通话和英文。

刘  星

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刘星律师毕业于上海外国语大学和对外经济贸易大学，分别取得法学学士和法学硕士学位。刘律师的主要业务领域为争议解决，在五年多的执业经历中，曾代表境内外客户处理投融资、货物及服务贸易、知识产权、房地产等领域的数十宗诉讼仲裁案件，并担任多家境内外大中型企业的常年及专项法律顾问。

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