金杜科技创新主题月 | 科创性自测题：产学研之专利权属篇
— — 科创性炼造秘籍系列
前言：
对于剑指科创板的企业，其自身的“科创性”是否达标一直是重点关注问题。科创性炼造秘籍系列将陆续围绕技术突破、技术领先、专营资质、重大价值等多个维度列出“科创性”需要考虑的要点供企业参考。
产学研之专利权属篇
对于科技型企业，倘若初始就是高校或者研究院的研发团队孵化的项目，或者发展过程中为了提升研发能力而和高校或者研究院合作，或多或少都会存在产学研项目。就产学研项目本身而言，能够让企业借助高校或者研究院(“产学研合作单位”)的专业科研能力，打造核心知识成果的同时也有助于培养科研人才，对于提升企业的科技创新能力可谓立竿见影。然而，从上交所已经展开的问询来看，产学研合作或许比想象的要更加复杂一些，相关知识产权的独立性、核心技术人员的稳定性等都会成为科创板IPO进程中被重点关注的话题。那么，围绕产学研，上交所的问询会关注哪些要点？到底怎样才是产学研的正确打开方式？先来看一看专利权属规划的问题。
部分相关规定：《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条要求：发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。
问询示例1： LAN科技案例的问询中，上交所明确要求发行人补充披露：“与Intel、清华大学合作研发的情况，包括合作研发的具体模式、合同签署、主要协议约定、研发主要项目、研发成果、研发成果所有权归属、相关利益安排等，合作研发成果是否属于发行人的核心技术、该等合作研发成果与发行人产品的对应关系，对发行人生产经营的重要程度”。
问询实例2： B公司的问询案例中，上交所要求发行人说明：发行人核心技术对于其与J校共有专利是否存在依赖，发行人持续经营能力是否依赖于共有专利或相关单位；共有专利事项是否存在纠纷或潜在纠纷。
自测要点：对于产学研项目中形成的核心技术，其具体来源及形成过程?发行人是否拥有核心专利的所有权?发行人获取该等核心技术是否存在依赖第三方技术的情况?倘若和产学研合作单位之间存在专利许可，是否存在重大不利变化的风险?发行人与产学研合作单位是否存在潜在纠纷?
>> 解题思路解析：
对于企业而言，最为安全稳妥的做法是在产学研的协议中明确约定产学研所形成的知识产权全部归企业所独有。然而通常情况下，产学研合作单位很难同意由企业完全独享所有的专利，从目前已经申报科创板的企业来看，专利共有的情况普遍存在，例如B公司案例中，其即与J校共有1项中国发明专利。
对此，可以考虑的策略是在可能的情况下，将企业的专利进行归类，对于会对企业生产经营产生较大影响的核心专利，尽可能的和相关产学研合作单位进行协商，从而获得相关专利的全部权属；对于其余非核心专利，也考虑共有或独占许可等安排。
一旦存在共有的安排，一方面，合作协议中关于知识产权的安排就要分外小心，必须确保发行人作为共有人之一对于相关专利商业化运作的控制权；另一方面，可能还需要产学研合作单位出具相关文件，证明相关专利权属清晰且无纠纷。专利共有的情况下，作为发行人应当注意的要点如下：
1.专利划分：确保核心专利
合作协议层面，发行人可以要求对产学研过程中所产生的专利进行划分，争取享有核心专利的全部权益。该等划分可以从多个维度考虑，例如可以将合作形成的专利分为偏基础研究类和应用类，对于企业的生产运营而言，应用类的专利可能更为重要；再如可以根据所形成的专利的不同应用领域进行划分，对于和发行人主营业务密切相关的领域所涉及的专利，争取全部的权益。
需要特别注意的是，仅仅享有核心专利本身的全部权益很可能保障程度还不够，例如，倘若核心专利是在产学研合作单位享有权益的专利基础上所形成的，则对于产学研合作单位享有权益的基础专利，至少还应当要求一项永久许可的权利。
2.共有中的独占许可：牢牢把握控制权
共有的情况下，一方面应当确保发行人对于专利权益的处置，例如明确约定发行人有权优先受让共有人享有的所有权份额；未经被许可方同意，共有人不得实施专利，或向他人许可或转让专利。另一方面，发行人应当确保对于共有专利的独占实施权，确保独家享有对于共有专利进行商业化运作并获取相关收益的权利，当然产学研合作方可以享有合理的经济补偿。
需要注意的是，对于共有中的独占实施，其具体的许可时间、许可收费、共有方与发行人的收益分成等都有可能是上交所关注的要点，因此在相关协议中都应当进行合理的安排从而避免阻碍IPO的进程。
3.高校/研究院保留权利：限于科研等非商业化需求
共有的情况下，产学研合作方一般会希望对合作所形成的专利继续用于学术领域，因此通常也应当保留产学研合作方仅为非盈利的科研、学术研究目的无偿使用该等相关共有专利的权利，但同时也应当明确产学研合作方不得将共有专利用于任何商业推广或许可第三方使用。
4. 无争议证明：提前做好预案
核心技术本身在权属等方面是否存在纠纷也是IPO进程中监管部门关注的要点之一。产学研模式下，可以考虑要求产学研合作单位出具相关确认函，证明发行人就共有专利的使用及收益权未受到限制，如LONG科技案例中P校就出具了《证明》，确认相关共有知识产权是发行人在“市场经营过程中独立研发形成”，作为共有权利人， P校同意发行人“及其全资或控股企业过去和未来均可在营业范围内无偿使用该等知识产权并享有全部收益”。实践中，较为切实可行的方式是在产学研合作的初期即将相关确认函作为合作协议的附件，在合作初期就安排签署从而降低后续IPO进程中操作的难度。
对于面向科创板进行冲刺的企业，为了解决产学研过程中关于知识产权权属安排的一系列问题，很有可能需要在IPO之前很短的时间内对相关知识产权进行一揽子安排，从而解决核心技术的权属、独立性等问题。在存在产学研合作单位的情况下，该等操作既要符合产学研合作单位本身的规定，同时根据产学研合作单位具体的情况，还有可能需要符合教育部等其直属主管部门的要求。我们将在之后就产学研项目中，对知识产权权属安排进行一揽子处理时通常需要注意的事项进行拆解。
——— 本文作者 ———
楼仙英
合伙人
知识产权部
cecilia.lou@cn.kwm.com
楼仙英女士的主要专业领域为知识产权事务，包括知识产权商业化和许可、知识产权保护、知识产权管理和争议解决，以及国内外专利商标申请，在以下技术领域或产业中具有二十年以上的工作经验：机械与电子工业、飞行器与航空、能源、新材料、钢铁与合金、半导体制造及设备、医疗器械、计算机软件、健康管理、食品和快速消费品工业、化学与医药产业等。
张逸瑞
合伙人
知识产权部
zhangyirui@cn.kwm.com
张逸瑞律师的主要执业领域为知识产权战略、知识产权交易、公司交叉业务以及企业收购兼并。 张逸瑞律师为诸多高科技企业提供与知识产权战略、科技创新能力挖掘相关的服务，在此过程中针对知识产权资产管理、风险控制、布局与规划、交易与运营以及科技创新能力的培育等为企业提供全方位的服务。张律师在电信、传媒和高科技领域具有丰富的项目经验，对于相关产业政策、业务资质、技术驱动的交易相关的授权链、授权范围、权利维护及商业化运作等事宜均有较为深入的研究，能够为客户提供最佳的战略性解决方案。
龚雯怡
主办律师
知识产权部
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