商法 | 善用香港防御商标，充分保护驰名品牌
在中国香港，对于驰名商标的保护，除了可以依据《巴黎公约》获得作为驰名商标的保护外， 驰名商标的拥有人也可以考虑申请注册其商标为防御商标。防御商标的特点是纵使申请人没有打算在某些商品或服务上使用该标记，该标记仍可在这些商品或服务上注册为防御商标。
成功注册防御商标会有助于申请人品牌保护与商业多元化发展，并提供额外的法律保障，具体体现在以下方面：
首先，防止品牌商标在其他类别被抢注或山寨，口碑被别人搭顺风车的现象。防御商标的拥有人无需就所注册的商品或服务使用该注册标记，防御商标注册不会基于“不予使用”的理由被撤销注册，所以防御商标一经注册，只要每十年续展便永远有效，这样最大限度地防止了品牌商标被他人在其他类别注册相同或相近似商标。但有一点需要注意的是，如果作为防御商标基础的普通商标注册因注册期届满失效，或因其他理由被撤销，或此商标的使用范围和频密程度并不符合“极为驰名于香港”，则防御商标的注册可能被撤销。
其次，方便企业多元化发展。由于防御商标没有因为“不予使用”而被撤销注册的风险，申请人注册防御商标时可以覆盖所有类别而给予商标最大范围的保护，这样可以方便企业基于品牌已经建立的口碑，在未来战略发展需要时，基于该预留“商标空间”进行品牌业务扩展，而当前唯一需要考虑的是费用而已。
第三，提供额外法律保障。对于一些拥有不凡商誉的驰名商标而言，防御商标给予商标在普通商标注册和普通法假冒侵权诉讼之外的法律保障。商标拥有人可以基于防御商标进行维权，降低商标维权成本，防止其他企业恶意竞争。
申请人申请注册成为防御商标的标记，须符合香港法例第559章《商标条例》第60条规定的以下要求：申请人已就某些商品或服务将同一标记注册为商标；就所有或任何注册保护的商品或服务使用已注册商标的标记频密，以致该标记变得极为驰名于香港；以及该商标拥有人以外的人士就其他商品或服务使用该注册标记时，相当可能会减损已注册商标保护的商品及服务所具有的显著特性。
拟申请注册的标记必须同时满足以上三项条件，才能注册成为防御商标。
提交防御商标申请后9个月内，申请人需以法定声明或誓章的方式提交证据，以证明申请注册的标记在申请注册防御商标前已“极为驰名于香港”。
申请人想要证明商标“极为驰名于香港”，通常须提供非常充分的使用证据，而且香港商标注册处审查是否“极为驰名于香港”采取的是个案判断原则，没有普遍的标准或设定条件。
香港商标注册处或香港法院依法决定某商标是否驰名于香港时，须考虑所有可以推断出该商标是否驰名于香港的因素。一般情况下，申请人可以提供包括（但不限于）以下各方面的资料：有关的公众界别对该商标的认识或承认程度；使用该商标历时多久、使用范围及地域范围；推广该商标历时多久、推广范围及地域范围，推广包括应用该商标的商品或服务的广告宣传或宣传以及在博览会或展览会上介绍有关商品或服务；该商标注册或注册申请历时多久及注册的地域范围（仅限于该段时间及地域范围反映出该商标的使用或为人承认的程度的范围内）；成功地强制执行该商标权利的纪录，特别是关于该商标获国家局或其他国家/地区主管当局承认为驰名商标的程度；及与该商标有关联的价值。
提醒申请人注意的是，上述因素旨在提供指引，以协助香港商标注册处及香港法院决定某商标是否驰名于香港，并非判定的必要条件。申请人提交上述全部或其中的任何资料，或提供无权重差别的上述资料，不构成香港商标注册处或香港法院决定的前提条件。香港商标注册处或香港法院会根据每个案件的具体情形具体分析，作出决定。在具体个案中，可能上述提及的全部因素或资料都对决定有影响，也可能仅部分因素或资料对决定有影响，也可能上述提及的全部因素或资料都对决定没有影响。
根据香港商标注册处公开资料显示，到目前为止，成功注册的防御商标仅85件，当中还包括同一商标在不同类别注册、已合并和已移除的注册。
根据对公开信息的整理，成功注册的防御商标的拥有人仅集中在以下几家公司：SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG；SONY CORPORATION；ROLEX SA；GUCCIO GUCCI S.P.A.；VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED和Crocodile Garments Limited。
其中Crocodile Garments Limited 这家公司的防御商标亦因逾期没有续展而被移除。
上述防御商标拥有人中，VITASOYINTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED这家公司拥有最多防御商标注册（不统计类别），该公司拥有不同字体的“维他奶”“维他”“VITASOY”“VITA”等等十多个“防御商标”；ROLEX SA这家公司拥有覆盖最多类别的防御商标“ROLEX”，共计覆盖了43个类别。
另外，根据香港商标注册处记录显示，在2018年12月梅启明（梅艳芳的兄长）于类别9、16、18、25、35及41递交防御商标申请“梅艳芳” 。这件申请当前的法律状态是“已审查 ——已发出进一步审查报告”。根据注册处记录，在2004年梅启明在类别14注册了“梅艳芳” 为普通商标，故上述防御商标申请应该是基于此注册商标为基础进行的申请。虽然“梅艳芳”在香港及亚洲的知名度很高，但在商标的范畴上，因为未见“梅艳芳”于其已注册类别14的商品上被广泛使用，所以很难满足“极为驰名于香港”的注册要求，此防御商标能否成功注册面临挑战。
尽管在香港注册成为防御商标存在难度，但成功注册的防御商标会有助于申请人品牌保护与商业多元化发展，并提供额外的法律保障。驰名商标拥有人可以根据自身的商业发展战略，综合考虑是否将防御商标纳入未来在香港的商标战略布局。
来源：中国贸易报
作者：中国贸促会专利商标事务所 叶承轩
投稿/建议：geyan@ccpit.org
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