金桥法谈 | 联合商标，给商标维权构建最强防火墙

 

杜满清 合伙人

广东金桥百信律师事务所

 

李颖谊 律师

广东金桥百信律师事务所

——“在联合商标加持下，不但主商标的权益能在个案中顺利主张，联合商标价值也推动判赔金额锦上添花，从而使商标权利人的权益获得最大程度的保护。”

导读

为保护当事人利益，方便阅读理解，以下均以“甲公司”、“乙公司”、“丙公司”、“AB”商标、“AC”商标、“DB”商标等代称展开描述，并非实指，敬请谅解。

01

基本信息

当事人

原  告：甲公司

被告一：乙公司

被告二：丙公司

涉及商标

主商标：“AB”商标

联合商标1：“AC”商标

联合商标2：“DB”商标

02

前情提要

甲公司曾将“AB”商标授权乙公司使用，但在合作终止后，乙公司仍然将“AB”商标使用在其官网、药品说明书、外包装、药品注册备案登记上，甲公司遂提起诉讼。

*以上截图来源于国家药品监督局https://www.nmpa.gov.cn/，仅用于说明案件中的侵权表现形式

本所代理律师在接到甲公司的委托后，经仔细询问后了解到，除“AB”商标以外，“AC”、“DB”两个商标都是甲公司合法享有的权益，经注册和许可使用而持有上述联合商标，“AB”、“AC”、“DB”商标形成了完整的商标体系。经过数十年来的商业运作和维护，该联合商标体系在相关市场上具备了很高的知名度和美誉度，更为关键的一点是，本案中乙公司所使用的“AB”标识是其相同、近似商标，主商标和联合商标侵权客体一致，也因同一商标侵权行为而遭受相同市场的减损。

“AC”、“DB”商标与“AB”商标的相同及相似性判断：

乙公司使用的标识	甲公司主张的商标
1、AB	2、AB
3、AC
4、DB

1

1与2对比——均为相同文字构成的商标，字体设计无明显差异。

2

1与3对比——均由两个汉字构成，排列方式也相同，首字均为“A”，仅第二个字有所区别，但其汉语拼音相同，在呼叫上给相关公众产生的听觉效果一致。

3

1与4对比——均由两个汉字构成，排列方式也相同，且首字都有相同之意。

根据《商标法》等有关规定，乙公司使用的“AB”标识与原告享有权利之“AB”以及“AC”、“DB”商标分别构成相同和近似，且都使用在第五类药品上，容易引起混淆、误认后果。

如此看来，无论是直接主张相同商标侵权，还是退而求其次主张近似商标侵权，甲公司似乎都可以游刃有余、仿佛胜券在手。但事情往往并没有那么简单……

开局不利，主商标自身使用证据不足以支撑巨额索赔，原告起诉后被告提商标三年不使用撤销主商标

在甲公司起诉主张相同商标侵权后，代理律师才接受当事人的委托，在翻阅案卷材料时发现，的确，相同商标侵权行为十分明显，但是因甲公司长期授权乙公司使用，反而导致自身的使用证据不足以支撑巨额赔偿诉请。

俗话说“打铁还需自身硬”，在商标维权过程中，权利人同时拥有数件近似商标，未必就是万无一失、滴水不漏，没有稳妥的诉讼策略，一手“好牌”有可能也会打输。

一方面，同一商标所有人在相同或类似的商品上注册的若干个近似的商标，这些相互近似的商标是商标所有权人防止他人仿冒或注册，从而更有效地保护自己的商标。因商标相互近似的整体作用，商标周围建起一道防火墙，起到积极的主动防卫作用，阻止他人注册和使用近似商标，使动机不纯者无隙可乘。

另一方面，在很多案例中，主张权利的商标未必会在实践中投入使用，基本是为了配合及保障主商标的正常有效使用的，此时侵权人就会伺机而动，在实施商标侵权的同时提出“撤三”。

本案中，甲公司在起诉时就“理所当然”地选择了主张相同商标（即主商标）的权利，殊不知这一选择较为冒险——乙公司几乎同时提起了“撤三”，虽然最终没有被国知局支持。

柳暗花明又一村，其他联合商标更有价值

代理律师拿到案卷材料后，经调查还发现，虽然主商标甲公司的自身使用证据不足以支撑巨额赔偿诉请，但是甲公司同时持有另外两个近似的联合商标，而且联合商标成体系化更有价值：

“AB”、“AC”、“DB”商标均是甲公司总体商标保护体系、市场竞争战略中的一部分，均被多次用作商品名并收录于多本医学著作中，其商标背后实质上是具体产品，是市场的竞争，代表的是数十亿的市场份额，印有“AC”商标的药品更是同类药品里的龙头产品、业内的标杆，拥有着单独定价权，商标价值以及市场价值巨大，受到业内认可，知名度和美誉度在相关市场上都很高，这也是甲公司后来主张联合商标得以成功支持的重要因素。

综上分析，权利人遭受侵害的主商标自身使用证据虽不足以支撑巨额索赔，但其他联合商标更有价值，故代理律师向甲公司提出建议尝试新的诉讼策略——联合商标，无论是出于“以防万一”的谨慎诉讼策略，还是出于对三个商标全面保护的结果考量，三个商标的强关联性、相同受损结果都决定了本案应当考虑主张—并保护。

变更诉讼策略后，一审、二审法院最终判赔170多万元，全额支持原告合理支出

在充分听取代理律师对案件的分析建议后，甲公司再三考虑，及时调整诉讼策略，在诉讼过程中增加了有关“AC”、“DB”注册商标的诉请，最终一审法院支持了有关联合商标的诉讼请求，并综合考虑以下因素，判决乙公司赔偿经济损失150万元并停止生产、销售，同时全额支持甲公司20多万元的合理维权费用支出，二审判决对此予以维持：

01

过往的合作协议约定关于主商标的许可费

甲公司与乙公司于过往签订的合同中约定了印有涉案主商标“AB”商标产品的直接知识产权价值，按照侵权时间推算，经过多年的累积使用和维护，“AB”商标的许可价值也得到大幅升值。并且根据合同具体条款的约定等比例换算，可以合理估算出一年销售额，即便考虑“AB”商标贡献率，判赔基数并不会太低。

02

被告的招股说明书披露的销售收入

诉讼中，乙公司还对外披露了招股说明书，以发行人的身份进行声明，该部分内容是乙公司在申报发行上市股票过程中提供的法律文件，应认定其内容真实。招股说明书上显示，其中某年主营业务收入高达数十亿元，涉案该药品的销售收入占其整体销售收入的比例低于 1%，但即便按照乙公司趋利避害披露的1%计算，涉案药品的销售收入也足以支持百万索赔。

*以上截图来源于深圳证券交易所http://listing.szse.cn/，仅用于举例说明

03

乙公司拒绝提供获利数据，构成举证妨碍，应承担对其不利的法律后果。

前述招股说明书证据不仅显示了乙公司所生产的药品收入情况，还同时表明乙公司在客观上完全有能力提供其因生产印有“AB”商标的涉案药品的获利数据，在法院多次释明要求乙公司提供获利数据的情况下，乙公司无正当理由拒绝提供证据，导致法院无法查明其全部侵权获利，构成举证妨碍，应承担相应的不利法律后果。

04

乙公司明知甲公司商标权利仍实施商标侵权，具有明显的侵权故意，且侵权情节严重。

参照适用2021年3月3日最高人民法院发布的《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称《惩罚性赔偿的解释》）第三条规定：

对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度……

第四条：

对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：……（五）侵权获利或者权利人受损巨大；（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康……

本案中，具体为：

1

乙公司曾经与甲公司存在合作事实;

2

双方是同业竞争关系；

3

甲公司联合商标体系价值巨大；

4

乙公司明知前述情况却故意侵权；

5

乙公司钻取法律漏洞，多年来恶意使用涉案商标作为处方药商品名在药监局进行备案，已经对相关公众和市场造成了极其严重的误导与混淆；

6

乙公司为了逃避商标侵权法律责任或中止本案的审理而恶意提出的商标行政程序，甚至另行抢注与甲公司“AB”商标相同的商标等情况…… 

上述案例，开拓了权利人商标维权的新思路，相较于传统的单一权利基础，同时主张主商标和联合商标更有备无患，即便其一因使用证据未获得充分支持，但最终依据联合商标也可以实现曲线救国，通过峰回路转的方式实现权利救济，这也是联合商标给商标维权构建了一道最强防火墙。

供稿 | 杜满清 李颖谊

编辑 | 罗影璇

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