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如何开展海外专利布局?PCT与巴黎公约如何选择?

金石猴 知识产权进行时 2020-10-29

开展海外专利布局的重要意义

开展海外专利布局具有十分重要的意义,例如包括:


01对自身产品加以知识产权保护

在海外获得知识产权保护可以为企业的产品进入海外市场保驾护航,能够帮助维护、巩固和提升产品的市场地位和竞争优势。


02抗衡或制约竞争对手

开展海外专利布局可以帮助企业积累专利实力,借此抗衡或制约竞争对手;或帮助企业积累专利筹码,未来通过专利诉讼等方式牵制市场同质化竞争对手。


03直接获取利润

开展海外专利布局可以帮助企业获得有价值专利,并通过许可、权利转让等方式直接获取利润;也可帮助企业在商业谈判、兼并重组、融资、上市等海外市场运营活动中提高无形资产价值,进而获取利润。


04增加产品附加值

开展海外专利布局能够帮助企业获取具有排他性的知识产权,并对企业打造品牌有所帮助,据此增加产品附加值。


05增加供应链风险应对筹码

企业围绕上游产品开展海外专利布局,有助于提高企业对供应商的议价能力及风险控制能力。


06影响产业规则

围绕国际技术标准开展海外专利布局,并推动由此获得的相关专利纳入到标准之中,有助于企业影响产业规则,进而实现市场主导地位。


07获得海外社会认同(文化层面)

基于对知识产权的认知和尊重,拥有海外知识产权保护的产品可能在企业拓展海外市场的过程中获得更多的认同感。

何种情况下应当开展海外专利布局

企业如遇以下情况,建议应当考虑海外专利布局:


01若海外市场是企业当前产品的主要市场或未来产品的潜在市场,企业应当考虑开展海外专利布局。


02在竞争对手主要产品所在海外市场,企业可以考虑开展专利布局发挥牵制和影响作用。


03企业处于技术和知识产权较为弱势的地位,可以考虑通过海外专利布局扭转不利局面。


04当企业在海外市场有商业谈判、兼并重组、参展、融资、上市等规划时,可以考虑提前开展海外专利布局提升无形资产价值和企业竞争力。


05当企业获得开创或革新性技术,并预计未来可收取许可费的情况下,可以考虑开展海外专利布局。


因海外专利布局而获益的实例

实例一、专利布局围剿我国好产品赢全球市场


耐高温材料Nomex是杜邦公司的拳头产品。我国某企业自主研发的一种纤维产品可替代杜邦公司的Nomex,其在耐高温性能等方面甚至超过Nomex。


2007年初,在我国企业纤维产品生产线建设过程中,杜邦首席科学家来到中国访问,希望收购该公司。收购未果后,2007年8月,杜邦公司迅速围绕我国企业纤维产品在世界范围内提交多件专利申请,申请地域几乎遍布Nomex产品的所有销售地区,申请内容覆盖耐高温材料的全产业链,形成了严密的专利网。


专利布局筑起了我国企业纤维产品的专利堡垒,使本该站在同一竞争舞台上的两个产品一个在全球市场风生水起,一个却出口举步为艰、无人敢买。2011年,Nomex全球销售额高达84亿美元,而我国产品在中国境外的销售额仅有约0.2亿美元,二者形成鲜明对比。


    实例二、富士康密集专利布局护产品一骑绝尘


富士康公司在价值2美元的连接器上投入大量的人力与财力,在进行了深入研发与挖掘的基础上,在主要产品目标国申请了8000余项专利,由此形成该技术领域密不透风的专利防护网。密布专利“地雷”的连接器成为企业的拳头产品之一,海外专利布局也成就了富士康在连接器领域的领先地位。


      

因缺失海外专利布局而产生损失的实例


    实例一、缺少专利布局附加值低,光伏产业跌落神坛

中国的光伏产业曾缔造了一个神话。至2011年,全国31个省、自治区、直辖市把光伏产业列为优先扶持发展的战略性新兴产业;600余个城市中,有300余个城市发展光伏太阳能产业,100多个城市建设了光伏产业基地。中国一跃成为世界的光伏工厂,产能趋近全球总需求。


但可惜的是,我国光伏企业完全忽视了海外专利布局,截至2009年11月底,国内申请人在海外提交的相关领域发明专利申请不足150件,光伏领域世界排名前列的专利申请人中远不见中国企业。


没有知识产权的支撑,产品几乎没有附加值,“追大产能、打价格战”成了产业发展的唯一路径,也最终成为整个行业无序竞争、产能过剩的罪魁祸首和招致欧美贸易打击的本源。


2010年起,美国、欧洲等企业针对中国光伏企业发起各种专利侵权诉讼、“337调查”、反倾销、反补贴调查、破产限制购买法令等各类限制措施。我国光伏产业开始出现崩溃迹象。超过80%的中小企业停产,尚德、赛维等行业内曾经耀眼的龙头企业已经破产或深陷破产危机。


    实例二、没有专利布局,创新型企业难抗衡美国大公司

美国纽昂司(Nuance)公司是全球最大的手机输入法提供商,近年来经常通过专利诉讼等手段,实现收购小公司的目的。正是这样的收购让纽昂斯登上行业的巅峰,几乎垄断了英文手机输入法全球市场。


我国一家创新型高科技企业主要研发并销售基于手机的创新型软件,主要产品包括触宝输入法和号码助手。该企业在海外市场份额仅次于纽昂司公司,其输入法产品在全球100多个国家已经拥有超过1亿用户,占有20%的安卓手机市场份额,并与三星、HTC、中兴、华为等众多厂商合作。


我国创新型企业也非常重视专利申请,当时约有二十余项专利,但遗憾的是这其中没有一件海外专利权。随后,美国纽昂斯公司提出“337调查”申请,状告我国创新型企业侵犯其所拥有的5项专利权。


缺少海外专利布局就意味着缺少保护伞,也缺少与对手谈判的筹码。虽然这一案件最终以双方和解而告终,但对于我国创新型企业而言,诉讼历时303天、耗费数百万美元费用,极大地影响了企业的正常运转。

选择合适的专利申请途径

目前,我国申请人向海外申请专利主要有三种途径:《专利合作条约》(PCT) 途径、《巴黎公约》途径以及普通国家直接申请途径。其中,以《巴黎公约》和PCT 途径最为常用。


企业可结合专利申请数量、申请地域等因素,综合考虑选择合适的途径。

选择合适的专利申请地域

专利保护具有地域性,各国或地区仅保护在该国或地区获得专利权的发明创造。因此,企业可根据参与全球市场竞争的需求,在全球范围内选择最有价值的市场来部署专利,并据此制订该区域的专利申请规划。选择在哪些国家和地区申请专利,往往需要结合申请目的从企业自身、竞争对手、各国家或地区的客观因素等几个方面加以考量。

选择合适的专利申请类型

常见的专利申请类型包括发明专利申请、实用新型专利申请(部分国家)和外观设计专利申请等。每种类型专利申请的保护客体、授权条件、审查方式、保护期限等有所差异,各具特点。企业应当对创新成果进行分析和评估,选择合适的专利申请类型。

选择合适的专利申请时机

通常而言,为避免竞争对手捷足先登,及早提出专利申请是较为有利的。但更为重要的是,专利申请进入不同国家或地区的时机以及公开时机与技术成熟度、专利与技术演进及产业链的关联度、产业发展前景、企业发展战略等紧密结合。


对于部分领先型的企业,为了避免先进技术过早公开导致泄密,可以采取暂缓申请或早申请晚公开的策略。同时应密切关注对手的研究步伐,以及目标国家及世界大环境下该技术的专利申请节奏。


对于部分技术追随型或者需要尽快使用专利权的企业,可以采用尽早申请策略,并可在多个目标国同时申请,选择专利审查快速通道快速获得权利等。



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