商标通用名称该如何认定 伟哥在药品类是否为通用名称【决定书】

围绕“伟哥”商标持续了8年的官司在2006年12月30日北京市第一中级人民法院画上句号。法院判决，辉瑞公司无法证明“伟哥”为其未注册驰名商标，所以，对该商标不享有商标法规定的合法权益，驳回辉瑞公司全部诉讼请求。辉瑞公司提出7项诉讼请求，包括要求认定“伟哥”为辉瑞公司在中国未注册的驰名商标，威尔曼公司立即停止使用“伟哥”商标，赔偿经济损失100万元等。

“伟哥”商标始于1998年，辉瑞公司研制生产的抗ED特效药“Viagra”问世，“伟哥”是国内媒体对“Viagra”的中文翻译名。

1998年6月，广州威尔曼药业有限公司向国家商标局提出“伟哥”商标申请（详见下图）。商标为什么现在在深圳凤凰生活文化传媒广告有限公司名下，是因为该商标转让两次。

2004年4月20日转让给广州威尔曼新药开发中心有限公司。

2012年2月13日转让给深圳凤凰生活文化传媒广告有限公司。 

1998年8月美国辉瑞有限公司也提出“伟哥”注册申请，因驳回未能获得“伟哥”商标。

于是，双方便开始了争夺“伟哥”商标的“拉锯战”。

以下图片为1911818号商标的所有流程，包括异议、转让、复审、撤销等。

由上图我们可以看到该商标被提撤销成为商品/服务通用名称注册商标申请，那么怎么判定注册商标成为商品/服务通用名称呢？首先先看相关法条：

《商标法》第四十九条

注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

《商标法实施条例》第六十五条

有商标法第四十九条规定的注册商标成为其核定使用的商品通用名称情形的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，提交申请时应当附送证据材料。

《商标审查及审理标准》中的撤销注册商标案件审理标准提到

4．是否存在注册商标成为其核定使用商品的通用名称情形的判定

4.1注册商标成为其核定使用商品的通用名称，是指原本具有商标显著特征的注册商标，在市场实际使用过程中，退化为其核定使用商品的通用名称。

4.2判定系争商标是否属于商品的通用名称，适用《商标审查标准》第二部分“商标显著特征的审查”之三“仅有本商品的通用名称、图形、型号的”。

4.3 判断注册商标成为其核定使用商品的通用名称的时间点，一般应以提出撤销申请时的事实状态为准，案件审理时的事实状态可以作为参考。

4.4适用要件

（1）注册商标在其获准注册之时尚未成为其核定使用商品的通用名称；

（2）注册商标在被提出撤销申请时已成为其核定使用商品的通用名称。

4.5注册商标成为其核定使用商品的通用图形、型号，参照本条规定审理。

商标评审委员会在第1911818号“伟哥”商标撤销复审中怎么认定的呢？

通用名称包括法定通用名称和约定俗成的通用名称，无论法定通用名称还是约定俗成的通用名称，由于其具有反映一类服务与另一类服务之间本质区别的功能，在一定范围内被相关公众普遍认知和使用，已不能起到标识不同服务来源的作用，故不应作为商标注册。

约定俗成的通用名称即俗称，系指某一名称虽未被规范性标准或辞典等收录，但客观上作为通用名称已被广泛认可和使用。鉴于约定俗成系对客观使用状态的反映，申请人应围绕该名称在现实经济领域的使用状况提供相应证据证明。

本案中，被申请人提交的各项证据可以证明，被申请人和原商标所有人将“伟哥”作为商标，在其提供的“生化药品”等商品上，进行了宣传、使用和维权，可以起到区分商品来源的作用，具有商标的显著性。申请人提交的各项证据尚不足以证明复审商标在“生化药品”等商品上经合法、有效、广泛地使用，已成为“生化药品”等商品上约定俗成的通用名称。故复审商标未构成核定使用商品上的通用名称，应予以维持。

关于第1911818号“伟哥”商标

撤销复审决定书

商评字[2019]第0000235432号

　　申请人(原撤销申请人)：礼来（上海）管理有限公司
　　委托代理人：贝克麦坚时知识产权代理（北京）有限公司
　　被申请人(原撤销被申请人)：深圳凤凰生活文化传媒广告有限公司
　　申请人因第1911818号“伟哥”商标（以下称复审商标）撤销一案，不服我局商标撤通字[2018]第Y000022号决定，于2018年07月11日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
　　我局决定认为，第1911818号第5类“伟哥”注册商标为被申请人和原商标注册人进行了持续使用及宣传、积极维权，已经形成了一定的知名度，在其核定使用的第5类“生化药品；中药成药；医用制剂；医用药物；医用药草；药膏；人用药；化学医药制剂；草药茶；各种针剂”等商品上，可以起到区分商品来源的作用，具有商标的显著性。申请人提交的证据不足以证明该商标已成为“生化药品”等商品项目的通用名称，未构成《中华人民共和国商标法》第四十九条规定的成为其核定使用的服务的通用名称之情形。
　　申请人复审的主要理由：“伟哥”已经成为治疗男性性功能障碍药品的通用名称，使用在“生化药品；中药成药；医用制剂；医用药物；医用药草；药膏；人用药；化学医药制剂；草药茶；各种针剂”等商品上为治疗特定疾病的药品的通用名称。依据《商标法》第四十九条第二款的规定，争议商标在全部商品项目上的注册应被撤销。
　　申请人向我局提交了以下主要证据（该证据与申请人在撤三阶段提交的证据基本一致）：
　　1.“伟哥”在宁波市人民政府等通知文件中的使用；
　　2.百度网站中搜索“伟哥”一词得出部分搜索结果的网页打印件；
　　3.同业经营者及个人对“伟哥”的认知和使用；
　　4.各互联网药品销售平台、全国各地实体药店广告照片及“伟哥”的使用情况介绍等证据。
　　被申请人答辩的主要理由：“伟哥”商标具有独创性和显著性，至少已获得中国南方地区消费者的广泛认同，经过被申请人和原注册人合法的商业使用，大规模的市场宣传、推广及高价值的品牌效应，并没有退化为商品的通用名称，对于众多侵犯“伟哥”商标的行为，被申请人和原注册人一直在积极维权。综上，复审商标应予以维持。
　　被申请人向我局提交了以下主要证据（该证据与被申请人在撤三阶段提交的证据基本一致）：
　　1.被许可公司“伟哥”商品《药品GMP证书》、《药品补充申请批件》、《药品检验报告书》；
　　2.　被申请人和原注册人与多家药厂合作，与多家药业公司签订“伟哥”商标使用许可合同及交付许可使用费等证据材料；
　　3.　被申请人和原注册人一直在各类杂志报刊中使用、宣传“伟哥”商标；
　　4.　被申请人和原注册人向多家药店、药业公司等发出的律师函，及各级人民法院对该商标侵权案件的判决书等证据。
　　申请人质证认为，被申请人提供的证据材料和答辩理由应不予采信，应撤销复审商标在其指定的全部商品项目上的注册。同时，申请人请求对本案进行口头审理。申请人提交了医药经济报的百度词条打印件、被申请人的介绍页面打印件等证据。

经复审查明：复审商标由广州威尔曼药业有限公司于1998年6月2日提出注册申请，并于2002年9月21日获准注册在第5类“生化药品”等商品上，后经核准转让至本案被申请人名下，经续展，商标专用期至2022年9月20日。
　　我局认为，综合全案证据，结合申请人质证意见，本案不适用口头审理。
　　通用名称包括法定通用名称和约定俗成的通用名称，无论法定通用名称还是约定俗成的通用名称，由于其具有反映一类服务与另一类服务之间本质区别的功能，在一定范围内被相关公众普遍认知和使用，已不能起到标识不同服务来源的作用，故不应作为商标注册。约定俗成的通用名称即俗称，系指某一名称虽未被规范性标准或辞典等收录，但客观上作为通用名称已被广泛认可和使用。鉴于约定俗成系对客观使用状态的反映，申请人应围绕该名称在现实经济领域的使用状况提供相应证据证明。本案中，被申请人提交的各项证据可以证明，被申请人和原商标所有人将“伟哥”作为商标，在其提供的“生化药品”等商品上，进行了宣传、使用和维权，可以起到区分商品来源的作用，具有商标的显著性。申请人提交的各项证据尚不足以证明复审商标在“生化药品”等商品上经合法、有效、广泛地使用，已成为“生化药品”等商品上约定俗成的通用名称。故复审商标未构成核定使用商品上的通用名称，应予以维持。
　　依照《中华人民共和国商标法》第五十四条、第五十五条的规定，我局决定如下：
　　复审商标在复审商品上的注册予以维持。
　　当事人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:王珊
汤茜
徐金艳

2019年09月30日

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