【调研撷影】浅谈法院采信单方鉴定结论的条件 ——评山特维克公司诉美安普公司侵犯发明专利权纠纷案

作者：胡宓

已发表在中国知识产权报

案号

（2015）沪知民初字第748号

裁判要旨

在专利侵权纠纷案件审理过程中，专利权人由于被控侵权产品销售渠道或自身取证能力等因素限制，有时无法获取被控侵权产品的实物，只能通过摄影摄像等方式提交证据，在此情形下，如何通过对照片录像进行分析进而做出侵权比对判断甚至推断是审判实践中需要解决的问题。该案虽然没有被控侵权产品实物，但是根据专利权人提供的照片、录像，结合技术人员的专业知识明确了被控侵权的全部技术方案，最终支持了原告的诉请。

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案情介绍

山特维克知识产权股份有限公司（下称山特维克公司）是名称为“一种粉碎机及粉碎原料的方法”发明专利的专利权人。该公司发现浙江美安普矿山机械股份有限公司（下称美安普公司）在展会上展出了GS300立轴式冲击粉碎机。山特维克公司单方委托鉴定认为该产品的技术方案落入了其发明专利的权利要求保护范围，故诉至法院要求认定，美安普公司未经许可制造、销售、许诺销售被控侵权产品，涉嫌专利侵权，请求判令美安普公司停止侵权、赔偿经济损失。美安普公司认为，被控侵权产品的技术特征与涉案专利的技术特征不完全相同，被控侵权产品使用的转子是四通道，被控侵权产品的“L型挡板”的角度是100度而非涉案专利描述的90度。

上海知识产权法院审理后认为，发明专利权利要求4在权利要求1、2、3的基础上增加了技术特征：“L”形方向导杆的水平腿指向转子的旋转方向，这样在具有向上分量和关于转子成切向分量的方向中，由转子产生的任何灰尘将被方向导杆的垂直腿阻拦。经比对，被控侵权产品具有L形方向导杆，其水平腿位于六边形内外料斗之间，与转子成切线方向，因此与转子旋转方向一致，其垂直腿与上方形成相对密封结构，故可以阻拦转子产生的灰尘。法院认为，首先，美安普公司没有证据证明被控侵权产品的“L”形方向导杆的角度是100度而非90度，从专利权人提供的被控侵权产品的图片和录像资料中也无法看出角度上的明显差异；其次，即使被控侵权产品的“L”形导向杆的角度为100度，与90度相比，也属于以基本相同的手段实现基本相同的功能、达到基本相同的效果的等同特征，即两者均可以实现“积聚原料形成坡体”“阻拦转子产生的灰尘”等功能，且美安普公司也没有证据证明使用100度的导向杆能产生其他显著不同的功能及效果；最后，根据专利说明书的最后一段记载“然而也可能形成一个例如钢板、瓷砖或者类似板的预制坡体，所述坡体在粉碎机启动之后立即具有一个关于转子的期望切向倾斜度”，L形方向导杆的角度也未被限定为必须是90度。因此，法院认为，被控侵权产品具有权利要求4增加的这一技术特征。此外，法院对于美安普公司提出的现有技术抗辩亦未支持，在赔偿金额的确定方面，法院综合考虑了被控侵权产品出口至越南的合同价格这一因素等，遂判令美安普公司停止侵权、赔偿经济损失及合理费用62万元。法院作出判决后，双方当事人均未提起上诉。

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法官评析

该案主要涉及两个需要讨论的问题，一是对于单方鉴定（尤其是无实物鉴材），法院应当在何种条件下予以采信；二是在影像资料中无法显示的技术特征如何认定是否落入专利权利要求保护范围。

一、采信单方鉴定（尤其是无实物鉴材）的条件

近年来，随着专利侵权案件的日益专业化，不少当事人选择在调查取证阶段就自行委托专业的知识产权司法鉴定机构进行侵权定性方面的鉴定，一方面可以提前判断是否有胜诉的可能性；另一方面也可以在诉讼中将其作为重要证据以支持己方的论点。事实上，自受理专利侵权纠纷案件以来，法院对于单方鉴定的态度也发生了阶段性的变化；同时，在专利侵权案件审判领域，技术调查官、技术咨询专家、专家陪审员等制度的建立已经给法官在查明技术事实方面带来信心，同时，也减少了不必要的鉴定费用成本，给当事人减轻了负担。

当然，对于单方鉴定的接纳也必须符合一定的条件，不排除某些单方鉴定在鉴定材料、逻辑推理等方面存在问题进而导致鉴定结论令人无法接受。根据民事诉讼法以及民事诉讼证据规则的相关规定，鉴定意见是法定的证据种类之一，其是否能成为定案依据需要法院进行审查。由于实物鉴材的缺失，法院在咨询了相关技术领域专家后对此进行了进一步的评判。第一，一般来说，与外观设计专利不同，在发明专利以及实用新型专利的专利侵权纠纷案件中，产品图片不能反映被控侵权产品的技术特征，因此在鉴定中需要以产品实物作为鉴材进行勘验比对，而且该实物鉴材还必须是原告、被告认可为被控侵权产品的实物。在该案中，由于客观原因，原告无法获取实物鉴材，但提交了以公证形式获取的在展会现场拍摄被控侵权产品内外结构的视频及图片，法院认为，上述公证获取的视频、图片具有客观性，其内容反映了产品实物的大部分技术特征，与被告公司网站上的相关产品资料相互印证，可确认其真实性，因此可以作为实物鉴材的一种替代。第二，虽然视频、图片的内容对于部分技术特征无法进行完整呈现，但是鉴定人员结合被告公司网站上的技术参数、产品部件之间的装配关系以及机械学原理，对相关技术特征的比对都做出了符合逻辑的推理。第三，对于原告提交的单方鉴定，被告在当庭质询鉴定人的过程中，并未提出有力的反驳意见以及申请重新鉴定。综上，法院认为，该单方鉴定的依据以及技术手段和逻辑推理具有说服力，最终的鉴定结论也令人信服。

由此可见，除了符合法律规定的一般要求，法院采信单方鉴定的条件还在于：一是鉴材的真实性与关联性必须经过严格的审查，以公证获取或对方当事人自认的情形为优先，并且通常要求被控侵权产品的实物，在有合理原因无法提供实物的情况下，能清晰显示技术特征的视频或图片也可以作为替代；二是要求鉴定人员接受法院的技术调查，这是为了防止单方鉴定中的鉴定机构为了迎合委托人的鉴定目的，简单陈述对比结论，得出难以令人信服的鉴定结论；三是诉讼相对方对于单方鉴定没有提出有力的反驳意见。

二、与无法查明的技术特征有关的侵权推定问题

关于无实物证据的侵权推定，主要存在两个情况。第一种情况是视频、图片资料显示部分技术特征。在该案中，关于“L”形方向导杆这一技术特征，鉴定人在接受庭审质询时明确表示虽然此次鉴定的主要鉴材是照片和视频资料，但可以从中看出被控侵权产品具有L形方向导杆，虽然无法看到是否是90度，但可以推导出该L形方向导杆的技术效果与涉案专利记载的相应技术特征的技术效果相同。对此，法院在进行了专家咨询以及仔细阅读专利说明书后，认可了鉴定人的意见。

第二种情况是从视频、图片资料中无法看出的技术特征。在该案中，涉案专利权利要求1记载包括：“第一喂给装置（56，90，96），用于将第一原料流垂直地喂给到转子”这一技术特征，根据专利说明书的记载，56是内部料斗、90是滑动节流阀、96是内部料斗入口，而视频、图片资料中并未显示有“滑动节流阀”。对此，有观点认为，“第一喂给装置”属于功能性技术特征，其结构已经在专利要求书中明确，因此，被控侵权产品不具有“第一喂给装置”这一技术特征。对此，法院在咨询了技术调查官后，认为虽然“滑动节流阀”这一结构未在影像资料中出现，但结合相关法律规定以及专利说明书的记载，仍然可以推定被控侵权产品具有该技术特征，理由有两个，一是根据专利法实施细则第十九条第四款的规定，权利要求中的技术特征可以引用说明书附图中相应的标记，该标记应当放在相应的技术特征后并置于括号内，便于理解权利要求。附图标记不得解释为对权利要求的限制。因此，滑动节流阀（90）仅是为了与说明书实施例附图相对应，属于一种更优的技术方案，而非必须的选择。二是关于“第一喂给装置”是否为功能性特征。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条规定，功能性特征是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。法院在阅读了专利说明书的背景技术以及发明内容后，认为涉案专利的发明点在于第二喂给装置，而第一喂给装置属于本领域的现有技术，因此，不应当将其作为功能性技术特征来理解。在影像资料中显示有内部料斗（56）和内部料斗入口（96），鉴定人亦表示可以看到第一喂给装置，法院对此也予以确认。

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上海知产法院干警原创

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