如何进行FTO分析与报告制作（二）

原创：佑斌 2018-05-23

FTO是什么？

FTO（free to operate）是个外来词，指的是技术实施人在不侵犯他人专利权的情况下自由实施，有时也称right to use。FTO分析在美国、中国、德国等国应用比较普遍。与其他的专利分析报告相比，FTO名称上看起来比较另类，,翻译成中文是技术自由操作，导致人们在理解时扩大了概念范围，有时把商标侵权、技术合规等也放到FTO分析的范畴中。本文提及的FTO使用其最基本和普遍的定义，限定在专利风险分析的范围内。

FTO与专利不侵权分析、专利风险分析、专利预警几种专利侵权相关的分析容易混淆，实际工作有时候会有重叠，但有时会在不同情况下应用。FTO分析一般侧重于自由实施，侵权人在被诉专利侵权时，可以用FTO报告证明自己非故意侵权（willful infringement ），以避免惩罚性赔偿，所以FTO分析既分析有效专利也分析失效的现有技术，目的在于证明当前“技术”可实施，不会侵犯他人专利权。专利非侵权分析（non-infringement）侧重在已经知晓相关专利的情况，将现有方案与已知晓的专利进行权利要求比对以判断是否侵权。专利风险分析一般只分析有效的专利，这点与FTO不同。专利预警一般用在产品处于研发前端未最终成型时。实践中这四种专利侵权相关的报告会有相互重叠交叉的地方，需要哪种分析取决于具体的商业目的。FTO主要目的是用于证明非故意侵权以避免可能的惩罚性赔偿。

何时进行FTO分析？

侵权风险分析当然越早越好，但在研发的早期产品和概念还未形成，这时候可以进行专利预警，无法进行产品权利要求的比对，FTO的分析可以贯穿整个产品开发过程，但原则上要求有确定的技术特征，否则与一般的专利预警无差别，最终的报告也无法用来证明非故意侵权。科学的做法是在产品研发前端有相应的专利预警，让研发人员知晓该领域的相应专利，在产品技术特征最终成型后进行FTO分析，这个时候FTO的结果侵权可能性已经很低，最后的步骤只是确认不侵权的，否则在产品技术特征成型时确定侵权，这时候再修改和规避的代价会大得多。

FTO报告需要哪些要求？

在美国司法实践中，有几个案例确定了避免故意侵权的原则，包括早期的尽职（dare care）原则和客观轻率（objectivelyrecklessness）原则，在这种原则之下，起诉方需要证明侵权方“在极大可能知晓专利侵权情况”，侵权人通常可以用FTO报告规避故意侵权指控，显示自己尽到明显的注意义务，比如经过基本的专利检索、专利筛选、相关专利的权利要求比对等。

但有意思的是，美国联邦法院在HaloElectronics V. Pluse Electronics案中否定了所谓的“客观轻率”的原则，而是将故意侵权的裁判权还给了地方法院[1]。在这种情形下，权利人指控故意侵权的难度实际上降低了，根据“客观轻率”的原则，被控侵权一方提供的FTO报告上没有提到相关的侵权风险，而原告在没有其他的强证据的情况下，无法追究到故意侵权责任，故意侵权的三倍赔偿也形同虚设。权利人完全可以“假惺惺”地让律师制作一份无相关专利踪迹的报告来规避可能的故意侵权指控。因此，故意侵权裁定区回到地方法院，侵权一方被控故意侵权的可能性更大了，这就间接地要求企业在专利侵权风险预警上花更多精力，而不能像过去一样，拿一份律师签字的FTO报告就可以轻松地规避故意侵权了。在中国，FTO做到什么的程度才能抗辩故意侵权指控，目前没有相关的案例可参考，但参照一般的专利侵权标准，检索需要较高的查全率、权利要求比对需要全面覆盖原则和等同原则两方面，这些都需要反应到报告中，以证明尽了极大的注意义务。

如何进行FTO调查？

一、确定产品的上市区域

专利具有地域性，专利侵权的分析先要确定下产品生产和上市的地区，这样有的放矢减少实际的工作量和不必要的权利要求比对分析。

二、理解产品技术特征？

一个产品的特征可能有很多，即使对于一个全新的产品，也有很多标准件，不可能对于每个特征进行FTO调查，一般只分析侵权可能性大、企业自身研究开发、及产品上有创新的的技术特征。专利侵权判断是需要产品特征与权利要求进行比对的，进行FTO的特征不能太宽。比如新产品是一台负离子电风扇，可能需要侵权分析的只有产生负离子的装置的某一部分。

三、全面的专利检索

FTO的专利检索需要较高的查全率，关于检索的技巧本文暂时不介绍，留在后续文章专门讨论，这里需要强调的是，要避免故意侵权指控，检索需要尽到基本的要求，比如行业常见的关键词、基本的分类，否则产品是负离子电扇，检索词里面连“离子”这个词都没有，这显然容易说不过去。

FTO的检索需要综合运用各种检索策略，保证查全率，避免漏检。对于权利要求的检索是重点，但FTO检索并不能只限于权利要求，因为权利要求的术语相对抽象，无法与具体特征对应，全文和其他部分的检索依然非常重要，FTO也需要关注失效的专利。

四、专利筛选

筛选出最相关的专利，包括失效的专利和尚未授权的专利，所有相关的专利都应该放到关注目标中。专利的筛选需要筛选人对专利的技术有相当深入的理解，对可能较相关的专利分成若干等级。

在专利筛选过程容易出现两种极端情况，一种是相关专利特别多，似乎风险较大，一种完全没有相关的专利，似乎风险很小。相关专利太多会导致后续的权利要求比对进入失控状态，导致风险无法管理，比如你发现一百个高度相关的专利，即使认真对每个专利比对了一番，但最后的结果可能依然不可靠，因为每个比对的误差综合在一起，已经使得最后的准确率有较大折扣了，另外，FTO报告中分析太多专利，反而使得故意侵权的可能性增大，需要明显注意和规避的专利也多了。

对于查询到的相关专利特别多的情况下，需要进一步详细分析，剔除权利要求保护范围大量重复的不稳定申请，尤其是未经过审查的实用新型专利。对于检索到的相关专利特别少的情况，需要理清相关的技术脉络，确定与技术方案最接近的专利，要让风险的距离清晰可见，比无关痛痒的“相关领域没有检索到相关专利”更有说服力。

五、权利要求的比对

FTO的报告需要对检索的相关权利要求与产品特征有基本的比对，以确定相关产品特征是否落在检索到的专利权利要求范围内。侵权判断的原则包括全面覆盖原则与等同原则。

六、结论

FTO的结论需要特别谨慎，一般论述该技术是现有技术或者不侵权任何相关的专利，尽量不出现侵权、风险高等描述。在出现较高风险专利的情况，需要与相应的业务部门商量，写在FTO分析报告的高度侵权和风险的结论有可能起到相反的效果。企业很多商业活动是明知风险而为之，很少会有完全无风险的情况，更重要的是对风险和收益的权衡。当然一份在侵权诉讼中能用得上的FTO报告，其结论当然不侵犯任何专利权为最佳，否则报告中都明确中写出了高风险，依然故意实施，故意侵权嫌疑大增，这也是FTO报告与一般的专利侵权风险分析报告的重要区别。

FTO报告的模板

一、背景介绍

介绍相关的技术特征，明确需要进行FTO分析的技术特征细节。

二、产品生产、销售区域

三、数据库的选择

四、关键词和检索策略

列出一定数量的检索式，检索式一般包括关键词和分类（这里要注意的是，实际的检索策略可能展示的检索式差别很大，展示的可能仅是很少的部分，其目的在于显示FTO的检索尽到了相当范围的考虑。

五、相关的专利的筛选

列出可能相关的专利。

六、权利要求比对

对相关性高的专利进行权利要求比对，注意比对需要考虑全面覆盖原则和等同原则（字面侵权和等同侵权）。

七、结论