美最高法院判决专利侵权赔偿延及海外利润损失，严惩向中国出售核心技术的企业

6月22日，美国最高法院公布关于WESTERNGECO 与IONGEOPHYSICAL的专利纠纷审判决定。判决被告ION向海外出口关键零部件让其他公司在海外组装成竞品的行为，侵犯WesternGeco的4件专利。被告ION公司在赔偿WesternGeco公司1230万美元的合理许可费之外，还要补偿因为侵权导致的海外利润损失9340万美元。

WesternGeco是美国一家提供海洋石油和天然气勘探服务的公司，后来被法国油田服务巨头斯伦贝谢并购。这家公司核心技术是能够探测海底绘制精确的3D地图，帮助石油公司找到合适的钻进位置。这项任务需要地震勘探船来完成，这里的地震勘探船并不是用来预测地震的，而是在船体安装震源，通过海底反射的声波探测海底的地形，相当于给海底做B超进行体检的设备。

地震勘探船

一般的技术方案是在勘探船后安装多条绵延几公里长的拖缆，在拖缆上安装有声波传感器，根据气枪冲击产生来自海底的回声绘制海底的3D图像，进而判断最佳的钻进位置。装有多条拖缆的勘探船如同长满触须的水母一样在海上航行，不同的拖缆之间遇到特殊地形时会相互干扰，严重影响绘制的海底地形图的质量。

装有拖缆的地震勘探船

WesternGeco公司发明了一种侧向导引技术，依靠拖缆定位装置能够精确实时控制这些拖缆的位置。在操作时可以监测拖缆的位置，这样勘探船就像八爪鱼一样能够控制自己的触角，根据海底的地形实时调整，最后绘制高精度的海底图像。WesternGeco对相关的技术申请了一系列的专利，并进入多个国家，但未在中国获得授权。

拖缆定位装置

WesternGeco的侧向导引技术很快获得市场的青睐，WesternGeco公司选择不对外出售拖缆定位装置，而是独占这项技术，不进行技术许可和转让，只提供海洋石油和天然气勘探服务。在很长的一段时间内，WesternGeco成为全球提供此项服务的唯一供应商，形成了行业垄断，利润极其丰厚，一般一次勘探的合同金额高达上千万美元。

2007年，美国资源勘探设备制造商ION公司根据市场需求，生产出了地震勘探船侧向导引技术的关键零部件-拖缆定位装置，并出售给多家中国公司。中国公司利用这些关键零部件研发出了与WesternGeco类似的多缆探物系统，能够提供与WesternGeco一样的海洋石油和天然气勘探服务。WESTERNGECO公司发现在海外正在进行10项海洋资源勘探业务已经被其他公司抢走，认为如果ION不出售关键的侵权零部件给这些公司，这10项在海外的资源勘探的合同肯定属于自己，因为其世界上具有相关技术的唯一供应商。

在2009年，WesternGeco公司决定起诉ION专利侵权，要求补偿合理许可费1230万美元，并且赔偿在海外的利润损失9340万美元。理由是如果ION不出售侵权的关键零部件，那些在海外的服务合同肯定归自己所有，是ION的侵权间接导致海外市场产生了竞争对手，因此ION需要赔偿这些潜在的利润损失。

WesternGeco公司在侧向导引技术上具有四件专利，专利号分别是US7293520，US7162967，US7080607，US6691038。但该案件非常特殊的地方在于，这四件专利的权利要求主要是关于系统和方法的，连范围最宽的权利要求的必要技术特征也是包括拖缆的。根据判断专利侵权的全面覆盖原则，ION只在美国生产拖缆定位装置是不侵权的，而只有将拖缆定位装置与勘探船的其他设备组合在一起才可能侵权。ION只出售这种拖缆定位装置，由资源勘探公司在其他国家或公海上进行组装，尤其这件专利在中国并未获得授权，购买这些设备的企业并无专利侵权的风险。

WesternGeco的专利的主要权利要求

但是美国地区法院根据美国专利法第271(f)(1)(2)条条关于专利间接侵权的规定和第284条关于专利侵权赔偿的规定，判决ION侵权成立，陪审团支持WESTERNGECO获得海外利润损失的请求。

美国专利法271(f)(1)：

任何未授权的主体在美国境内或从美国供应或帮助供应具有专利的发明的部件的所有或实质性部分，其中这些部件整体或部分未组装，以这样的方式主动诱导在美国之外组装这些部件，如果这种组装发生在美国境内将会侵权该专利，应当承担侵权者责任。

美国专利法271(f)(2)：

任何未授权的主体在美国境内或从美国供应或帮助供应特别制造用于或特别适用于具有专利的发明的任何部件，并且不是适用于基本上非侵权使用的商品或物品，其中这些部件整体或部分未组装，知晓这些部件制造用于或适用于该发明，并且意图使这些部件在美国境外组装，如果这样的组合发生在美国境内是侵权的，应当承担侵权者责任。

美国专利法第284条：

法院应裁定给予索赔人的损害赔偿应该足以补偿侵权，在任何情况下，不少于法院确定的侵权人用于制造发明的许可费，利润和成本。

如果陪审团未确定损害赔偿，法院应对其进行评估。在一些情况下，法院都可能将损害赔偿额提高至发现或评估数额的三倍。

法院可以接受专家证词用于确定在这种情况下的怎样的许可费是合理的。

也就是说，ION故意制造勘探船拖缆定位装置，出口海外，由其他公司将该装置安装到勘探船的拖缆上，组装成与WesternGeco公司的产品竞争的地震勘探船。WesternGeco公司提供证据证明失去至少10项类似的海底勘探合同。陪审团最后决定ION需要赔偿1250万美元的合理许可和9340万美元的海外利润损失。

ION随后申请审后动议，认为第271(f)条不能应用于境外，美国专利法不能在境外生效，但地区法院拒绝了该动议。

ION公司上诉到联邦巡回法院，巡回法院根据Power Integrations v. FairchildSemiconductor 案例，认为美国专利法第271(f)条只能在美国境内适用，无治外法权，不能延及海外利润损失，推翻了关于海外利润补偿的裁定。赔偿砍掉了9340万美元海外潜在利润损失，只剩下1250万美元的合理许可费。

在2015年，中国公司宣布攻克了多缆探物的关键技术。此时ION不出售涉嫌侵权的拖缆点位装置，中国公司也能依靠自己的技术提供类似海洋资源勘探服务，WESTERNGECO的市场岌岌可危。

WesternGeco不服巡回法院的判决，坚持将此案上诉到美国最高法院。这件事也捅到了美国总检察长那里。最高法院征求了代表美国政府的总检察长的意见，总检察长认为专利侵权不能获得海外利润损失将会使美国专利的赔偿不足。总检察长助理更是不乏幽默地说“法国游客在美国受伤，依然要赔偿该游客在法国的薪资损失，尽管赔偿的薪资是按照法国法律规定的”（注：WesternGeco虽然是美国公司，但已经并购到法国油田技术服务巨头斯伦贝谢的旗下）。

美国政府的这个表态与从前截然不同，美国政府一直担忧专利赔偿过度，导致非专利实体（NPE）的兴起，对创新带来负面作用，政府之前都充当打压过度专利赔偿的角色，而此次却一反常态。

2018年初，美国最高法院决定重审该案。最高法院重点要解决的是关于治外法权问题，巡回法院就是基于271(f)条款不能在美国之外适用，判决WESTERNGECO不能主张海外预期损失的。

法院假定联邦的法律只在美国的境内有效，这种基本的原则通常称为“推定无治外法权”。法院已经在确定治外法权问题上建立了两个步骤框架。第一步，确定“推定无治外法权”是否被推翻。这在人身伤害案件中容易理解，比如一个美国人在朝鲜受到人身伤害，关于赔偿的问题“推定无治外法权”就会被推翻，否则赔偿就会按照朝鲜的法律赔偿，这肯定是美国人不能答应的。如果“推定无治外法权”未被推翻，框架的第二步骤就是问“该案件是否涉及法律的国内适用”。在决定“推定无治外法权”的步骤问题上，最理想的状态先第一步，然后第二步，但法院有自由裁量权，在本案中，最高法院跳过第一步，直接走到第二步，因为法院认为这样对结果并无实质影响。

最高法院最后根据271(f)(2)条款判定侵权行为发生在美国国内，根据美国专利法284条进行赔偿。

最高法院解释，法院应该裁定给专利权人完全的补偿，也就是专利权人损失多少，侵权人就应该赔偿多少。最高法院认为是ION供应零部件的国内行为侵犯了WesternGeco的专利，对WesternGeco损失利润的赔偿也是根据美国专利法284条在国内的适用。

最高法院以7:2的表决结果决定推翻巡回法院的判决，裁定ION需要支付WESTERNGECO的海外利润损失。这个判决实际上已经绕开了“推定无治外法权”原则，某种程度上海外利润损失只是国内赔偿的一种的计算方式。

最高法院也有两位大法官提出反对意见，反对方也同意这个案子赔偿不涉及“治外法权”的问题。但是认为对于侵权赔偿延及海外利润损失的做法可能对美国不利，其他国家的法院可能会效仿。如果在其他国家只做出手机芯片的原型，然后出口到美国并在美国大量生产，最后若该芯片原型在该国被判专利侵权，会要求赔偿在美国大量生产获得的利润。在WesternGeco生产损失的海外利润中，很大一部分不是侵权行为造成的，因为在海外并不存在专利侵权的问题，而却计算到赔偿部分，这是不合适的。

总体上，该案件赔偿海外利润损失有很多特殊性，首先在技术上，WesternGeco公司是侧向导引技术全球唯一的技术提供商，损失容易计算。其次，补偿海外利润损失主要适用美国专利法271(f)(2)条规定，属于专利间接侵权中的帮助侵权，也就是出售核心零部件到国外组装竞品的行为。美最高法院的判决精准打击向国外出售核心技术的行为，尤其防止外国公司采购美国核心零部件，然后进行自主研发，抢占美国公司市场的行为。这也是美国政府一反常态在这起案件支持加大专利赔偿的重要原因。

美国最高法院允许专利赔偿延及海外利润损失，实际上具有明确的应用范围。首先对于专利侵权的赔偿不存在治外法权的问题，只要美国企业在中国未获得相关的授权专利，在中国生产、制造、销售相关行为都不存在专利侵权问题，美国的法律也管不到。其次，赔偿延及海外利润损失只在271(f)(2)条款下适用，属于专利间接侵权。

美国公司出售核心零部件或技术到国外，一旦这些零部件或技术发生侵权，赔偿可能延及在国外采用该侵权零件或技术导致的所有损失。甚至只在美国完成研发生产出模型，拿到中国进行生产，最后都能够索赔在中国市场导致的所有损失，尽管在中国没有相关专利，这个赔偿力度还是非常大的。中国企业今后在购买美国技术和核心零部件的时候，如果采购协议和技术转让协议中规定知识产权风险由买方承担的话，风险将会大增。最高法院的判决对美国核心技术和零部件的出口影响深远，相当于对美国公司出口核心技术和零部件的行为增加了一层障碍。