【观点】知产争议解决系列 （一）——商标使用的十大实务要点解读
前言
根据2021年中共中央、国务院《知识产权强国建设纲要（2021-2035）》要求“建设面向社会主义现代化的知识产权制度、构建门类齐全、结构严密、内外协调的法律体系，根据实际情况修改商标法”。2023年1月13日，国家知识产局发布通知，就《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》（以下简称“修订草案”）公开征求意见。
可以预见的是，商标法的修改、贯彻和落实，将在未来一段时间内成为知识产权领域的重要任务，本文将结合立法及司法实务，就商标使用中的下列十大风险和要点进行梳理和提示。
要点一
商标权人在注册商标后未及时使用商标的，商标可能被他人申请撤销。
实践中，企业商标注册后未及时使用，而被竞争对手申请撤销的情况极为常见。
商标法第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
因商标法规定任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，在实际撤三案件中，竞争对手往往不直接出面，而是由其员工出面提出申请，有时甚至是委托完全没有关联的其他人或公司出面提出申请。往往是诉讼程序结束了，商标注册人都不知道真正想撤销其注册商标的人是谁。
有些注册人认为，即使商标被撤三了，也可以再申请。但实际情况很可能是，申请撤三的竞争对手，早就做好了申请商标的准备。
商标法第三十一条规定，两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。
商标法第五十条规定， 注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。
按照前述规定，商标被撤销后，商标原注册人首先会面临一个一年内没有商标权的空档期。如果商标注册人想重新申请商标的话，就要密切关注商标局的公告，要尽可能抢在竞争对手提交申请前先行提交注册申请。如果商标原注册人是和竞争对手同一天申请注册的，因原注册人的商标被撤销的原因是三年未使用，原注册人在申请程序中提出使用在先的证据的可能性较小，这种情况下，商标最终将被核准给谁使用，就存在不确定性。
要点二
商标权人未及时作出使用说明的，将来可能被知识产权行政部门撤销商标。
2023年1月13日，国家知识产权局发布“关于《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》公开征求意见的通知”。新发布的商标法修订草案征求意见稿第六十一条，是新增加的条文，其内容是：
“商标注册人应当自商标核准注册之日起每满五年之后的十二个月内，向国务院知识产权行政部门说明该商标在核定商品上的使用情况或者不使用的正当理由。商标注册人可以对上述期限内的多件商标的使用情况集中作出说明。
期满未说明的，由国务院知识产权行政部门通知商标注册人，商标注册人自收到通知之日起六个月内仍未说明的，视为放弃该注册商标，由国务院知识产权行政部门注销该注册商标。
国务院知识产权行政部门应当对说明的真实性进行随机抽查，必要时可以要求商标注册人补充相关证据或者委托地方知识产权管理部门进行核查。经抽查说明不真实的，由国务院知识产权行政部门撤销该注册商标。”
如果征求意见稿成为正式法律规定，商标注册人其后就有义务及时使用并定期向知识产权行政部门报告商标使用情况。如果商标注册人未及时使用商标，不仅他人可向商标局申请撤销商标，知识产权行政部门也可以依职权撤销。即使商标注册人实际使用了注册商标，如果未及时向行政部门作出说明，也可能被行政部门依职权撤销。这种规定，加重了商标注册人的义务，将大幅减少注册商标闲置的情形。
要点三
商标权人未规范使用商标的，商标可能被行政管理部门撤销。
商标法第四十九条规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。
商标注册证中，记载了商标的文字图案、商标核准使用商品范围等事项。注册人在使用商标时，改变商标文字图案的排列组合方式，是常见情形。
如，经知识产权局核准的注册商标，文字和图案原本上下组合，但注册人实际使用时，将其改为左右组合，甚至将文字和图案分拆开使用；或者文字和图案原本是左右组合，但是实际使用时，将其改为上下组合。这种使用方式，在撤三案件和商标侵权案件中，很可能不能被视为商标的实际使用证据。在行政管理过程中，则有可能被视为不规范使用。
要点四
商标权人应注意保留商标使用证据，并在诉讼中按法院要求提交证据。
商标是否实际使用，不仅与商标权利维持有关，也直接影响到商标侵权诉讼。
商标法第六十四条规定，注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。
近年的商标侵权案件中，如果注册人未主动提供使用证据，被控侵权人多倾向于以注册人未使用注册商标提出抗辩，法院也通常会询问注册人使用商标的情形。如果注册人不能提供相应使用证据，即使法院认定被告存在侵权行为，原告也无法要求侵权人赔偿。因此注册人应注意保留并按法院要求提供商标实际使用的证据。
商标使用有哪些具体方式呢？商标法第四十八条列举了商标的使用行为，包括,将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。从前述规定看，商标使用方式，并不限于将商标与商品的结合，在商品流通的各个阶段，都有可能使用商标。
在司法实践中，有案例将注册人在产品设计、审批、检测、制造过程中使用商标的行为，均视为商标使用行为。也就是说，商标的使用，并不一定是面向交易对手或消费者的行为。但在其他一些案例中，法院却认为产品检测报告无法证明使用商标的商品已实际投入交易活动，甚至认为未经交易对手签署的交货单也不能被视为实际使用证据；法院的观点是，真实有效的商标使用行为，应当使得相关公众在商标和商品之间建立联系。
前述商标法征求意见稿中，将商标用于服务场所或者与服务有关的载体上的行为，以及通过互联网等信息网络实施的行为，也增列为商标使用行为。在司法实践中，这些行为，也是可以看作商标使用行为的。
商标法实施条例第六十六条第二款，将商标注册人使用注册商标和商标注册人许可他人使用注册商标，均列为商标使用行为。在诉讼中，注册人作为原告，如果将商标许可使用合同，以及被许可人使用商标的证据提交给法庭，也是可以证明其有商标使用行为的。但是，如果仅仅提交商标许可使用合同，但被许可人没有实际使用商标的行为，也有可能被认定为商标并未实际使用。
商标注册人在撤三案件或者商标侵权案件中提供的商标实际使用证据，有可能被被告从两个方面质疑：一是质疑证据的真实性；二是质疑商标实际使用的时间。
我们建议，商标注册人每年或每两年就商标的实际使用制作一次证据，这种实际使用，应尽量考虑商标与商品或服务的结合，且商品实际进入交易流通过程。比较稳妥的做法，是就标注注册商标的商品实际交易制作公证文书，比如在市场实际购买商品，或者在合同、发货单、收货单等交易文书上标注注册商标，前述合同或收货单上要有交易双方的签章，并保留相关交易文书原件。如果是保留工厂、仓储、门店中生产、存储、销售产品的照片或录像，也建议通过公证机关以公证方式保留。如果是服务类商标，应考虑公证机关以公证方式保留服务场所使用注册商标的照片或录像。公证证据的真实性有保证，证据形成时间也明确。
要点五
商标侵权诉讼或与商标相关的不正当竞争诉讼中，注册人应考虑提供商标长期使用及与知名度和市场声誉相关的证据。
在商标侵权诉讼中或与商标相关的不正当竞争诉讼中，商标是否长期使用、其使用地域范围、商标的知名度和市场声誉等，是法院认定被告行为是否构成侵权或不正当竞争行为的重要考量因素，也是法院确定赔偿金额的重要考量因素。
如果商标经过注册人长期使用，在广大的地域范围内都很知名，市场声誉很好，法院就有可能认为，被告在使用与原告商标相同或类似的文字或图案时，应注意到原告注册商标的存在，而适当避让；如果被告未适当避让，其行为就可能被认为不正当或具有恶意。
在确定赔偿金额时，注册商标使用时间长、使用地域范围大、知名度高，市场声誉高，法院就有可能认为，被告的侵权行为可为被告带来的利益较大，法院裁定的赔偿金额也可能更高。
如果原告想在商标诉讼程序中要求认定其注册商标为驰名商标，那么，与相关公众对该商标的知晓程度、该商标使用的持续时间、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围相关的证据，就更是法院认定驰名商标的重要考虑因素。
要点六
许可他人使用商标的，许可人和被许可人均应对商品质量负责。
商标法第七条规定，商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责。各级工商行政管理部门应当通过商标管理，制止欺骗消费者的行为。
商标法第四十三条规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。
上述规定表明，商标注册人许可他人使用商标的，商标注册人和被许可人都对商品质量负有责任。一旦商品出现质量问题，行政管理部门既可以要求注册人承担责任，也可以要求被许可人承担责任。
前述商标法征求意见稿中，规定许可人未尽到质量监督义务、被许可人未尽到质量保证义务，对消费者造成损害的，执法部门可以责令限期改正，并可以处以罚款。
商标注册人作为许可人，可以通过检查被许可人生产商品的原材料、生产设备、生产过程等方式监督商品质量，也可以通过对商品进行质量检测的方式监督商品质量。当许可人行使监督权利时，被许可人应当接受监督。
我们建议，在商标许可使用协议中，明确约定许可人的监督方式，明确要求被许可人必须接受监督，也可以约定当出现商品质量不合格时，被许可人应当承担的责任，甚至可以约定在出现诸如遭受行政机关处罚等特定情形时，许可人有权解除许可使用协议。
要点七
经许可使用他人注册商标的，必须在商品上标明被许可人名称和商品产地。
商标法第四十三条第二款规定，经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。
在商品上标明被许可人的名称和商品产地，是法律的强制性规定。在大多数的商标许可使用活动中，被许可人也是标明了被许可人的名称和商品产地的。
但是，如果商标注册人委托第三方生产产品，是否需要标明被许可人的名称和商品产地？这就涉及一个问题，委托生产的产品上使用商标，究竟是算不算一种商标许可使用行为？这个问题是有争议的，但司法实践中，有案例将委托生产的产品上使用商标的行为，视为商标许可使用行为。这样，就应当在商品上标明商品实际生产人的名称和商品产地。
另一个问题是，商标注册人许可被许可人使用商标，商品上是否可以不标注许可人的名称？考虑到商标法第四十九条规定了商标使用过程中不允许改变商标注册人名义，如果商标注册人许可被许可人使用商标，但商品上不标注许可人的名称，就有可能被视为改变了商标注册人名义。
我们建议，商标注册人许可被许可人使用商标的，商品上既标明注册人名称，也标明被许可人名称和商品产地。
商标的实际使用证据，对商标撤三案件和商标侵权案件都很重要，商标的长期实际使用，也可以为商标积累商业声誉，从这些角度考虑，商标注册人也应要求被许可人在商品上标明注册人名称。
要点八
使用未注册商标，不应标注“注册”或®字样。
使用注册商标，可以标注在商标右侧标注“注册”或®字样，但法律并没有强制性规定使用注册商标必须标注“注册”或®字样。因此，即使使用注册商标时，未标注“注册”或®字样，这种使用行为也应被视为商标的实际使用。在司法实践中，有当事人认为，使用注册商标但未标注“注册”或®字样，这种使用行为不应被视为商标的实际使用；但法院认为，商标的实际使用，不能以是否标注注册商标标记进行判断，而是要看该商标是否能够起到识别商品来源的作用。
除烟草等特殊商品外，我国并未规定实际使用的商标一定要注册，因此，未注册的商标，也可以使用。但使用未注册商标，不应标注“注册”或® 字样。商标法第五十二条规定，将未注册商标冒充注册商标使用的，行政管理部门可以予以制止，限期改正，并可以予以通报、处以罚款。
值得注意的是，注册商标的专用权，并不是从商标申请之日起算，而是从商标被核准使用的使用期限的起始日开始起算。申请人申请注册商标，到注册商标申请被核准，有一段时间间隔。在商标注册申请被核准之前，商标申请人可以使用商标，但不应标注“注册”或® 字样。
前述商标法征求意见稿中，调整了注册标记方式：商标注册人有权在商标的右上角或者右下角标明“注册商标”或者注册标记“注”和“® ”。
要点九
防止将商标作为商品名称使用，否则，商标成为商品通用名后可能被撤销。
在生活中，当一个产品较为知名之后，消费者或相关公众有可能商标来代指产品。比如“阿司匹林（Aspirin）”，以前也曾经是商标，但现在成了乙酰水杨酸这类药品的通用名称。再如“U盘”，以前也曾经是商标，但现在成了一类移动存储设备的通用名称。
商标法第四十九条规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
商标法第五十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
以商标作为商品名称，有可能是消费者的行为，也有可能是商标注册人自身的行为。无论是消费者的行为，还是商标注册人的行为，一旦商标成为商品通用名称，就有可能被撤销，也会影响到商标侵权诉讼的结果。
如果商标注册人有意维持其注册商标，那么，当发现市场上存在消费者或相关公众以商标代称商品名称的情形时，就不应放任这种情形，而应考虑以提起诉讼等方式制止行为人的不当行为。如果商标注册人持续制止他人将商标用作商品名称，在后续发生的诉讼中，就有可能说服法院不将商标认定为商品通用名称。
要点十
同一商品上可以使用多个商标。
法律并不禁止在同一个商品上同时使用多个商标。在同一个商品上使用的多个商标，既可以是同一商标注册人的商标，也可以是不同商标注册人的商标。
微软公司的操作系统上，可能同时标注有“Microsoft”、“Windows”商标；百事公司销售的薯片上，可能同时标注“lay’s乐事”、“百事可乐”商标。
有些公司为加强其商标保护，将其商标的中文、英文、图案、中文和图案的组合、英文和图案的组合、中文和英文的组合，都申请注册为商标，并在商品上同时标注不同组合的商标。
销售商也可能和生产商就产品标注和销售达成协议，同时在商品商标注生产商的商标和销售商的商标。
后记
《商标法》不仅是知识产权领域的重要单行法，也是规范市场主体活动秩序的重要法律之一，随着社会主义市场经济的深入发展，市场主体知识产权意识增强，更加重视品牌建设，产生了庞大的商标需求，但也催生了一系列的问题，这也问题也受到立法、司法等多层次的广泛关注，因此可以预见的是，未来对于商标领域的法律规制将会进一步强化。因此，对于企业而言，商标领域的法律风险防范将显得尤为重要。我们也将持续关注知识产权领域的立法与执法动态，助力企业合规经营，提供全方位的专业法律服务。
本文作者
吴向东 律师
上海博和汉商律师事务所高级合伙人
复旦大学法学院国际经济法专业法学硕士
专业领域：
知识产权、企业并购、公司业务
wuxiangdong@bhslaw.cn
白翔飞 律师
上海博和汉商律师事务所合伙人
华东政法大学模拟法庭队校外导师
第二届华东律师辩论赛冠军、个人最佳辩手第一名
专业领域：
商事争议解决、刑事辩护
baixiangfei@bhslaw.cn
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