《商标法》第十五条第二款在先使用未注册商标权属探析 | 小知说法
李金珠
北京知识产权法院
审判第四庭法官助理
一、案情
该案诉争商标为第18825482号“GPES”商标，商标权利人为济南科瑞佳保温科技有限公司（下称科瑞佳公司），申请日为2016年1月7日，核定使用在第17类“保温用非导热材料”等商品上。
山东省建筑科学研究院有限公司（下称山东建科院公司）针对诉争商标向国家知识产权局提起无效宣告请求，主张诉争商标来自于山东建科院公司与诉争商标转让前的权利人济南汇泉德泰新型建材有限公司（下称汇泉德泰公司）共有的专利名称为“GPES硬质泡沫复合塑料保温板及其制造办法”的发明专利，“GPES”项目在诉争商标申请日前已具有一定知名度。由于在开发过程中山东建科院公司授权科瑞佳公司为“GPES”产品指定生产商，同时约定科瑞佳公司不得私自生产和销售双方共同研发的产品，因此诉争商标的申请注册已构成《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第十五条第二款规定的“除代理、代表关系以外的其他关系而明知申请人商标存在而注册争议商标的关系”的情形。
国家知识产权局认定，诉争商标作为未注册商标使用在保温板商品上，相关权利应由山东建科院公司与原权利人汇泉德泰公司共同享有，双方在未形成合意的情形下，其中一方以自己的名义将与他人共同的商标注册在与之类似或具有关联性的保温用非导热材料等商品上，已构成《商标法》第十五条第二款所指情形。
科瑞佳公司不服被诉裁定，起诉至北京知识产权法院[1]。
二、审判
一审法院认为，“GPES”在诉争商标申请日之前已作为未注册商标使用在保温板商品及相关证明文件上，原山东省建筑科学研究院（下称原山东建科院）系该合法权益的共同拥有人，其他主体在未经许可的情况下擅自将其申请注册为商标，已违反《商标法》第十五条第二款之规定。
科瑞佳公司不服一审判决，上诉至北京市高级人民法院[2]。
二审阶段另查明以下情况：
1.山东建科院公司曾以山东建科中心（下称甲方）的名义与汇泉德泰公司（下称乙方）签订《技术开发合作协议》，约定双方共同成立建筑节能科技开发中心，甲方主导科技成果转化，乙方负责组织生产。山东建科中心曾与汇泉德泰公司、案外人签订《合作协议》，授权汇泉德泰公司生产GPES硬质泡沫复合塑料保温板。
2.“GPES硬质泡沫复合塑料保温板及其制造方法”发明专利的发明人为孙某以及科瑞佳公司法定代表人、实际控制人吕某，专利权人为山东建科院公司和汇泉德泰公司。
3.山东建科院公司和汇泉德泰公司曾针对案外人销售假冒“GPES”产品的行为发布公开声明，称汇泉德泰公司持有诉争商标，双方共同拥有相关专利。
二审法院认为，山东建科院公司曾通过山东建科中心与汇泉德泰公司在GPES硬质泡沫复合塑料保温板生产技术开发方面存在合作关系，且就上述专利共同享有权益。但在合作中并未对诉争商标的申请注册进行约定，且山东建科院公司不存在授权汇泉德泰公司使用诉争商标的在先行为，在案证据能够证明汇泉德泰公司注册使用诉争商标不存在恶意。山东建科院公司针对诉争商标提起无效宣告的情况，表明双方并未对诉争商标的利用方式达成一致意见，但基于双方曾就诉争商标共同对外维权的事实，诉争商标被无效宣告将对涉案专利的推广应用带来诸多困难，也会给案外人的不正当抢注行为留下可乘之机。因此，诉争商标未构成《商标法》第十五条第二款所指情形，但二审判决同时强调不能推导出科瑞佳公司单独享有诉争商标注册商标专用权的结论。
三、重点探析
本案事实存在诸多特殊之处，如涉案双方曾存在技术开发合作关系、诉争商标系上述合作开发的产品及专利名称，且上述专利目前共同归属于双方所有等。下文将结合《商标法》第十五条第二款的立法目的及要件、本案在先使用未注册商标的权属情况以及二审裁判理由分析进行具体探析。
（一）《商标法》第十五条第二款的立法目的及要件
2001年《商标法》修订的过程中，为了履行国际公约义务的要求，应对司法实践中日益增加的商标恶意抢注情况，参照《保护工业产权巴黎公约》[3]（下称巴黎公约）第六条第七项的内容增设了《商标法》第十五条有关代理人或代表人抢注商标的条款[4]。2013年《商标法》进一步修改中又增设了第二款，将代理、代表关系的抢注行为扩大至具有合同、业务关系或其他关系。整体来看，《商标法》第十五条是落实我国商标法制度诚实信用原则的具体条款之一，规制具有代理、代表关系的主体明知他人在先使用未注册商标而进行的抢注行为，第二款将其他与代理、代表关系相当的特定关系主体或代理、代表关系衍生出的特定关系主体也纳入规制范围。
认定构成《商标法》第十五条第二款的必需要件有二，一是规制“特定关系”主体。最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十六条[5]对于第十五条第二款“特定关系”的范围进行了列举，但并非穷尽，司法实践中也结合个案对于“特定关系”的范围进行了具体认定。除了司法解释规定的商标申请人与在先使用人之间的合同关系、业务往来关系、亲属关系、劳动关系等直接关系之外，还可能在关系链条中间加入别的环节，如商标申请人关联公司或法定代表人的亲属、业务往来方等。无论是具有特定关系的商标申请人抢注，还是商标申请人通过与其他主体的恶意串通进行抢注，实质上都是背弃了其与在先使用人之间的契约义务或善良道德，达到不劳而获的目的[6]。二是存在一个“在先使用未注册商标”。我国《商标法》对于未注册商标的保护框架由第十三条第二款，第十五条第一款、第二款，第三十二条后半段共同构成，上述条款调整不同情形下针对在先使用但未注册商标的抢注行为，所对应的主体范围与其保护程度相关[7]。对于《商标法》第十五条规制的“在先使用未注册商标”的保护程度应当结合整体立法框架理解。《商标法》第十三条涉及驰名商标的保护，故可以对抗非特定主体的抢注行为。《商标法》第三十二条后半段可以对抗一定范围内，即在先使用商标“有一定影响”范围内的非特定主体。而《商标法》第十五条针对的是代理人、代表人或其他特定关系人，较其他条款规制的主体范围更小，故对于“在先使用未注册商标”的使用情况及知名度要求较其他条款更低。
除上述必需要件外，《商标法》第十五条在适用时还需查明“在先使用未注册商标”的权属问题。巴黎公约第六条之七主题是“未经所有人授权而以代理人或代表人名义注册”，其中第（1）项也规定了例外情况“除非该代理人或代表人证明其行为是正当的”。现行《商标法》第十五条虽然没有对应巴黎公约关于“被代理人或者被代表人能够证明自己的行为正当”的除外内容，但其中的“未经授权”的要求即隐含了查明在先商标的归属是审查代理人、代表人以及其他特定关系人是否构成抢注的前提条件[8]。《商标法》第十五条第一款具有巴黎公约的来源，第二款是为了有效遏制各种商业关系下抢注行为的兜底设置，故第十五条两款均应将“在先使用未注册商标”的权属明确不属于商标注册人作为要件之一，并将具有合理权利来源的主体排除在外。
（二）本案在先使用未注册商标的权属情况
回顾“GPES”商标无效宣告一案，诉争商标“GPES”最早是作为一种特殊保温材料的名称以及制作该材料的工艺由山东建科公司相关主体山东建科中心与汇泉德泰公司共同开发，开发协议中约定了山东建科中心主导科技成果转化，汇泉德泰公司组织生产。“GPES”专利权由山东建科院公司和汇泉德泰公司共有，发明人中包括科瑞佳公司的法定代表人兼实际控制人。汇泉德泰公司申请注册诉争商标后，转让至科瑞佳公司。
结合本案事实情况，诉争商标原申请注册人汇泉德泰公司与山东建科院公司及其相关主体山东建科中心之间通过签订协议的方式共同开发“GPES”技术。虽然协议约定了双方的分工，但考虑到“GPES”专利的发明人包括科瑞佳公司的法定代表人、双方曾就仿冒行为向外共同维权等情况，双方实际为合作关系，并非是山东建科院公司开发专利并授权汇泉德泰公司实施的关系。另外，涉案专利系一种保温材料及其制作方法，制成产品并推广进入市场是其最终目的。通常来讲，保温材料的制作需要较为复杂的流程及设备，并经过实地测试才能完成。山东建科院公司的前身原山东建科院是一所科研单位，其完全独立开发、制备、推广应用涉案专利的可能性较小，汇泉德泰公司作为合作方参与其中具有合理性，也符合当下校企合作实现科研成果转化的市场实践情况。因此，从本案事实情况来看，诉争商标申请人汇泉德泰公司系“GPES”保温材料及技术的共同开发利用方之一，上述未注册商标的权益并非单独由山东建科院公司享有，因此不能排除汇泉德泰公司对于“GPES”享有权益。
与本案中双方合作关系明显不同的是“头孢西林”商标无效案件中的独家销售的专销关系[9]。该案涉案双方签署的《专销协议书》虽然约定了双方共同使用“头孢西林”商品名称，但是行政审批的证据显示仅有一方原始取得了“头孢西林”特有药品名称的权利。另一方宣传和使用“头孢西林”的行为只是履行协议约定，虽然客观上也加强了“头孢西林”的标识作用，但从未因此改变该商品名称的权利归属。因此，该案情况不同于本案中双方共同开发、共同实施的合作关系。
（三）二审裁判理由分析
二审法院认为，将诉争商标宣告无效会给涉案专利的推广带来困难，认定诉争商标未构成《商标法》第十五条第二款。可以看出，二审的裁判结论考虑了前文分析的适用《商标法》第十五条时应审查的“在先使用未注册商标”权属情况，也考虑了“GPES”产品、专利及商标后续推广使用情况。
本案的事实情况具有一定特殊性，山东建科院公司与汇泉德泰公司均对“在先使用未注册商标”“GPES”享有权利，而仅汇泉德泰公司在后申请商标注册。“GPES”作为一种推广阶段的专利，其影响力及知名度有限，不足以达到《商标法》第三十二条“在先使用并有一定知名度”商标的保护程度，也尚未成为某一种材料的通用名称，因此山东建科院公司提出的《商标法》第十一条、第三十二条的无效宣告理由，在行政阶段就未能得到支持，诉讼阶段选择以《商标法》第十五条第二款作为请求理由，最终也未获支持。结合本案二审认定不构成《商标法》第十五条第二款的情况，可以总结出适用第十五条第二款需要注意的问题：
一是以商标权属明确作为适用基础。《商标法》第十五条的立法目的是为了维护商业交易中的诚实信用原则以及交易安全。未注册商标的权益作为一种特殊的商标权，属于私权的范畴。一般情况下，只有在商标注册人不享有相关权益，且又具备《商标法》第十五条第一款、第二款所分别规制的商业关系时，才可能构成上述条款。本案中，双方的协议证据属于双方约定，能够证明双方合作开发“GPES”情况，共同对外维权的材料也可以佐证，山东建科院公司未进一步证明其独立享“GPES”的权利，双方对于未注册商标权益的产生均有贡献，因此不足以认定诉争商标申请日之时汇泉德泰公司不享有未注册商标权益。
二是以存在抢注恶意作为审查关键。商标注册取得制度是我国《商标法》建构的制度基础，有利于保证商标状态的稳定，也有益于提升商标行政管理效率。但由于商标注册凭借自愿申请，恶意抢注难题随之而来[10]。《商标法》第十五条第二款作为规制特定关系人恶意抢注行为的具体条款，旨在强调基于特定关系的存在而掌握商标使用情况、存续情况的主观明知状态，以抢注行为来牟取暴利，打破市场的诚信经营。而在本案中，虽然双方未对是否注册商标形成统一意见，两审判决中也尚无法了解“GPES”专利目前的使用转化情况及双方合作情况，但从未来进一步推进涉案专利实施的角度来考虑，越早享有注册商标专用权，意味着更加全面的保护。双方并非完全排斥商标注册行为，只是对于商标的权属存在争议。因此，难以认定商标注册人汇泉德泰公司存在恶意抢注的主观故意。
最后，回归本案争议的实质，二审裁判的要点不仅在于本案事实情况不满足《商标法》第十五条第二款的构成要件，也考虑了商标无效程序的时间成本以及本案诉争商标无效后被恶意主体抢注的可能。对于“GPES”这种与前沿技术相关的商标来说，漫长的无效程序及无效后的抢注风险极易减损其所蕴含的商业价值。本案裁判结论兼顾了法律效果和社会效果，也为双方后续解决权属争议留足了空间。
[1]北京知识产权法院（2021）京73行初5800号行政判决书.
[2]北京市高级人民法院（2023）京行终930号行政判决书.
[3]《保护工业产权巴黎公约》（1979年10月2日修正）.
[4]张今，卢结华.商标法第十五条的价值定位和适用规则研究[J].电子知识产权，2020（2）.
[5]最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十六条规定，以下情形可以认定为商标法第十五条第二款中规定的“其他关系”：(一)商标申请人与在先使用人之间具有亲属关系；(二)商标申请人与在先使用人之间具有劳动关系；(三)商标申请人与在先使用人营业地址邻近；(四)商标申请人与在先使用人曾就达成代理、代表关系进行过磋商，但未形成代理、代表关系;(五)商标申请人与在先使用人曾就达成合同、业务往来关系进行过磋商，但未达成合同、业务往来关系.
[6]唐蕾.商标法第十五条的理解和适用——以聚丰园商标无效宣告案为例[J].中华商标，2023（1）.
[7]周丽婷.商标法第十五条第二款的司法认定[J].法律适用（司法案例），2018（12）.
[8]孔庆兵.商标法第十五条的理解与司法认定——评帕克无形资产有限责任公司诉商标评审委员会、太原市中泰伟业电子有限公司商标争议行政案[J].中华商标，2018（4）.
[9]王艳芳.以商标法第十五条规定的代理人、代表人的含义——最高人民法院提审重庆正通药业有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会与四川华蜀动物药业有限公司商标行政纠纷案[N].人民法院报，2008-11-21：005.
[10]黄汇.中国商标注册取得权制度的体系化完善[J].法律科学（西北政法大学学报），2022（40）.
来源：《中华商标》2024年第2期
编辑：刘维娟、高静
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