创新抑或保守？ ---评西电捷通诉索尼专利侵权案
作者：宋献涛，北京大学法学院在职法律硕士研究生，北京安杰律师事务所合伙人
2017年3月22日，北京知识产权法院对西电捷通（后称原告）诉索尼（后称被告）发明专利侵权案作出一审判决，认定被告侵犯原告WAPI标准必要专利，判决被告立即停止侵犯涉案专利权行为，支持原告“以许可费的3倍确定赔偿数额”的主张，确定经济损失赔偿数额为860余万元，全额支持原告主张的合理支出47余万元，以上两项共计910余万元。[1]
涉案专利为一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法[2]，需要MT（移动终端）、AP（接入点）、AS（认证服务器）三者的共同参与方可实施，缺一不可，示意图如下：
权利要求1如下：
1、一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法，其特征在于，接入认证过程包括如下步骤：
步骤一，移动终端MT将移动终端MT的证书发往无线接入点AP提出接入认证请求；
步骤二，无线接入点AP将移动终端MT证书与无线接入点AP证书发往认证服务器AS提出证书认证请求；
步骤三，认证服务器AS对无线接入点AP以及移动终端MT的证书进行认证；
步骤四，认证服务器AS将对无线接入点AP的认证结果以及将对移动终端MT的认证结果通过证书认证响应发给无线接入点AP，执行步骤五；若移动终端MT认证未通过，无线接入点AP拒绝移动终端MT接入；
步骤五，无线接入点AP将无线接入点AP证书认证结果以及移动终端MT证书认证结果通过接入认证响应返回给移动终端MT；
步骤六，移动终端MT对接收到的无线接入点AP证书认证结果进行判断；若无线接入点AP认证通过，执行步骤七；否则，移动终端MT拒绝登录至无线接入点AP；
步骤七，移动终端MT与无线接入点AP之间的接入认证过程完成，双方开始进行通信。
可以看出，这是牵涉多个主体的系统级权利要求（system level claim），MT执行三个步骤，AP、AS各执行两个步骤。被告只制造MT，MT出厂前的设计和测试阶段所使用的AP和AS系由原告销售，至于MT售出后是否与AP和AS互动、与哪家企业生产的AP和AS互动，被告无法预料和掌控。
本案的争议焦点主要是：使用方法专利是否适用权利用尽？多方分工执行方法专利时如何适用间接侵权？以许可费的合理倍数确定赔偿额是否可以超越填平原则？
“使用方法专利”不存在权利用尽
原告认为，被告在被控侵权产品的设计研发、生产制造、出厂检测等过程中进行WAPI功能检测的行为使用了涉案专利方法，系单独实施涉案专利的直接侵权行为。被告辩称，其用于WAPI测试的AP和AS系实施涉案专利的专用设备，且由原告合法销售，故涉案专利已经权利用尽。原告认可测试所用的AP和AS由其销售，但否认其为实施WAPI技术的专用设备，故涉案专利不存在权利用尽的问题。
一审判决认为，根据《专利法》第六十九条第一款第（一）项的规定，方法专利的权利用尽仅适用于“依照专利方法直接获得的产品”的情形，即“制造方法专利”，而单纯的“使用方法专利”不存在权利用尽的问题。此外，《专利法》第十一条对于方法专利的权利范围明确规定为“使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”，而“使用其专利方法”的表述却未规定在《专利法》第六十九条第一款第（一）项中。这说明，在立法者看来，“使用方法专利”不存在权利用尽的问题或者没有规定权利用尽的必要，故“使用方法专利”不属于中国专利法规定的权利用尽的范畴。本案中，涉案专利为使用方法专利，而非制造方法专利，据此，被告主张的AP和AS系由原告合法销售进而导致原告专利权用尽的理由均缺乏适用的法律基础。
可以看出，关于权利用尽原则的适用，法院持保守态度，严格按照法律条文的字面意思进行解释。但是，如果把视野放得更宽一些，或许可以得出更合理的结论。
一、上级法院的相关规定。北京高院《专利侵权判定指南》明确规定以下行为不视为侵犯专利权：“方法专利的专利权人或者其被许可人售出专门用于实施其专利方法的设备后，使用该设备实施该方法专利”[3]。一审判决对被控侵权产品内置的WAPI功能模块组合是这样认定的，“对于硬件和软件结合的WAPI功能模块组合而言，其在实施涉案专利之外，并无其他实质性用途，故应该被认定为专门用于实施涉案专利的设备。”按照同样的逻辑，被告从原告处购买的AS和AP也应当被认定为专门用于实施涉案专利的设备。所以，根据上述规定，即适用权利用尽规则，被告的行为不应视为侵犯专利权。
二、权利用尽的价值取向。如上所述，AS、AP是原告合法售出的专门用于实施涉案专利的设备，被告购买AS、AP的目的就是使用它们实现涉案专利的安全接入和保密通信。如果一旦使用AS、AP就侵犯原告的方法专利，被告只能将AS、AP搁置不用，那样从原告处购买AS、AP的目的就完全落空了。原告在销售AS、AP时获得的报酬已经使其对专利权的经济权能得到了兑现，如果允许原告再向下游逐级收费，则专利权人和社会公众之间的利益平衡就会被打破，这有违权利用尽所基于的首次销售理论[4]。因此，本案的情形虽然如判决所述不符合《专利法》第六十九条第一款第（一）项的字面规定，但在法理上却符合权利用尽的价值取向。
三、专利法的基本原理。在专利法体系内，不同类型专利的保护力度是有区别的：产品专利可以享受强的“绝对保护”，方法专利只能得到弱的“相对保护”[5]。因此，在撰写实务中，如果一项发明创造可以写成产品权利要求，也可以写成方法权利要求，那么，高质量的撰写会同时囊括产品和方法权利要求，一般质量的撰写只有产品权利要求，低质量的撰写只有方法权利要求。如果原告拥有的是产品专利，AS、AP售出后权利用尽，但现在原告拥有的是方法专利，AS、AP售出后如果权利未用尽，反而获得了比产品专利更强的保护，这在情理上是不通的，也将造成理论体系混乱。
实际上，美国也曾发生过类似的案例，联邦最高法院在Quanta Computer v. LG Electronics案中认为，如果合法销售的组件的唯一合理预期用途就是实施本专利，并且该组件实际上体现出了专利的必要技术特征，则适用权利用尽原则[6]。
帮助侵权
关于被告制造、销售被控侵权产品的行为是否侵犯原告专利权，原告主张被告制造、销售的被控侵权产品作为一种必不可少的工具，为他人实施涉案专利提供了帮助，构成帮助侵权。
一审判决认为，一般而言，间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提。但是，这并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为，而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的默认方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可，至于该用户是否要承担侵权责任，与间接侵权行为的成立无关。被告明知被控侵权产品中内置有WAPI功能模块组合，且该组合系专门用于实施涉案专利的设备，未经原告许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施涉案专利的行为，已经构成帮助侵权行为。一审判决创设了帮助侵权的新规则：原告仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可。
《专利侵权司法解释二》的起草者撰文强调，间接侵权应当以直接侵权为前提。[7]这包括两层含义：一、直接实施者具有生产经营目的；二、直接实施者的行为满足全面覆盖原则。我国专利法对侵权有生产经营目的的限定，故普通用户实施的行为不构成侵权。但是一审判决既没有认定直接侵权，也没有论述用户是如何满足全面覆盖原则的。《专利侵权司法解释二》在成文过程中征求意见稿用语是“将该产品提供给无权实施该专利的人或者《专利法》第六十九条规定的行为人实施发明创造”，后因各界意见分歧太大，[8]终稿的用语改为“为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为”，删除了“或者”后面的情形，即未将《专利法》第六十九条规定的不视为侵权的行为定为帮助侵权的前提。既然不视为侵权的行为都未成为帮助侵权的前提，那么，因缺乏生产经营目的而不构成侵权的普通用户行为就更不应成为帮助侵权的前提。一审判决“一般而言……但是，这并不意味着……”的论述相比司法解释有所创新，使帮助侵权摆脱了对直接侵权的从属性，这对于加强专利权的保护固然是好消息，但削弱了权利要求的公示效果，压缩了规避设计的自由空间，可能导致存在明显撰写缺陷的专利得到保护，不利于引导业界提高专利质量。
一审判决也没有考虑帮助侵权者提供的专用产品在实施专利技术方案中的重要性或比例，这可能会把帮助侵权变成一个大口袋，导致一些在侵权活动中处于配角地位的主体被卷入诉讼并承担责任。如上所述，涉案专利权利要求1包含七个步骤，被告的产品只执行三个步骤，另外四个步骤分别由AP和AS（均为原告的产品）执行的，从比例上看，被告似乎不是帮助者，而是被帮助者，原告处于提供帮助的地位。美国的帮助侵权条款要求帮助侵权者提供的组件构成专利的主要部分[9]，从而把帮助侵权者限定为完成侵权主要工作、但把最后一击的任务交给直接实施者的主犯，这样可以避免伤及无辜。
美国的Akamai v. Limelight案中，被告也是只实施专利的部分步骤，CAFC第一次全席判决适用了字面含义宽泛的诱导侵权条款，在没有认定直接侵权的情况下认定被告构成诱导侵权，但联邦最高法院持不同意见，认为诱导侵权的成立前提是有单方因为执行方法的所有步骤而构成直接侵权，Limelight没有执行Akamai方法权利要求的所有步骤，因此不存在直接侵权，由于没有直接侵权，所以就不存在诱导侵权，故发回重审。CAFC第二次全席判决扩大适用了直接侵权条款，把原有的direct or control规则扩展为：被告为他人执行专利方法的步骤收受好处或参与活动提供条件，并确定其执行方式或时机[10]。
可见，对于被告只实施专利的部分步骤的情形，中美都试图予以规制。美国先是借助诱导侵权，后来扩大化适用直接侵权，在此过程中强化了诱导侵权和帮助侵权必须以直接侵权为前提的理念，但直接侵权规则扩大化的后果是创设了两种类型的直接侵权：狭义的直接侵权，单方行为满足全面覆盖原则；广义的直接侵权，单方行为虽不完全满足全面覆盖原则，但需为他人完成剩余步骤的行为担责。这种做法虽然分析起来比较复杂，但好处在于，单一主体规则和全面覆盖原则的根基未被动摇，不过，“为他人执行专利方法的步骤提供条件，并确定其执行方式或时机”仍充满不确定性，需要结合个案加以具体分析。中美对同一问题采用不同的解决路径，孰优孰劣，有待时间的检验。
主观过错导致赔偿的加重
涉案专利系强制实施的标准必要专利。在协商过程中，被告要求原告提交权利要求对照表，原告要求被告签署保密协议后才同意提供权利要求对比表，从而导致无法达成协议。
一审判决认为，权利要求对照表并不是必须提供的，尤其是在专利实施人基于已有的条件能够作出侵权评估的情形下。本案中，被告理应能够判断出其涉案手机中运行的WAPI功能软件是否落入涉案专利的权利要求保护范围，而非一定需要借助于原告提供的权利要求对照表。根据实务中的通常做法，权利要求对照表需要对专利权利要求覆盖的技术特征与被控侵权产品的技术特征进行比对，并且可能包含专利权人的相关观点和主张，在此情形下，专利权人要求双方签署保密协议的主张具有合理性。基于此，一审判决认为，双方当事人迟迟未能进入正式的专利许可谈判程序，过错在被告。
法院查明，被告在五年内已获电信设备进网许可证的移动电话机产品的数量为2,876,391件，原告提交了四份与他人签订的专利实施许可合同，其中约定专利提成费为1元/件，法院据此计算出涉案专利的许可费应为2,876,391元（2,876,391×1）。然而，考虑到涉案专利为无线局域网安全领域的基础发明、获得过相关科技奖项、被纳入国家标准以及被告在双方协商过程中的过错等因素，法院支持了原告“以许可费的3倍确定赔偿数额”的主张，确定经济损失赔偿数额为8,629,173元（2,876,391×3）。
这里的“3倍”很容易被人理解为恶意赔偿。现行《专利法》六十五条第一款和第二款确定的四种赔偿计算方式均以填平原则为基础，没有惩罚的意思。既然原告与他人签订的专利实施许可合同中约定专利提成费为1元/件（单价），那么，被控侵权产品数量乘以该单价即可确定被告的赔偿额，实现对原告损失的合理补偿。只有在原告与他人签订的专利实施许可合同中约定打包价的情况下，才有必要通过乘以合理倍数的方式估计权利人的损失或侵权人获得的利益，所以，乘以三倍的做法除了惩罚恶意行为之外似乎并无其他合理解释。总之，在目前法律并未规定三倍赔偿的情况下，“以许可费的3倍确定赔偿数额”的做法很容易让人联想到修法中的恶意赔偿条款。
此外，实际情况也不应忽略，虽然我们的手机中有WAPI功能，但笔者通过调查发现，身边的大部分朋友均未使用过、甚至不知道WAPI功能，在此情况下，WAPI功能并未成为被告产品的卖点，被告也未对原告造成多大损失。既然如此，在计算赔偿数额时对专利提成费给予打折，而非乘以三倍，似乎更符合情理。
注：
[1] （2015）京知民初字第1194号民事判决书。
[2] 专利号为ZL02139508.X。
[3] 2017年版第131条第（4）款，2013年版第119条第（4）款。
[4] 吴汉东：《知识产权法》，北京大学出版社，2000年版，第287-288页。
[5] 尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年版，第130-131页。
[6] The exhaustion doctrine is triggered by, among other things, an authorized sale of a component when the only reasonable and intended use of the component is to practice the patent and the component substantially embodies the patented invention by embodying its essential features.
[7] 李剑：“《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》述评”，《中国专利与商标》2016年第2期。
[8] 普通用户无生产经营目的，不构成侵权，专利法第六十九条规定的是不视为侵权的情形。
[9] 美国专利法271(c)，constituting a material part of the invention。
[10] Liability under § 271(a) can also be found when an alleged infringer conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method and establishes the manner or timing of that performance.
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本文推荐引用信息：
宋献涛：《创新抑或保守？ ---评西电捷通诉索尼专利侵权案》，载北京大学科技法研究中心网站，2017年4月25日，网址：http://stlaw.pku.edu.cn/hd/bbs/cx/261.html，
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