懈怠抗辩——支持or反对？
作者：孙一鸣，北京大学法学院2017级知识产权法硕士研究生
引言
专利制度的目的是通过保护专利权人的经济利益，激励创新，从而推进科技进步，带动社会经济发展，最终创造更多的社会财富。但为了兼顾社会公共利益，避免专利权人的权利无限扩张而带来的社会危机，侵权抗辩制度至关重要。世界各国对抗辩事由的规定各不相同，哪些情形可以完全阻却侵权责任，而哪些情形仅可以阻却侵权赔偿责任一直是热议话题。
2017年上半年，美国联邦最高法院审结SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC 一案。案件起源于2003年，SCA认为First Quality的成人尿布产品侵犯了其US6375646号专利，并发出了警告函。而First Quality答复称646号专利属于现有技术范畴，系无效专利，因而自身生产行为不构成侵权。2004年，SCA向美国专利商标局(USPTO)申请复审646号专利，USPTO于2007年确认了646号专利的有效性。
但在这之后，SCA并未将有关审查情况告知First Quality，也未向其主张权利，直到2010年才提起专利侵权诉讼。地区法院以衡平禁反言 ( equitable estoppel )和懈怠(laches)为理由，对本案做出即时判决(summary judgment )，判定SCA败诉。SCA向美国联邦巡回上诉法院(CAFC)提出上诉，CAFC举行了联席审判(en banc)，但最终仍以6:5维持了原判。案件最终在最高法院发生反转，大法官以7:1的投票结果支持了SCA的诉讼请求，主张懈怠抗辩不能用于消除专利侵权损害的赔偿责任。
一、“懈怠”并非抗辩事由
所谓“懈怠”(laches)，是指专利权人自知道或应当知道专利侵权行为之日起，出于某种特定的目的，不合理地延迟提起诉讼。这种行为又称为“放水养鱼”，因为在专利权人提起侵权之诉时，侵权人在市场中往往已经发展具备相当规模，专利权人可以借此获得巨额赔偿。而专利侵权的判定与行为人的主观过错无关，只要行为人未经专利权人的许可，客观实施了侵害专利权的行为，无论其主观上是否具有过错，其行为均构成侵权。因此，权利人是否存在懈怠与侵权行为是否成立无关，争论的关键在于懈怠能否阻却禁令救济——责令停止侵权行为和金钱救济——赔偿专利权人的损失。依据司法实践，美国联邦最高法院要求“走进衡平之人必须带着洁净之手而来”，但故意侵权人因其主观过错而没有“洁净之手”，因此虽然原告存在延迟起诉的事实，被告也不得使用懈怠这一基于衡平法发展而来的规则进行抗辩。[1]但在本案中，联邦最高法院并未将这一理由作为判决依据，而是主要从诉讼时效和实践与立法之间的关系进行论证。[2]
（一）懈怠抗辩与诉讼时效
懈怠制度产生于衡平法上的一个原则：“equity aids the vigilant, not those who sleep on their rights”，即“衡平法帮助积极维护权利的警醒者，而不帮助在权利上睡觉的懈怠者。”[3]其目的在于保护被告免受原告“不合理的、有害的拖延起诉”(unreasonable, prejudicial delay in commencing suit)。懈怠和诉讼时效(statute of limitations)存在明显的区别——诉讼时效只与已经经过的时间有关，而懈怠关注的是在特定情形下的迟延是否合理。但两者又具有相似之处，因为它们都关心原告是否及时提出诉讼请求。[4]可见，懈怠与诉讼时效具有相同的功能，即赋予被告一种对抗不及时诉讼请求(untimely claims)的手段。
美国联邦最高法院在判决中指出，既然国会通过立法规定了诉讼时效制度，说明国会认为：对于原告主张权利的及时性，最好由一项严格而精确的规则(hard and fast rule)来进行判断，而不是根据个案司法判决(a case-specific judicial determination)由法官自主决定。如果在国会规定的诉讼时效期间内，仍然适用“懈怠”规则，这就相当于赋予了法官一种凌驾于法律之上的权力(legislation-overriding)，有干预立法之嫌。同时，这还会与衡平法院确立的漏洞填补(gap-filling)规则相矛盾。懈怠制度存在的目的在于填补立法的漏洞，但当法律已经规定了诉讼时效时，说明立法已经充分考虑了现实中原告迟延起诉的可能性，此时不存在任何漏洞需要衡平法规则予以填平，自然也没有适用懈怠抗辩的必要性。
（二）美国专利法第282条与第286条
美国1952年专利法第286条第一款规定：“除法律另有规定外，提起诉讼或反诉前已超过6年的侵权行为，不能取得赔偿”[5]，这表明起诉前6年的侵权行为仍然能够请求赔偿。这一规定的理论依据在于，知识产权作为对世权、支配权，在有效期内始终受法律保护，当其受到侵害时，请求权不断地产生，前面的请求权虽然因时效而消灭，后面继续产生的请求权则仍受法律的保护。[6]本案中，联邦巡回上诉法院和First Quality认为专利法第282(b)条——为任何涉及专利有效性或专利侵权的诉讼提供抗辩[7]——构成第286条的例外情况，而懈怠正是基于第282(b)(1)中“不可执行性”（unenforceability）的一种抗辩。因此，国会已经通过立法形式将懈怠编入专利法典当中，作为对抗所有专利侵权索赔的抗辩理由。
但联邦最高法院对此却持不同观点。即使第282条暗示了可以将懈怠作为抗辩事由之一，也不意味着这种抗辩能够排除原告在第286条所限定的时间内的主张的损害赔偿。无论是巡回上诉法院还是First Quality，都找不任何一条联邦法律，为被告提供“懈怠抗辩+诉讼时效”的双重保护以对抗专利权人不及时主张权利的行为。另外，虽然1952年之前，下级法院曾经在专利侵权诉讼中运用了懈怠规则，但很多案件仅仅是在法官附属意见（dicta）中表明懈怠可能会限制损害赔偿的取得，这些意见无法确定任何具有普适性的规则；只有极少数的案件正式提出将懈怠作为针对侵权损害赔偿请求的抗辩事由，但这类案件数量太少，无法证明下级法院已形成了一个广泛而明确的共识（a broad and unambiguous consensus）——第282(b)(1) 规定了一条完全不同的专利法特定规则（patent-law-specific rule），即最高法院认为，第282条并非是将1952年之前允许懈怠抗辩的惯例进行的法典化。
本案延续了Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer一案的思路，再一次确认下级法院不能使用懈怠规则妨碍权利人在立法规定的诉讼时效期限内通过提起侵权诉讼寻求救济。[8]总而言之，懈怠抗辩是法院在个案审理中发展起来的时间限制规则，而诉讼时效则国会立法确立的规则，当两者发生冲突时，应当遵循国会立法优先的原则，排除懈怠抗辩的适用。但这并不代表联邦最高法院要废除懈怠抗辩，而是强调其只能适用于衡平救济请求（claims for equitable remedies）[9]
二、“懈怠”可作为抗辩事由
在联邦巡回上诉法院的联席审判中，6:5的结果体现了法官们对这一问题的不确定，但最高法院对此似乎并没有太多的纠结，8位法官中只有Breyer法官一人提出了反对意见。在他看来，尽管1952年专利法对诉讼时效做出了规定，但是仍然存在“漏洞”有待填补。一个多世纪以来，衡平法院事实上一致将懈怠应用于专利侵权案件，若无视这一法律历史，在专利法中开辟一个新的“鸿沟”，必将导致有害和不公平的法律后果。
在市场经济环境下，每个市场主体的行为都不是独自存在的，而是与其他主体的行为息息相关，是在对他人行为的预期中做出的。[10]当专利权人既没有发出警告函、告知他人侵权事实的存在，也没有向侵权人主张任何的损害赔偿，这相当于形成了一种事实上的默示许可——专利权人以其非明确许可的默示行为，让专利使用人产生了允许使用其专利的合理信赖从而成立的一种专利许可形态。[11]其源自于衡平法上的禁反言原则，强调“专利权人的误导行为，致使对方当事人有理由相信自身行为未触犯他人权利”。这有利于最大限度地发挥专利技术的社会价值，防止破坏已形成的利益平衡。[12]例如在SCA v. First Quality一案中，SCA在收到First Quality的答复之后，并没有告知对方关于646号专利经过复审并被确认有效的事实，两公司之间也没有其他的通信往来。此时，专利权人的沉默使得侵权人误以为自身行为不构成对他人专利权的侵犯。基于这一信赖，侵权人为了扩展市场份额、赢取市场竞争而长期、持续地大量投入资金，通过生产、许诺销售、销售等环节将有关产品推向市场，以实现自身利益的最大化。
各国专利法基本都规定，侵权人所得利益是计算专利侵权损害赔偿的标准之一，因此，权利人懈怠的时间越长，侵权人投入的就越多，所获取的利润随之增长，最终权利人可获得的赔偿数额也就越高。依据美国专利法案第286条之规定，主张专利侵权损害赔偿的时间有6年，而一项发明专利的保护时间则可长达20年。如果懈怠不能成为一项抗辩事由，那么权利人将可以在保护期内的任意时间提起诉讼，以获取与侵权行为最初发生之时起相比巨额的损害赔偿。如果商业环境使得侵权人不可能放弃这一专利产品，专利权人可以持续提起诉讼迫使侵权人就范。这对侵权人一方是明显不公的。
此外，为了明晰他人专利权利边界，避免日后承担侵权责任，产品制造者、研发者通常都会在开展相关活动之前对产品所涉及的专利技术进行一定程度的检索。随着当代科学技术的快速发展，专利数量急剧增加，交织缠绕的“专利丛林”大大增加了行为人的搜寻成本。如果行为人未对相关专利进行充分、必要的检索，则该行为人未尽到合理注意义务，其主观上具有一定过错，法律可能会因此而相应降低对该行为人的保护程度，即行为人没有充足的理由对抗专利权人的拖延起诉。但如果行为人事前已经进行了必要且充分的检索，尽到了一个理性的经济活动参与者的注意义务，并对其检索的结果产生了合理信赖。若此时因为权利人的懈怠而要求行为人承担更高的赔偿责任，将不可避免地抑制主体的研发积极性，无法为科技创新活动提供持续、长久的动力。
更令人担忧的是，支持懈怠抗辩可能进一步激化“专利钓鱼”（patent troll）的现象。在知识产权市场中，存在一群“专利流氓”——某些享有专利权的公司（包括某些专门以低价收购专利权的公司）无意于自己实施或通过正常商业途径许可他人实施专利，而是专门寻找未经许可使用其专利的公司。[13]它们往往长期蛰伏，等到“目标”发展壮大以后，再突然提起侵权之诉，并漫天要价。但此时，侵权人不仅面临高额赔偿，还可能要承担停止生产、销售侵权产品的责任，这对企业经营的打击无疑是致命的。无奈之下，侵权人在权衡利弊后只能不得已向专利权人妥协。
意思自治是民法的基本原则之一，而知识产权作为民事权利的一种，当然也适用这一原则。一般而言，是否行使、何时行使专利权利本应由专利权人自主决定，但若权利的行使导致他人利益遭到不合理的损害，那么权利就应当受到一定程度的限制。大多数情况下，权利人并非是因为疏忽，而是为了获得更高的赔偿故意延迟提起诉讼，这种消极不作为的懈怠显然不属于对专利权的合理使用。如果对此不加以约束和限制，那么极有可能使得商业活动参与者对自身行为的合法性持怀疑态度，在经营活动中有所顾忌，最终导致整个市场经济秩序都处于不稳定的状态之中。
结语
通过SCA v. First Quality一案的审理，美国联邦最高法院再一次强调懈怠抗辩不能用于消除专利侵权损害的赔偿责任。理由在于，一方面，1952年专利法已经规定了诉讼时效制度，若仍然适用懈怠抗辩，则为被告提供了“诉讼时效+懈怠”的双重保护，这将导致法院拥有超越立法的权力，突破分权原则（separation-of-powers principle）所形成的框架。另一方面，依据以往的司法裁判，无法证明第282条是将1952年之前允许懈怠抗辩的惯例进行的法典化。而另一种观点则强调应当尊重衡平法院在专利侵权案件中适用懈怠抗辩的法律历史，对权利人不合理迟延起诉的行为予以规制，保护被告的合理信赖，以减少“专利钓鱼”现象的发生，维护业已形成的市场经济关系的稳定。
从本案判决来看，专利权人可以在专利保护期内的任何时间提起诉讼，以获取针对起诉前6年内侵权行为的赔偿，这无疑是倾向于保护专利权人的权利。但专利法总是像一个钟摆一样摇摆不定，保护的最低点不会总是持续下去。[14]在未来，随着科学技术的发展和市场环境的改变，司法的天平也许又会向使用人和社会公共利益倾斜。如何在充分保护权利人合法利益以激发创新动力的同时，防止被告及社会公共利益遭到不合理的损害，这一问题值得深思和探讨。
注：
[1] Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Maintenance Mach. Co.，324 U.S.806 (1945).
[2] SCA Hygiene Prods. Aktiebolag v. First Quality Baby prods. LLC，580 U.S.____(2017).
[3] Ashraf Ray Ibrahim, "The Doctrine of Laches in International Law",in Virginia Law Review,1997(83) ,p.647
[4] Laches(Equity)，available at https://en.wikipedia.org/wiki/Laches_(equity)#cite_note-Little_Bit_of_Laches-5，last visited on October 8，2017.
[5] cf. Sect. 286 of the Patent Act: "Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action. "
[6] 廖志刚：“专利侵权诉讼时效研究”，载《现代法学》，2007年第29卷第1期，第182页。
[7] CF. Sect. 282（b）of the Patent Act：“The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded：(1) Noninfringement, absence of liability for infringement or unenforceability.”
[8] Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 572 U. S. ___ (2014).
[9] Samuel Bray ,"A Little Bit of Laches Goes a Long Way: Notes on Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc." ,in Vanderbilt Law Review En Banc,67(2014), p.18.
[10] 刘萍：“专利侵权诉讼中的权力滥用”，载《天津大学学报（社会科学版）》，2009年11卷第5期，第472页。
[11] 袁真富：“基于侵权抗辩之专利默示许可探究”，载《法学》， 2010年第12期，第109页。
[12] 杨德桥：“合同视角下的专利默示许可研究——以美中两国的司法实践为考察对象”，载《北方法学》，2017年第1期，第63页。
[13] 王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社，2014年第4版，第372页。
[14] Supreme Court says laches is no defense to patent infringement，March 22，2017，available at http://www.ipwatchdog.com/2017/03/22/supreme-court-says-laches-no-defense-patent-infringement/id=79750，last visited on October 8，2017.
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本文推荐引用信息：孙一鸣，“懈怠抗辩——支持or反对？”，2017年10月14日，载北京大学科技法研究中心官方网站，链接为http://stlaw.pku.edu.cn/hd/bbs/cx/275.html。