宣创诉恒瑞阿帕替尼侵权闹剧几近谢幕

本文转自：赵日天说专利

作者：Gerry Zhao  赵昊，君合律师事务所上海分所专利律师，中国执业律师，专利代理人

笔者在6月13日发表了文章《恒瑞医药的阿帕替尼被诉专利侵权有风险？我看未必！》，为恒瑞振臂高呼，认为宣创的专利被无效的可能性很大。事件的发展进程也确如笔者所预测的（请叫我章鱼赵日天），专利复审委员会最终作出无效决定，认定宣创的专利全部无效。

至此，虽然宣创之后还能向北京知产法院提起行政诉讼，向北京高院上诉，甚至请求最高院审理，但是从无效决定的情况来看，翻盘的几率很低。而且由于涉案专利被无效掉，侵权诉讼就很可能被直接驳回(如果专利最终被认定有效，可以重新提起诉讼)，这个闹剧就暂时告一段落了(如果不是彻底落幕的话)。再者，这种储存过程中产生的新晶体，即使被判侵权，是否会给予禁令也未知可否，百万级别的赔偿对这种亿元甚至十几亿元销售额的品种来说无伤大雅，根本无需过度解读。

1前情回顾

阿帕替尼是恒瑞医药研发的国家1.1类新药，活性成份是“甲磺酸阿帕替尼片”。恒瑞医药于2011年8月向国家食品药品监督管理总局药品审评中心提出该药品的上市申请， 历时3年多最终于2014年12月获得批准上市。阿帕替尼上市后，迅速为恒瑞医药带来了可观的收益，上市第一年即获得了超过3亿元的销售业绩，成为恒瑞医药旗下众多产品中的“明星”。有分析认为，随着新适应症不断拓宽，阿帕替尼未来有望为恒瑞医药带来超过20亿元的年收入。

然而，为恒瑞医药带来无限风光的阿帕替尼却被诉专利侵权。上海宣创生物科技有限公司(下称宣创)以侵犯“烟酰胺类衍生物的甲磺酸盐A晶型及其制备方法和应用”(专利号：ZL201510398190.1)发明专利权为由，将恒瑞医药诉至北京知识产权法院，请求法院判令恒瑞医药立即停止侵权行为，即停止生产、销售阿帕替尼，并赔偿经济损失100万元。

2017年3月28日，恒瑞医药针对涉案专利提出无效宣告请求，请求宣告涉案专利权利要求1-10全部无效。

2无效请求的概况

涉案专利(ZL201510398190.1)一共有10个权利要求，权利要求1-3是产品权利要求，涉及涉案晶体；权利要求4-9是方法权利要求，涉及制备涉案晶体的制备方法；权利要求10是制药用途权利要求，涉及涉案晶体的在治疗各种癌症中的用途。

恒瑞的无效理由	复审委在无效决定中的观点
权利要求3-10的优先权不成立	认可；权利要求3-10要么增加了技术特征，要么扩大了保护范围，因此优先权不成立
权利要求1-3相对于证据6不具备专利法第22条第2款规定的新颖性	不认可；相关物性参数和描述可以将要求保护的晶型与证据6公开的晶体区分开
利要求3和10相对于证据2-5不具备专利法第22条第2款规定的新颖性	不认可；药品获得上市批准以及临床试验不能必然认为已经属于现有技术
权利要求4-9相对于证据1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性	认可；证据1已经公开的技术方案落入了权利要求4-9的保护范围
权利要求1-10相对于证据6和公知常识的结合不具备专利法第22条第3款规定的创造性	认可；研制药物的多晶型，从中寻找优势药物晶型是本领域普遍存在的动机，并且要求保护的技术方案没有产生意想不到的技术效果，
权利要求1-9相对于证据6、11和公知常识的结合不具备专利法第22条第3款规定的创造性	未与评述
说明书不符合专利法第26条第3款的规定	未与评述
权利要求1-10不符合专利法第26条第4款的规定	未与评述

最终，复审委认定权利要求4-9相对于证据1 (CN104072413，即涉案专利的优先权文件0不具备新颖性，权利要求1-3和10相对于证据6 (CN1016762677，即恒瑞自己的化合物专利)以及公知常识不具备创造性，专利全部无效。

3无效决定解读

1、涉案专利的权利要求3-9以及引用权利要求3时的权利要求10不能享受优先权。

复审委观点

涉案专利的权利要求3增加了技术特征“一水合物甲磺酸盐”，是对权利要求1晶型的进一步限定，该技术特征没有记载在优先权文件中。权利要求4-9以及10记载的技术方案相比于优先权文件中的技术方案，删除了部分技术特征，因此同样没有记载在优先权文件中。综上，权利要求3-9以及引用权利要求3时的权利要求10不能享受优先权。

笔者戏说

跟笔者的预测一致，恒瑞挑战了涉案专利的优先权，并且最终获得了成功。

由于中国对优先权的严格要求，造成部分权利要求的优先权很有可能不成立(特别是美国的临时申请作为优先权的时候，由于美国临时申请中的内容往往十分简略，在中国往往达不到作为优先权的要求)。所以在无效程序中，挑战优先权往往是首先会考虑的问题，特别是在检索到了中间文件的情况下。

判断是否能够享受优先权，是基于权利要求中的每个技术方案来逐个判断的，因此无效决定中会针对每个权利要求甚至每个权利要求中的各个并列技术方案逐个进行判断。

关于优先权是否成立的标准，无效决定中的尺度与实践中的通常尺度相一致，即，判断权利要求中的技术方案是否记载在优先权文件中(类似于专利法第33条修改是否超范围的判断标准)。本案中未涉及增加实验数据引起的优先权是否成立的问题。

2、权利要求4-9相对于证据1不具备新颖性。

复审委观点

证据1公开的技术方案落入了权利要求4-9的保护范围，因此权利要求4-9相对于证据1不具备新颖性。

笔者戏说

有一种死叫不作不会死，能被自己的优先权文件破坏掉新颖性也是醉了。

通常情况下，由于专利在申请日起的18个月才会公开，而要求优先权的正式申请要在12个月内提交，而且如果要求的是国内优先权，在先申请还会被视为撤回(视撤之后专利申请就不会公开了)，因此即使优先权不成立，优先权文件本身也不会构成正式申请的现有技术或抵触申请。

不知道是宣创确实作的可以，还是有猪队友支招，作为优先权的申请不但缴费了，而且估计还要求了提前公开(优先权的申请日是2014年7月8日，但在2014年10月1日就公开了)，从而造成了优先权文件的公开日还早于正式申请的实际申请日。

优先权的玩法不是这么玩的。如上文提及的，中国对优先权的要求极其严格，因此应尽量避免在正式申请提交前以任何形式公开相关的技术方案。

3、权利要求1-3相对于证据6具备专利法第22条第2款规定的新颖性

复审委观点

证据6公开了一种甲磺酸盐的晶体及其制备方法，但并未提供该晶体的性质参数以及表征信息，从制备方法以及晶体的吸湿性、熔点、溶解性及化学稳定性等物性参数方面无法将两者区分，但根据涉案专利记载的内容可知，根据证据6制备方法所制备出的针状固体在一定条件下可以转化为涉案专利的晶型A，初步证明属于不同的晶型，因此，在没有充分证据证明权利要求1所述晶型与对比文件制备的晶体属于相同晶型的条件下，合议组认可了权利要求1-3的新颖性。

笔者戏说

如笔者在之前的文章中提及过，在无效阶段证明晶体不具有新颖性是非常困难的，宣创在涉案专利中记载了在先晶体(证据6中的晶体)必然会转化成晶型A，这恰恰帮了恒瑞的忙。但是从最终的无效决定来看，即使宣创帮了恒瑞大忙，但是复审委仍没有认可这种隐含公开。

但是笔者并不认为本案能够说明复审委对于晶体类隐含公开的一般态度。每个复审或者无效决定都有各自的特殊性，复审委在特定情况下做出的判断不一定具有普适性，特别是本案中复审委已经认定了权利要求1-3不具备创造性的情况下(参见下文)，在此未认可隐含公开也许是为了防止在随后的行政程序中被动的权衡之举(即，专利已经被全部无效，恒瑞没动力因对隐含公开的认定而提起行政诉讼，同时这么认定又避免了法院在可能的行政程序中对隐含公开不认可的风险)。

笔者在这里提示，对于晶体的隐含公开的问题，在实审阶段以第三方意见的方式将其扼杀在摇篮之中要有效的多，所以监控第三方的专利申请情况就变得更加重要了。

4. 权利要求3和10相对于证据2-5不具备专利法第22条第2款规定的新颖性

复审委观点

证据2-5涉及恒瑞的阿帕替尼的批准日期以及某医院对阿帕替尼的临床使用。复审委认为对于药品的公开销售而言，应当是实际发生了向不特定对象销售药品的行为，导致公众可能通过检测分析手段获得药物组成及其结构信息。在药品行政审批中获得批准仅仅是申请者获得上市销售的许可，并不能证明实际销售行为的发生，批准时间也并非实际上市销售时间。而且也不能确定在医院的临床使用期间，该药品是否是该医院通过公开销售渠道获得，故2015年4月-2016年3月期间亦不能认为是公开销售的准确时间。故根据已有证据暂不能证明艾坦药物在本专利申请日以前就公开销售，并处于公众想要得知就能得到的状态。此外，临床试验是由医师或者药师将药物提供给患者服用，以验证药物的治疗效果为目的的系统性研究，根据该使用目的，医师或者药师通常不会对药品进行额外检测以获得其中相关药物成分除药品说明书记载信息以外的结构信息，接受治疗的患者更没有对药品进行检测的可能，否则违背临床试验的目的，因此临床试验本身不必然构成专利法意义的使用公开，某院的临床试验不能破坏本专利权利要求的新颖性。

笔者戏说

笔者较为认同复审委的观点，即对于晶体专利而言，药品的批准并不足以证明晶体已经公开，同样临床试验也不能(医院、患者、CRO等参与方可以被认为存在保密义务)。但是笔者比较困惑的是为何复审委将证据2(分析了某院阿帕替尼的临床应用)直接认定为临床试验，而实际上证据2更可能是商业的临床应用(因为时间已经晚于药品的批准日期，又没有证据表明是为特定目的进行的临床试验)。而且笔者认为商业化临床应用本身应该被认为使用公开了。当然，由于复审委最终宣告了专利全部无效，因此这里没有认定使用公开也可能与没认定隐含公开一样是权宜之举。

5、权利要求1-10相对于证据6和公知常识的结合不具备专利法第22条第3款规定的创造性

复审委观点

多晶型是有机药物中的常见现象，晶型的稳定性是药用的优势药物晶型研究的主要内容之一，药物晶型稳定性一方面是晶型自身的稳定性，另一方面也应保证优势药物晶型与各种药物辅料在临床应用中的稳定性。在已知一种有机药物存在晶体的情况下，处于保证药品质量的基本要求，研制药物的多晶型，从中寻找优势药物晶型是本领域普遍存在的动机。寻找优势晶体本领域也存在普遍动机，因此较好的晶体稳定性也并未超出本领域技术人员的预期。晶体A在乙醇溶液度方面的差异也并不明显。此外，复审委特别提及了涉案专利实施例17及表3表明，晶体A是在储存过程中自然获得的，仅需要进行常规检测即可得到。综上，权利要求1-10相对于证据6和公知常识的结合不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

笔者戏说

如笔者在之前的文章中讨论的，意想不到的技术效果是晶体专利迈不过的坎，更何况宣创自作聪明地加入了稳定性实验时的晶型转化结果，更有利于恒瑞的无效。虽然在无效中逃过了隐含新颖性的惩罚，不过也没有逃过创造性。

在晶体申请中，是否需要包括晶体转化的数据，要非常的谨慎，特别是对照晶体还是现有技术的情况下。

5尾声

综上，笔者认为这个闹剧就此谢幕的可能性很大，吃瓜群众就此散伙吧。虽然如此，笔者在此还是希望提醒下原研企业，对于重要的产品要充分重视不同晶体、降解产物、以及代谢产物，可以考虑申请新的专利变相延长专利保护期(虽然不一定稳定，但是第三人来挑战的难度更大)，即使不考虑申请专利，在没有其他特别考量的情况下，可以考虑公开该等信息以进行防御。对于NPE而言，这些方向并非是一个很好的选择，主要是因为原研厂家有大量的内部数据以及抗辩理由可以用于反击，可能布局于新的剂型或者新的适应症更有前途。

特别声明：笔者没有获得任何内部资料，不代表当事的任何一方，无责任评述，不做为做空或者做多恒瑞医药的任何凭据。 

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