演讲速递 | “不以使用为目的”条款的初心和使命

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据国家知识产权局副局长赵刚介绍：我们国家注册商标确实存在着出于申请动机不良的也就是所谓的恶意注册的情况。恶意注册一般分成两类，一类是“傍名牌”；另一类是“囤积注册商标”——注册很多商标，但并不是为了自己的使用，而是把商标用来叫卖、转让给别人，谋取利益。对于前面一类的恶意注册行为，在法律中规定得很多，也很明确，这些年打击的力度很大，应该说得到了有效遏制。但是在囤积注册这一块，法律中有原则性规定，但是直接的、明确的、可操作性的条款不多，在执行中并不是特别顺畅。

关于囤积注册的报道链接：

2019年4月20日，司法部部长傅政华在第十三届全国人大常委会第十次会议上就商标法修正案草案作出说明：商标法草案增加了注册申请人的使用义务，拟增加规定“不以使用为目的的商标注册申请，应予以驳回”，这是“为了规制恶意申请、囤积注册等行为”。此后，有些常委会组成人员提出，考虑到已经取得商标注册并实际使用的企业为预防性目的申请商标注册的实际情况，对此类申请不宜一概予以驳回。宪法和法律委员会经研究，建议《商标法》第四条增加规定为：“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”

相应地，《商标法》第三十三条修改为：“任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款【绝对理由】规定的，可以向商标局提出异议。” 第四十四条第一款修改为：“已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款【绝对理由】规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。” 另外，对于商标代理机构，第十九条第三款也提出了新的要求：“商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条规定情形的，不得接受其委托。” 这样，对于不以使用为目的商标囤积注册，商标局可直接予以驳回；如果初步审定了，任何人可以提出异议；即便注册后，也可通过无效程序予以解决。

如何理解《商标法》第四条规定的“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”？

2019年8月30日为贯彻落实修订后的《商标法》，规制恶意商标申请，国家市场监督管理总局发布《关于规范商标申请注册行为的若干规定（征求意见稿）》。根据该《若干规定》：商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时，可以综合考虑以下因素：（一）申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等；（二）申请人所在行业、经营状况等；（三）申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权（含不规范使用商标构成侵权）行为的情况；（四）申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况；（五）申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况；（六）申请注册的商标与知名地名、景点名称等相同或者近似的情况；（七）商标注册部门认为应当考虑的其他因素。

对此，张伟君教授在2019年9月3日“第十届中国知识产权年会”的“君策沙龙：‘非正常商标申请’规制的立法与实践”中发表演讲认为：

首先，“不以使用为目的”条款是具有中国特色的商标法规则，因为该条款是为了解决中国特色的不以使用为目的的囤积注册问题而量身定制的。之前，虽然我国执法和司法机关已经在一些个案中利用现有的法律规则去解决囤积注册问题，比如，在商标异议案件中，将扰乱商标注册秩序的囤积注册行为解释为违反诚实信用原则，并依据《商标法》第十条中的“不良影响”条款予以制止【链接：“斗山”商标异议案】，或者在宣告商标无效案件中，将囤积注册行为解释为违反《商标法》第四条的规定（不是为了生产经营需要，不具有真实使用目的），并依据第四十四条第一款关于“其他不正当手段申请商标注册”的规定宣告其无效【链接：“闪银”商标无效案】【链接：某代理申请1836枚商标扰乱管理秩序】，甚至直接依据现行《商标法》第四条的规定做出驳回注册的决定【链接：商标局驳回非正常商标申请16000件】，但是，《商标法》规定这样一项新的驳回商标注册或宣告注册商标无效的独立理由，依然有其存在的特殊背景和独立价值。司法或执法机关可以直接从商标申请人的囤积行为中推论出其不具有使用商标的目的，减轻当事人在一些案件中的举证责任，并依据这个更为明确的规定及时地在商标审查、异议程序中驳回这样的商标注册，以及有力地制止商标代理机构参与这样的囤积注册，提高打击囤积注册的效率。

不过，在商标注册的执法和司法实践中，我们不能也无需把“不以使用为目的”条款做更多扩大化的解释，不应该用这个条款去处理《商标法》已经明确的商标注册中的各种恶意或非诚信问题；更不能理解为申请商标注册的时候需要证明商标使用的目的或者声明意图使用，因为我国《商标法》并没有改变获得注册商标的“先申请原则”。

其次，“不以使用为目的”条款中的“恶意”要件，其目的是在禁止不以使用为目的的囤积注册的时候规定一个例外：排除虽然可能不以使用为目的，但却是具有合理性的防御性注册【链接：注册10个“维密”商标无囤积意图】【链接：18天申请1800+哪吒商标】。换句话说，商标局适用这个规定或商标异议人或无效宣告人根据这个规定提出异议或者请求宣告无效的时候，并不需要用额外的证据来证明商标申请人“存在恶意”，而是可以从不以使用为目的的囤积行为中来推出其有恶意，反过来，商标申请人为了避免自己大量申请注册的商标被驳回或无效，要证明或说明自己的数量庞大的商标申请是“没有恶意”的，是合理的。如果将该条款机械地理解成“恶意”+“不以使用为目的”两个要件，反而提高了制止囤积注册的证明门槛。

此外，“不以使用为目的”条款附加“恶意”要件，也并不是为了一般性地制止所谓的“恶意”商标注册。因为《商标法》第7条要求的诚实信用原则已经涵盖了否定恶意的商标注册的意思，《商标法》第7条才是制止商标恶意注册的原则性条款。“不以使用为目的”的囤积注册只是《商标法》所要禁止的商标恶意注册的一种特殊情形，在大多数情形下，禁止商标恶意注册（比如，傍名牌行为）并不需要考虑商标申请人是不是具有“实际使用”目的。因此，如果以“不以使用为目的”条款作为基本规则来禁止商标恶意注册，反而不利于制止那些非诚信的恶意注册行为。因此，除了制止“不以使用为目的”的囤积注册行为外，对于其他的商标恶意注册行为，第四条禁止“不以使用为目的的恶意”商标注册申请的规定，不是驳回该商标注册或宣告该注册商标无效的适当法律依据。

再者，“不以使用为目的”条款在设计时可能兼有制止“傍名牌”抢注和禁止囤积注册的双重目的，但是，这个立法理由的逻辑并不清晰。因为“傍名牌”和囤积注册是完全不同性质的两种行为，用“不以使用为目的”来概括这两种商标恶意注册行为在逻辑上并不周延，甚至是错误的——因为“傍名牌”并不一定没有使用目的。因此， 以“不以使用为目的”条款来制止“傍名牌”，既不一定可行，也没有必要——因为《商标法》的其他规范足以解决“傍名牌”。但是，在大规模恶意“傍名牌”抢注的情形【本质上也是囤积行为】，为了更有效率地驳回那些抢注的商标， “不以使用为目的”条款也就有了用武之地。

总之，“不以使用为目的”条款所要解决的问题就是大量囤积注册商标的行为。我们在解释“不以使用为目的”条款的时候，不要忘了这个初心，才能更好完成其使命。因此，商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时，“申请注册商标数量”是适用“不以使用为目的”条款所必须要考虑的一个基本事实前提。

延伸阅读：
董炳和：国浩视点 | 评析新《商标法》“不以使用为目的”条款
张月梅：防御商标是不是“不以使用为目的的恶意商标注册申请”？

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