最高法院涉外定牌加工商标侵权案件裁判思路之梳理与分析评论之一

往期评论：

一、早期：“商标”不是商标

关于涉外定牌加工商标侵权问题，各地法院有不同的做法，有的认定侵权并判赔偿，有的认定侵权但不判赔偿，也有的认定不侵权，没有形成全国统一的认识。

由于出口加工贸易在我国对外贸易中占有很高的比重，对地方经济社会发展贡献较大，如果普遍地认定涉外定牌加工商标使用构成侵权，将对出口加工产业造成很大影响。同时，涉外定牌加工的商品全部出口，不在国内市场销售，加工方在加工商品上使用涉案商标的行为通常不会给国内注册人在国内市场上的利益造成实质性损害。因此，最高法院后来表明了倾向性意见，认为涉外定牌加工中使用商标不构成侵权。从保障出口加工产业稳定发展和平衡各方当事人利益的角度看，最高法院的这种倾向性意见是可以理解的，有一定的合理性。

不过，这种倾向性意见在法律文本上很难找到明确的依据，法院要认定加工方的行为不构成商标侵权，更多地要靠学理分析。

在2001年商标法（以下称“旧法”）之下，法院审理因商标使用而引发的商标侵权纠纷，基本依据是该法第52条第（一）项。该项把“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”行为规定为商标侵权行为。按照通常的做法，法院会对被诉侵权人的行为进行审查，以确定是否符合侵权构成要件。

从法律文本上看，旧法第52条第（一）项规定了使用侵权的两个要件：一是“未经商标注册人的许可”，二是“在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”。在侵权诉讼中，“未经商标注册人的许可”是一个消极事实，只要注册人否认其许可被诉侵权人使用，法院就会把“经商标注册人的许可”的举证责任转移给被诉侵权人。在由注册人提起的侵权诉讼中，这个要件几乎完全不需要考虑。“在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”是针对被诉侵权人行为的规定，常规的做法是，先确认被诉侵权人是否实施了在商品上使用商标的行为，然后再判断商品是否相同或类似，商标是否相同或近似。

旧法本身没有对“使用”或“商标的使用”进行定义，2002年商标法实施条例第三条对“商标的使用”有定义，全文如下：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”无论从其用语还是内容来看，这只是对“商标的使用”的情形进行列举，不是一个定义，根本无法作为判定加工的使用不构成“商标的使用”的依据。相反，加工方将境外委托人指定的商标用在加工商品上，毫无疑问属于该条列举的使用情形。有人认为涉外定牌加工中是“产品”而非“商品”，这是误解了商标法上“商品”一词的含义。

商品是否相同或类似，要对被诉侵权人实际使用的商品与注册人核定使用的商品进行比对才能确定。商标是否相同，要对被诉侵权人实际使用的商标与注册人核准注册的商标进行比对才能确定。由于标准、方法、角度等的差异，认定商品相同或类似、商标相同或近似，一直是商标侵权判定中最困难的事情，充满了不确定性。除非是相同的商品和/或商标，被诉侵权人往往会在商品是否类似、商标是否近似的问题大做文章，寻找抗辩的机会。

学理上普遍认为，商标使用侵权的构成要件除了旧法第52条第（一）项规定的要件之外，还有“混淆可能性”。在商标法上，混淆是相关公众对商品上使用的商标的一种认知状态，是由侵权商标的使用引起的，因而可以理解为侵权商标使用的后果。一方面，法院在认定类似商品和/或近似商标时通常已经考虑过相关公众的认知问题；另一方面，否定混淆可能性所要承担的举证责任，被诉侵权人事实上几乎不可能完成。

    正如前面分析的那样，旧法第52条第（一）项的解释空间有限。

尽管最高法院的意见和司法政策已经很明确，涉外定牌加工中的商标使用不构成商标侵权，但是，各级法院在审理涉外定牌加工商标侵权案件时，不能只根据最高法院的意见和司法政策来办案，需要把案件事实与司法政策结合起来，把司法政策“内化”为裁决文书的说理，在旧法第52条第（一）项框架内进行裁判。

对于涉外定牌加工的加工方来说，只要他在相同或类似商品上的使用了相同或近似商标，就很难在旧法第52条第（一）项的文本上找到不侵权抗辩的依据。其他的抗辩理由，如因产品全部出口未在国内销售而没有发生混淆，不会对权利人造成实质损害等抗辩，由于缺少法律文本上的依据，加之案情本身也有差别，各地法院的理解不同，有的接受，有的不接受。同案不同判的情况普遍存在，这正是最高法院不愿意看到的。

      由于旧法第52条第（一）项很难为认定涉外定牌加工商标使用不构成侵权提供文本上的支持，一些法院和学者开始把注意力转移到了该项中的基础性概念——“商标”。

旧法第52条第（一）项中有两个“商标”：一个是注册人的商标，一个是被诉侵权人使用的与注册人商标相同或近似的商标。实务中不少人习惯说被诉侵权人使用了注册人的商标，这种说法是不严谨的，而且容易使人误以为侵权人使用的商标与注册人的商标是同一个商标。因此，在可能的情况下我们还是要严格按照商标法相关条款的文本完整地表述出来，尽管这样做确实有些啰嗦。

由于注册人商标是注册商标，我国现行法律体制不允许法院在民事诉讼中对注册商标的效力进行审查和认定，因此，除了通过商标评审委员会提出注册商标争议之外，被诉侵权人对注册人的商标通常也无计可施。可以作为突破口的只能是被诉侵权人使用的商标。

我国商标法一直将被诉侵权人使用的东西称为“商标”，这其实是不准确的。准确的说法应该是“标志”，许多国家的商标法及TRIPS协定用的都是“标志”（sign）而不是“商标”（mark/trademark）。我国商标法在第8条、第10条、第11条、第12条中将“标志”和“商标”做了明确的区分，但不知道为什么一直把侵权人使用的标志称为“商标”。如果改为“标志”，围绕着涉外定牌加工商标侵权问题的所有争论，以及长期以来困扰着实务部门与学术界的所谓“知识产权权利冲突”就几乎不可能成为问题。

“商标”一词虽然在商标法和商标法实施条例中都没有定义过（至今也未定义），但学理上一般将其定义为识别商品来源的标志。同时，旧法第8条规定“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，……均可以作为商标申请注册”，“区别开”的能力是标志作为商标注册的条件。因此，学理上一般认为，商标需有识别功能或识别作用才能算是商标。

涉外定牌加工的一个重要特点是产品全部出口，虽然加工行为发生在国内，但相关公众在国内市场上看不到加工产品。于是，便有人将这一特点与商标的识别功能联系起来，以未发挥识有别功能或不起到识别作用为由，认为加工方使用的东西不是商标，即便在第52条第（一）项之的框架内也不构成商标侵权，最高法院知识产权庭的原负责人就是这样认为的。有些法院为示区别，特意将加工方使用的东西称为“标识”或“标志”。

涉外定牌加工

这种说法咋听起来好像很道理。相关公众看不到商品上使用的商标，也就不能通过商标识别出商品的来源，这些商品使用的商标事实上就没有起到识别作用，说它们是商标并没有实质意义。这与普通公众的经验完全吻合，至今还有不少人相信这种说法。除涉外定牌加工商标侵权案件外，法院（包括最高法院在内）在一些普遍的商标侵权案件和商标授权确权行政诉讼案件中也都按照这个思路判过。

这种说法其实是完全错误的，原因主要有两点：

   其一

其一，具有识别功能是一个标志作为商标受到商标法保护的条件，是对那些寻求保护（注册是一种保护手段）的商标来说的。这在商标法第8条、第9条和第11条第二款（不论新法还是旧法都一样）上是很清楚的，而侵权商标在性质上只是与权利人的商标相同或近似的标志，不是商标法要保护的对象，被诉侵权人通常也不会主张其“商标”应受到商标法保护。对于侵权商标，我们不能去讨论识别问题，只能讨论混淆问题。识别与混淆虽然都是从相关公众的角度来讨论，但它们不是一个层面上的问题，不是“混淆”！

  其二

其二，识别功能是商标法上的商标（即受保护的商标）必须具有的一种能力，是商标内在的属性，主要是由构成商标的标志决定的，与显著性存在着密切联系。商标法第9条、第11条第二款将“显著特征”和“便于识别”放在一起规定，非常清楚地表达了这种意思。不具有这种能力的标志，只要不属于商标法第10条规定的禁用标志，使用人可以作为“商标”使用，但在被相关公众认为是商标之前，不能得到商标法的保护。商标法第11条第二款规定的“获得显著性”或“第二含义”，就是明证。识别功能不是商标使用以后实际发挥出来的作用，在通常情况下与商标的使用不具有相关性。如果一定要说有关，也只能说使用是商标发挥识别功能的途径，没有使用过的商标无法发挥出其识别功能。是否具有识别功能，与是否发挥识别功能，是完全不同的两回事。以商标没有发挥识别功能就否认其具有识别功能，在逻辑上是讲不通的。

或许是意识到上述问题，又或许是觉得依学理判案多少有些“不靠谱”，于是一些法院又将境外委托人的商标在境外合法注册、国内加工方使用得到了境外委托人的授权、尽到了合理注意义务等有利于加工方的“情节”一并拿来，作为支撑不侵权判决的素材。

以“被诉侵权人使用的不是商标”作为认定不侵权的依据，有两个方面的好处：

其一

与很多人的认知和经验相符，容易获得各地法院的普遍认同，并被公众接受。即使有人不认同，也很难找到有“杀伤力”的理由和依据，感觉不对劲但要通过文字来批驳又很困难。就像著作权侵权审判中真实发生的、由被诉侵犯汇编权的行为人提出的一个抗辩：著作法对汇编权的定义是“将作品或者作品的片段通过选择或者编排，汇集成新作品的权利”，我汇集而成的东西没有独创性，不是新作品，不落入作者汇编权的范围。

其二

只要否定被诉侵权人使用的是商标，也就同时否定了被诉人的行为是“商标的使用”，法院在适用旧法第52条第（一）项之前就已经得出了不侵权的结论，不需要再根据该项规定去逐一判断各个侵权构成要件了，有效避免了各地法院在认定类似商品、近似商标以及混淆可能性等没有客观标准的问题上可能出现的不同意见和观点。同时，由于产品全部出口、不在国内销售原本就是涉外定牌加工的基本特点，不侵权的结论可以适用于所有的涉案定牌加工商标侵权案件。统一司法尺度、同案同判，以及有关司法政策的目标，都得以实现。

这样，一个看起来有理论依据且简便易行的解决方案便产生了，并得到了最高法院的充分肯定。

二、2013年商标法的修改：“商标的使用”的定义

不过，由于这个方案缺少法律文本上的支持，没有“硬杠杠”在里面，各地法院往往还是根据自己的认识和理解来审理案件，结果仍然不统一。浙江高院二审的PRETUL案就没有按照这个方法去操作，最后判了侵权。最高法院不懈追求的“统一尺度、同案同判”，要完全现实还有一定阻碍。彻底清除这些阻碍的机会终于来了，这便是2013年修改的商标法（以下称“新法”）第48条。

脱胎于2002年商标法实施条例第三条的新法第48条是对“本法所称商标的使用”的定义。除了一些文字性的修改外，最大的变化就是为“商标的使用”增加了一个条件——“用于识别商品来源”，落脚点就变成了“……用于识别商品来源的行为”。这就给人一种强烈的暗示，既然有“用于识别商品来源的行为”，也一定有“不用于识别商品来源的行为”。一眼看去，我们就很容易发现，“不用于识别商品来源”与一些法院在审理涉外定牌加工商标侵权案件中一再强调的加工方使用的商标“未发挥识别功能”，何其相似！因此，只要找到一种适当的方法将二者直接联系起来，只将那些“未发挥识别功能”的商标使用行为解释成为“不用于识别来源的行为”，涉外定牌加工中的商标使用就不是新法第48条定义的“本法所称商标的使用”，当然就不构成商标使用侵权了。这与先前通过“商标”的学理解释所得到的结果是完全一样的，但这次依靠的不是对“使用”的学理解释，而法律文本的明确规定。新法第48条不就是最高法院一直想要的那把统一解决涉外定牌加工商标侵权问题的“尺子”吗？！我们猜测，这大概就是原本应适用旧法的PRETUL案和“东风”案在再审中最高法院急于适用新法第48条的原因吧。

将新法第48条的所有文字放在一起来看，我们就会发现，前面提到的暗示只是感观上的错觉。第48条全文如下：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”作为一个整体，第48条所定义的“商标的使用”是一种行为。只要我们把第48条中表示行为的词（动词）找出来，就可以对其结构进行分解，从而全面、准确地理解其含义。结合具体语境，第48条中只“用于”之“用”字和“识别”一词是表示动作的词，“识别”跟在“用于”之后，不会是表示“使用”动作的，剩下的只有“用”了。显然，两处“将商标用于”中的“用”字是表示“使用”动作的，最后一个“用”不是表示动作的词。因此，我们可以把第48条的结构分为两部分：第一部分是“将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上”和“将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”，描述了商标使用的情形；第二部分是“用于识别商品来源”，规定了商标使用的行为特征。

关于商标使用情形的规定，最早出现在1983年商标法实施细则第20条第二款：“对于商标的使用，包括用于广告宣传或展览。”这里显然是“除了用于商品上之外，还包括”的意思。1993年商标法实施细则第29条第二款把“用于商品上”直接写出来了：“前款所指商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他业务活动。”2002年商标法实施条例第3条将这一规定移到了总则中，并且把适用范围扩大到“商标法和本条例”，其他的内容与1993年细则是一样的。所有这些规定，即便有些看起来像个定义，在性质上都只是澄清性质的，都是对“商标的使用”的情形的列举。它们对于判断某个或某种将商标“用”于商品的行为是否构成商标的使用，没有任何价值。

新增加的“用于识别商品来源”是对行为目的的限定：为了识别商品来源。多位来自立法机关、参与立法过程的人士都持这样的观点，世界知识产权组织各国法规数据库中我国商标法英文译文的对应表达“for the purpose of identifying the sources of goods”，也这个意思。这是对“商标的使用”的行为特征的规定，“用于识别商品来源”是在商品上使用商标的行为构成“商标的使用”的实质性要件。不符合这个要件的行为不产生商标使用的法律后果，包括积极后果即商标法上的权利或利益，也包括消极后果即侵权或违法使用的法律责任。在此意义上，新法第48条完全改变了2002年商标法实施条例第3条的性质，从“商标的使用”情形列举转变成为既列举情形又规定行为特征的“定义”，这是一个实质性的修改。最高法院在PRETUL案中认为这“不意味着商标法对商标法关于商标的使用有了本质的变化，而是对商标的使用进行的进一步的澄清”，显然是不准确的。

由于“用于识别商品来源”是对行为目的的限制，因此，“用于识别商品来源”是没有否定形式的。商品的生产者在商品上使用某个标志的行为总会有一定的目的，不是为了这个就是为了那个。用诉讼法的术语来说，“非用于识别商品来源”不是对“用于识别商品来源”的否认，而是一项“新主张”，提出这个“新主张”的人必须说明白他“用于什么”，并要为其“新主张”承担举证责任。

由此看来，果真将新法第48条适用到涉外定牌加工商标侵杷案件中，并不是一件容易的事情。从涉外定牌加工基本特点——产品全部出口、不在国内销售，是不可能一步跨到新法第48条上去的，中间有太多的障碍。最高法院需要找一个案子，利用其最高审判机关的权威性，把在涉外定牌加工商标侵权案中适用新法第48条可能存在的各种障碍，通过各种技巧和方法，全部清除。这个案子就是浙江高院二审的PRETUL案。

三、商标法第48条：“使用”不是使用

PRETUL案的一审和二审都发生在2013年商标法修改之前。在最高法院决定提审PRETUL案时，全国人大常委会关于修改《中华人民共和国商标法》的决定虽然已经通过并公布，尚未生效，但在再审判决书作出时已经生效。最高法院“参照”新法第48条对2002年商标法实施条例第3条进行解释，认定被诉侵权人的使用行为不构成商标侵权，并根据旧法第52条第（一）项、条例第3条及民事诉法的有关规定，撤销了浙江高院的判决，驳回了注册人的诉讼请求。

与之前的很多涉外定牌加工商标侵权案相比，除了国内注册人可能涉及商标抢注之外，PRETUL案并没有太多特别之处。浙江高院根据旧法第52条第（一）项对被诉侵权人的行为是否符合侵权构成要件进行审查，最终认定侵权。这个认定之所以会被最高法院推翻，与事实认定无关，也不在于对所适用的法律的解释，而在适用法律的方法。按照最高法院的说法，“本案中，一、二审法院以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件，忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提，适用法律错误，本院予以纠正。”最高法院说一、二审法院“忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提”，多少有些冤枉了一、二审法院。最高法院再审判决书中明确记载着，一、二审法院均依据2002年商标法实施条例第3条认定了被诉侵权人的行为属于商标使用行为，这是确认而不是“忽略”了这个问题。一、二审法院之错，恐怕不在“忽略”而在“确认”。个中含义，耐人寻味。

被诉侵权人的行为是否构成商标法意义上的商标使用，这个被一、二审法院“忽略”了的问题，最高法院从被诉侵权人的商品全部出口、不在国内销售的事实开始，层层推进，最终得出了结论：不构成商标法意义上的使用。

不过，被诉侵权人商品是否出口以及在哪里销售，是以商品为视角来讨论的，在理论上与商标的使用并没有必然的关联。可能有人会说美国商标法对于商标使用的定义就包含了商品销售或交易的要求，但美国与我国不同，它实行的是商标权使用产生制，只有通过使用取得了“所有权”的商标才可以获得注册（意图使用的商标可以申请，但在使用之前不会获得注册）。美国商标法对商标使用的定义完全着眼于权利，而不是侵权。在商品销售与商标使用是两种独立的侵权行为的情况下，要讨论商品销售必然要先承认商品是使用了商标的商品，否则就无法进行讨论。但一旦承认了商标的使用，后面所有的讨论都将针对使用的后果，再得出被诉侵权人的行为不是商标使用的结论，恐怕就没有那么容易了。一方面，最高法院在PRETUL案中小心冀冀地避开“使用”和“商标”这两个词，把被诉侵权人的行为称为“物理意义上的贴附”，把贴附在商品上的东西称为“标识”（标志）。另一方面，最高法院使用了若干技巧和一些理论工具，经过复杂的推理，最终从被诉侵权人使用了商标的商品全部出口的事实，推导出了这种使用不构成商标法意义上的商标使用的结论。

最高法院借用了先前论证加工方使用在加工商品上的商标不是商标的方法，先由商品全部出口推导至加工方使用的商标“未发挥识别功能”，然后再借助于一些理论工具，将“未发挥识别功能”从明显的使用后果逐步转换成某种程度上的使用意图，同时将“用于识别商品来源”从明显的使用目的逐步转换成对使用后果的追求。说得直白一些，就是对分别处于两端的“未发挥识别功能”和“用于识别商品来源”都进行模糊处理，最终实现“合拢”。

根据PRETUL案再审判决书的文字表述，我们梳理出大致的过程如下：

先从涉外定牌加工商品全部出口、不在国内销售入手。最高法院对原审法院查明的事实进行了确认，“亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售”。最高法院随即指出，“该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能。”最高法院把把话题引向了权利人及其商标上。该标识“不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性”。

最高法院要解决的是被诉侵权人的行为是否构成商标法意义上的商标使用，就必须把话题再转回到被诉侵权人身上。这就要话分两头说了。这次，最高法院不是从案件事实入手，而是从学理分析或者说学术观点入手。“商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。”因此，“是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础”。“否”就是没有破坏权利人商标的识别功能，承接了前面提到的“不具有……产生混淆和误认的可能性”。无论是否破坏，行为的主体都是被诉侵权人。话题顺势到了被诉侵权人身上，最高法院指出，“亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能”。这里的“不具有区分所加工商品来源的意义”所要表达的含义，与“用于识别商品来源”的否定形式“不用于识别商品来源”颇有几份相似。最高法院在“东风”案中就把话说得非常明白了，“不用于识别或区分商品来源的商标使用行为”就是“非用于识别商品”的行为。

只要将分两头说的话的两个“尾巴”连接在一起，不构成商标法意义上的商标使用的结论自然出来的，剩下的就不用再说了。

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