打击非正常专利申请：西方国家企业联合致信中国国家知识产权局
作者：吴征
2021年5月6日，国家知识产权公布了《关于规范申请专利行为若干规定修改草案（征求意见稿）》公开征求意见的通知。
新的修改草案对今年3月11日发布实施的《关于规范申请专利行为的办法》（国家知识产权局第411号公告），对《关于规范专利申请行为的若干规定》（国家知识产权局局令第75号）进行修改。
主要在四方面进行了修改，其中最主要的是对非正常申请行为的认定，从之前的六种情形，进一步丰富到九种情况。
来源：国家知识产权局
意见征求截止时间为6月6日。
美国知识产权所有者协会（Intellectual Property Owners Association, IPO）在意见征求截止日前一天（6月5日），向国家知识产权局条法司提出了修改建议。
美国IPO协会成立于1972年，目前会员来自30多个国家的125家公司，入会企业几乎全部是支持给予专利强保护的高科技公司、制药公司，高通、IBM、苹果、谷歌、微软、辉瑞、强生、陶氏、飞利浦，甚至专门从事专利运营的高智公司都是该协会的会员。IPO目前的主席是西门子公司的Daniel J. Staudt，副主席是壳牌石油的Karen Cochran。
IPO的职责的使命就包括支持与立法和国际问题有关的成员利益，有报道称该组织2020年在游说方面的花费是21万美元
所以，此次对中国规范专利申请行为的致函，意味着这些西方公司认为国家知识产权局这项新规有可能会“触动”未来这些企业在中国的商业利益。
综合IPO提出的建议来看，主要认为《修改草案》的规定过于宽泛，甚至会涵盖一些不应被视为非正常申请的合法专利申请，而这或许也正是西方企业所担心的，因为他们“目前尚不清楚国家知识产权局如何发现非正常申请的行为”。
IPO此次提交的意见共涉及《修改草案》总计八条中的四条，特别是对拟认定的9种非正常专利申请的情形最为关注，认为其中的3条应当删除，3条应当修改。
汇总IPO提出的质疑，主要可以概述如下：
1. ”IPO 协会还建议这些规则仅适用于实用新型和外观设计专利（当适用时），而不适用于发明专利。“
点评：这是因为国外企业在华专利布局基本上是发明专利，实用新型和外观较少，这样修改后对国外企业影响最小。可是他们忽视了此次国家知识产权局重点打击的就是发明专利”注水“问题。此条被采纳可能性较小。
2."目前尚不清楚为什么需要对所有权转让进行监管以提高专利申请的质量，……已授权的发明专利本就符合国家知识产权局的所有要求，因此不清楚已授权的发明专利如何会非正常，以及为什么需要以这种方式对其转让进行监管，……，IPO建议删除’专利申请权或专利权的转让‘"。
点评：IPO用的是美国专利交易转让的思维来考虑这一条，没有深刻体会到中国国情中大量非正常专利实际上产生出来就是为了转手去交易的，也就是为了交易驱动的专利申请，而这种情况不会在美国大面积出现。此条被采纳可能性较小。
3."针对具有多项发明申请和特征或要素的简单组合的申请，……合法的发明经常来自现有技术中元素的组合或替换，……，只要该发明符合包括创造性在内的可专利性标准，该要素不应成为认定一项发明为非正常申请的唯一依据，IPO建议做如下修订"。
点评：IPO担心的是美国企业和美国专利制度中对于类似分案申请和延续案申请会被列入到这一范畴，因为美国企业已经善于将核心和基础技术，借助美国专利制度的特点不断进行分案，从而形成新的专利，扩展专利许可期限和专利池的运行周期。具体案例可参见《一项技术收中国人55年专利费！带”血“上市的”万磁王“何时能止血》，类似的手法被美国高科技公司和全球制药公司所广泛采用，所以如果在这样的规定下如法在进行最优化的专利布局甚至专利期延展，对企业的商业利益将是非常大的打击。实际上，中国企业近年来也逐渐学会了这一方式，如科创板上市企业前沿生物在被问及核心技术面临”专利悬崖“时《科创板又一家企业被暂缓审议，”专利悬崖“成拦路问题》，在回复中也提到了类似美国企业一样的延展专利期限的方式《科创板暂缓审议的前沿生物回复了，详细披露了‘专利悬崖’应对方案》。但是IPO还是没能理解此条的“中国特色”，国知局出台此条的真正目的，实际上并不是对优质核心技术专利布局的打压，是对为了多申请专利数量，简单拼凑、组合和替代情况的打击。但是这把剑如果悬起来，未来是否有可能也成为打击国外企业对我国“卡脖子”产业核心专利的攻击武器，这种捉摸不定的自由裁量权或许是西方企业所真正担忧的。
4."涵盖在提交的专利申请中具有“编造”材料的申请，……建议修改该定义以区分无意编造和恶意编造，并将其申请限制在专利的权利要求而非其余内容，……，合法发明源于现有技术或设计中某些元素的组合或替换。只要发明符合包括创造性在内的可专利性标准，“简单替换、现有技术或现有设计的拼凑”不应成为认定一项发明为非正常申请的依据,……，IPO建议如下"。
点评：IPO的意见实际上捅破了西方国家在专利上的长期以来的一个“欲盖弥彰”，也就是实际上外国企业也存在并未搞定技术就提前申请专利，布局赛道的情况，这是西方国家运用更为娴熟的法律服务去弥补技术缺陷，待技术发展成熟之后，可以继续享有专利权保护。不过这一条对于国知局去验证也是有难度的，实际上作为打击的一个理由实在是有点难实施，而且有些企业研发的证据材料甚至是机密的，难道会为了抢回一个公开的专利权去用机密信息证实企业是真的做过？
5."另一个被列为非正常申请行为的因素是针对多项专利申请的发明创造内容“主要利用计算机技术等随机生成的”。IPO谨此建议将该因素从第三条的因素列表中删除，……，未来的人工智能可能会以定义（三） 中描述的方式很好地发挥作用，其目的是产生与核心发明概念相关或从其发展而来的新的重要发明，而这不应该在此为了抑制非正常申请的草稿内被排除。建议删除第（三）条情形"。
点评：IPO还是没能理解“中国特色”的计算机编制专利的国情，把这一条的“计算机技术”理解为“人工智能”的发明，实际上有关人工智能的发明是否是专利法保护的客体，目前在全球都是在争议中，美国作为人工智能技术大国，显然不希望被排除在外。但实际上，对于此条初衷，是因为中国非正常申请中，有一部分是通过计算机代替代理人和发明人自动撰写的，恐怕IPO听到了都会惊讶“中国技术”之强大。所以此条被采纳的可能性较小。
6."如果一项发明“明显不符合技术改进或设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围”，则该发明有被视为非正常申请的风险。然而，IPO注意到预料不到的结果作为对发明的创造性的支持被广泛接受，……，申请人可以自由做出合理的选择来追求更窄的权利要求，即限制保护范围，使这些权利要求更难被无效。事实上，专利审查员通常会要求缩窄权利要求。获得更窄专利范围的决定不应成为认定一项发明为非正常申请的依据"，建议删除第（四）条情形。
点评：IPO代表的企业非常关注“限缩保护范围”的问题，因为在一些领域中，国外企业针对一项核心技术布局时，往往需要上位、下位的权利要求相结合，甚至是专利组合相结合，有时更具体、范围更窄的权利要求更容易做侵权举证。而国知局出台此条的目的是考虑到一些非正常申请往往是为了获得授权，就大幅堆砌、添加技术特征，有时有几页的权利要求，例如科创板一家写了7页权利要求1的拟上市企业《2021年科创板第二家IPO被否企业，曾因专利问题被问询五轮》。二者实际上又没在一个频道说事，所以此条可能被采纳的机率也比较小。
7."如果一项发明“与申请人、发明人实际研发能力及资源条件明显不符”，本限定则将这一发明视为非正常专利申请。IPO 协会担心实体或发明人的实际研发能力难以确定，如果申请人有责任证明这种能力，可能会要求申请人公开有关其运营和未来计划的专有和敏感信息。创新精神包括在组织的传统业务和研发范围之外产生概念和发明的潜力，不应将其视为非正常专利申请。因此，IPO建议将定义（五）全部删除"。
点评：IPO提出的这一条实际上是西方企业最担心的，就是公开企业非专利之外的营商信息。专利制度本身就是以公开换保护，企业在选择专利还是技术秘密时就做过慎重的考虑，因此不会因为一个已经公开的信息去将企业最核心的商业秘密去公开、去做证明，这一点同样是中国企业也会关注的。国知局出台此条本意是要规范那些没有研发能力的申请人，但是在具体执行中应该如何认定何种才是匹配的，有太大的自由裁量权，所以从实施角度来看，确实比较难以推行，也会引起企业界的担忧，属于正常情况。
8."IPO 协会建议澄清“在中国境内”的多项申请可能构成非正常专利申请的基础。这是为了避免无意中影响了申请人在全球范围内提交相应同族专利申请的活动"。
点评：IPO此条应该是多虑了，他考虑的是专利家族的全球布局情况，而对国知局而言，目前只能掌管中国范围内的专利申请，并不限制企业在他国的申请行为。
9."第四条规定了国家知识产权局对非正常专利申请的处理措施。目前尚不清楚国家知识产权局如何发现非正常申请的行为。IPO 协会建议澄清，任何人都可以通过说明原因和支持证据向国家知识产权局报告此类行为。至于处理措施，IPO协会建议对每一个个案进行调查，……，IPO 协会还建议删除“批量集中处理”，这可能会导致对逐案调查以及非正常专利申请数量的混淆"。
点评：IPO应该是担忧此条会引发国内企业对国外企业专利的举报，而引发的一系列问题，因此希望给国外企业预留出同等的可以举报的机会，另外建议删除批量集中处理的建议，也显示出IPO所代表的企业对于国知局在批量打击非正常专利过程中，因为规则不透明，害怕批量处理造成对国外企业的误伤，所以建议每个个案逐一调查。本质来看，IPO的建议还是与国知局在理念上存在差异所致。
10."本规定第八条的生效日期为“2007年10月1日”。IPO协会指出，这可能是一个需要更新的笔误。否则，这些规则的追溯适用超过13 年将对今天的申请人和专利所有人造成不公平的损害"。
点评：这一条，我和IPO一样有点不理解。这么来算，如果倒推13年，国知局能够用这个非正常条款干掉几乎一多半对中国关键产业“卡脖子”的专利。
结语
从国外企业对中国专利制度的关切来看，国家知识产权局近来在非正常专利申请、专利资助措施上的每一步都会引起西方国家企业的注意，对这些国外企业而言，知识产权环境是和他们未来营商环境和企业收益密切相关的。
尤其是对中国在6月1日新《专利法》实施后，到底执行的情况怎样，恐怕也是西方企业最为关注的。
此次IPO代表西方企业提出的意见，本质上是两种完全不同思路的交流，用“鸡同鸭讲”不为过，因为IPO和西方企业根本很难理解中国目前非正常专利申请的状态和真实情况，所以也就在不懂国知局出台的每一条非正常申请的认定标准的背景情况下，就开始担忧国外企业的合法利益。
实际上，国家知识产权局的本意还是打击本国“靠专利，吃专利”的现象，如果能公开第一批打击非正常专利申请中，中外申请人的数据对比，可能就会让IPO等更为放心，我想在几十万件的非正常专利申请中，即使有国外申请人的，可能也是极个别的现象。
当然，IPO实际上也帮助很多企业对国家知识产权局提出了很好的建议，不仅是国外企业，也包括国内企业，就是到底怎么发现非正常申请行为的，这九条就能解决所有问题么？这九条如果和企业的专利战略和专利布局产生冲突，该如何抉择？
这些问题作为政府政策制定者应当是考虑在前，而非被质询在后。从国家知识产权局3月份刚刚公布《关于规范申请专利行为的办法》，还不到两个月，就要重新修订，也足见这里面的问题之多、之复杂。
不论申请如何规范，政府应将更多的精力放在专利对整个国家创新体系的支撑和引导上，在协助“卡脖子”的产业真正实现和西方企业的正面竞争中，形成中国自己的知识产权规则和影响力上。